La  Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia, de fecha 26 de febrero de 2016 (sentencia número 105/2016, ponente señor Vela Torres), por la que estable que las marcas registradas pueden utilizarse como palabra clave o keywords en los buscadores de internet, siempre y cuando su uso no menoscabe la función indicadora del origen de la misma, ni su función económica.

La sentencia precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, que se debe indicar bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la oficial para evitar el riesgo de confusión.

Los hechos

La sentencia aborda el problema planteado por una empresa dedicada a  la venta al público y a distancia de zapatos con alza,  que tiene registradas dos marcas comunitarias cuya grafía corresponde a los términos “masaltos” y “masaltos.com”.

Dicha empresa demandó a una empresa competidora, por haber seleccionado como palabras clave los signos "masaltos" y "masaltos.com" en el servicio remunerado de referenciación adwords de Google.es  para que, en el caso de que coincidan con los términos introducidos por los usuarios de internet en el buscador, aparezca a partir del año 2011, como enlace patrocinado en la parte superior de los resultados naturales de búsqueda, uno a sus productos en su página web.

La Audiencia Provincial de Alicante, al igual que la sentencia de primera instancia, rechazó la demanda y concluyó que la contratación por la demandada de los signos idénticos a los elementos denominativos de las marcas indicadas de la demandante como keywords no vulnera las funciones de la marca: indicación del origen, publicidad e inversión. 

La sentencia del TS

Los argumentos de la Sala para estimar el recurso en este concreto aspecto son los siguientes (los destacados son nuestros):

"TERCERO.- Recurso de casación.

Primer motivo: Planteamiento:

1.- Al amparo del art. 477.2.3º LEC, se denuncia infracción del art. 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, y del art. 6.1 b) de la Ley de Marcas, por cuanto que la sentencia recurrida analiza el conflicto marcario de una forma lacónica y sesgada, en contra del criterio mantenido por el Tribunal Supremo relativo a la visión de conjunto de los signos distintivos.

2.- En el desarrollo del motivo se aduce, resumidamente, que la sentencia obvia cuáles son los criterios para determinar la confundibilidad (sic) de las marcas, puesto que basa su decisión, exclusivamente, en el texto del anuncio publicitario en Google adwords, perdiendo de vista el criterio de la visión en conjunto de los signos distintivos. En concreto, la sentencia de apelación solo toma en consideración el texto del anuncio en español, sin analizar el anuncio de los demás países en que se están utilizando las marcas de la actora como palabras clave.

Decisión de la Sala:

1.- Con carácter preliminar, hemos de advertir que las cuestiones planteadas en el recurso de casación se refieren, bajo distintas formulaciones, a la licitud del uso de una marca registrada como palabra clave en un motor de búsqueda de internet.

En líneas generales, el funcionamiento del sistema de publicidad en internet por referenciación es el siguiente: la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave (keyword) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan “naturales”, que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.

Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google, que es al que afecta el supuesto litigioso, se denomina adwords), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante (advertising link).

El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada. El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas. Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga “clic” sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante.

2.- Como se indica en la sentencia recurrida (fundamento jurídico segundo), el problema ha sido abordado por diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo cual, como antecedente lógico de lo que expondremos al resolver los distintos motivos casacionales, resulta adecuado hacer una breve síntesis de la doctrina emanada de tales pronunciamientos, tomando como base las SSTJUE de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados C-236/08 -Google France vs. Louis Vuitton-, C-237/08 -Google France vs. Viaticum- y C-238/08 -Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines); 12 de julio de 2011 (C-324/09, L’Oréal SA vs. eBay International AG); y 22 de septiembre de 2011 (C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc). Ha de tenerse en cuenta, además, que en esta jurisprudencia no sólo se aplican las normas de la Directiva de marcas y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, sino también la Directiva 2000/31, relativa a la determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

3.- Según tales resoluciones del TJUE, la regla general sería que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular. Así se establece como premisa fundamental en el apartado 49 de la primera de las sentencias indicadas, al decir:

«De conformidad con el art. 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, si se trata de una marca comunitaria, con el art. 9, apartado 1, letra a), del Reglamento núm. 40/94, el titular de la marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca».

No obstante, dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Es decir, se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos: (i) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica; (ii) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la “oficial”. La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión. En concreto, en la sentencia del caso Interflora, el TJUE declaró:

«1) Los artículos 5, apartado 1, inciso a, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso a, del Reglamento (CE) 40/94 sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad (a partir de una keyword idéntica a esa marca que el competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular) de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

- Menoscaba la función de indicación de origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero;

- En el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y

- Menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, y 9 apartado 1, inciso c, del Reglamento Nº. 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo), o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre».

4.- Respecto a las alegaciones contenidas en este primer motivo de casación, en primer lugar, las sentencias que se citan como infringidas (8 y 16 de julio de 1996) no fueron dictadas por esta Sala, sino por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y, además, no aplicaban ni el Reglamento de Marca Comunitaria, ni la Ley de Marcas, sino el Estatuto de la Propiedad Industrial, por lo que difícilmente pueden fundar un motivo casacional, en los términos del art. 477.3 LEC.

En todo caso, es cierto que la jurisprudencia de esta Sala viene proclamando el criterio de la visión o impresión conjunta, inspirándose para ello en la jurisprudencia del TJUE (por ejemplo, sentencias 916/2911, de 21 de diciembre, y 335/2012, de 20 de enero de 2013). Ahora bien, dicho criterio no es aplicable a este caso, puesto que no nos encontramos ante un supuesto de comparación entre signos a efectos de detección del riesgo de confusión, sino en un supuesto específico de licitud de la utilización de marcas registradas en un sistema de referenciación en búsquedas de internet, que ha de ser resuelto conforme a los criterios establecidos al efecto por el TJUE, en las sentencias antes indicadas. Y la sentencia recurrida sigue los criterios jurisprudenciales expuestos, al fijarse en el concreto texto del anuncio mostrado en Google adwords. Por lo que este primer motivo de casación debe ser desestimado, al no apreciarse infracción legal ni jurisprudencial."