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04/09/2019 09:21:25 | MARCAS

Prohíben la venta en España de la tónica Schweppes que haya sido fabricada en Reino Unido

Eduardo Romero. La entidad española Red Paralela ha sido sancionada con una cuantiosa multa de 293 mil euros por la venta en España de tónica Schweppes fabricada en Reino Unido, donde Coca-Cola tiene la propiedad de la marca. 

La Audiencia Provincial de Barcelona (sentencia disponible aquí) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Schweppes SA, entidad española que cuenta con los derechos exclusivos de la marca en España, forzando a la mercantil condenada a detener todo tipo de actividad comercial de aquellas botellas que no hayan sido fabricadas por Schweppes SA.

Origen de la marca

La marca Schweppes comenzó originalmente en Reino Unido antes de extenderse por el mundo. Nació bajo el control de un único propietario durante un largo tiempo, siendo Cadbury Schewppes el titular de todas sus marcas registradas en el Espacio Económico Europeo. En el año 1999, Cadbury vendió a Coca Cola la titularidad de la marca para algunos de los países de la UE, entre ellos Reino Unido, siendo titular de los derechos en exclusiva desde ese año.

Por otro lado, después de una serie de absorciones, Cadbury Schweppes pasó a formar parte del grupo japonés Suntory. Schweppes SA, entidad española, está participada en su totalidad por la sociedad holandesa Orangina, que a su vez forma parte del grupo Japonés Suntory. Schweppes Limited, también participada en su totalidad en la entidad nipona, otorgó a la entidad española la licencia exclusiva de la marca en España.

Actividad de Red Paralela

Según establece la sentencia, las sociedades demandadas han comercializado tónicas con origen de Reino Unido por un total de más de 17 millones de botellas y un negocio de casi 6 millones de euros. En 2014, Suntory demandó a la mercantil por vender tónica de la marca Schweppes fabricada por Coca Cola en Reino Unido.

Conforme a el art. 34.2. a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (LM), la actora, como licenciatario en exclusiva para España, tiene derecho a impedir que los demandados, sin su consentimiento, utilicen en el mercado español un signo idéntico para productos idénticos a los registrados. 

Sin embargo, los demandados alegan que el licenciatario de las marcas españolas no tiene derecho a impedir la comercialización en España de las botellas de tónica con la marca Schweppes adquiridas en el Reino Unido de quien es el titular de la marca británica. Sus derechos, conforme lo previsto en el art. 36.1 LM , estarían agotados. El citado artículo establece que "el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 

Interpretación del TJUE

Esta es la interpretación establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y seguida por el juzgador de primera instancia, en su sentencia de 20 de diciembre (c-291/16) donde establece que el titular de una marca no puede oponerse a la importación de productos idénticos de la misma marca procedentes de otro Estado miembro donde la marca tenga otro titular, siempre y cuando el mismo haya promovido la apariencia e imagen global de la marca o existan vínculos económicos.

Conclusión de la Audiencia

Sin embargo, en su resolución la Audiencia afirma que no comparte la valoración de la sentencia de primera instancia, no pudiendo apreciar una supuesta existencia de un consentimiento tácito del titular de la marca o unas estrategias coordinadas que permitan adherirse a la interpretación del TJUE. De esta forma, además de prohibir la comercialización de los productos, también impone a Red Paralela una indemnización de 293.480 euros, lo que supone un 5% de la cifra de negocio obtenida por la entidad.


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