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01/10/2011 04:00:00 | PROPIEDAD INDUSTRIAL

Breve guía de marcas, una aproximación para los asesores y empresarios no familiarizados con la propiedad industrial

Enrique Ortega Burgos y Ángel Díez Bajo

El presente artículo, pretende ser una guía práctica para resolver consultas en materia de Propiedad Industrial. Trataremos de facilitar algunas herramientas que los profesionales de este sector usamos a diario para prestar el mejor asesoramiento legal a nuestros clientes

El abogado que afronta temas de propiedad industrial tendrá que proteger tanto las invenciones, innovaciones o creaciones intelectuales de aplicación industrial de su cliente como los signos distintivos de la actividad empresarial que permiten diferenciar al empresario, al producto o al servicio y que son la forma en que nuestro cliente se dirige al mercado. Dichos derechos, debieran ser protegidos, pues los beneficios que el registro público oficial de los mismos conlleva, hacen que muchas empresas y abogados no sean conscientes de la importancia de la protección registral de estos derechos que no son sino el modo en que se introducen los productos y servicios en el mercado. Deberá igualmente tener en cuenta las ventajas competitivas que ofrece una marca o una patente, concretadas en modo individual en la exclusividad.

Pero antes de adentrarnos en el análisis de cada una de las modalidades que forman la Propiedad Industrial, es necesario delimitar su naturaleza jurídica, y despejar algunas dudas que constantemente se escuchan en relación con los derechos que esta materia comprende.

Como disciplina que se encuadra dentro del Derecho Mercantil, la Propiedad Industrial ha sido tradicionalmente conceptuada como el conjunto de derechos intangibles que, con carácter exclusivo, protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, procedimientos o diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

El sector que denomina la Propiedad Industrial dentro del ordenamiento jurídico guarda íntima relación con la Propiedad Intelectual. En algunos países, éste término engloba el régimen de los derechos de autor, y el de las modalidades de Propiedad Industrial. Por este motivo, no resulta extraño encontrar referencias a supuestos relacionados con derechos de autor, en relación con la Propiedad Industrial, o a la inversa. Sin embargo, en España, aún debemos diferenciar entre Propiedad Intelectual que se ocupa de los derechos de autor, y Propiedad Industrial que -en esencia- establece el régimen jurídico aplicable a las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, y el diseño industrial.

En primer lugar, cuando un cliente nos confía un asunto relacionado con marcas, no podemos olvidar que las mismas son un bien inmaterial, que forzosamente debe manifestarse en algo tangible que combina factores físicos y emocionales. Quizá por esta razón, normalmente el cliente no suele ser consciente de la importancia que tiene la marca para su empresa. Además de para distinguirle de su competencia, servirá para asociar sus productos o servicios con una determinada calidad, para publicitar ese producto o servicio, y para condensar el denominado “good will” o prestigio que la marca consiga alcanzar.

Por ello, parte de la estrategia empresarial del cliente será la inversión en la “imagen de marca”, de forma que le permita distinguirse de sus competidores y atraer a los consumidores, en el marco de un mercado cada vez más competitivo. En este sentido, lo más recomendable es atender a tres elementos que todo empresario debe tener en consideración si busca una eficaz estrategia empresarial desde la perspectiva de su marca: su empresa, las empresas de la competencia y, por último, su producto o servicio.

En continuación con lo anterior, y con independencia de algunas matizaciones, nuestro cliente también debe ser advertido acerca de la necesaria inscripción de su signo como marca. Es con el registro de un signo como marca, como obtendremos los efectos más enérgicos de este derecho. El registro tendrá una validez temporal, sujeta a un territorio, y que en algunos casos tendrá vocación internacional. Son numerosas, las ocasiones en que el uso del signo identificativo que nuestro cliente nos presenta, no está registrado, a pesar de ser el signo que le identifica en el mercado. Ante supuestos como este, se estará a la extensión del mercado que abarca la actividad de nuestro cliente, así como al tiempo transcurrido desde que comenzó a distinguirse con ese signo.

Podemos afirmar que una marca puede ser cualquier signo susceptible de representación grafica, por lo que otras empresas pueden intentar imitar o copiar, para crear confusión en el mercado, haciendo creer al público que el producto o servicio de nuestro cliente es igual o similar al producto que ofrece este competidor que pretende apropiarse la imagen comercial obtenida en el mercado, para obtener un beneficio ilícito, contrario a la transparencia en el mercado y suponiendo un aprovechamiento de la reputación ajena. En estos casos, trabajaremos para proteger sus derechos. Cuanto mayor sea nuestro esfuerzo en asesorar al cliente para que adopte decisiones adecuadas que fortalezcan su derecho de marca, mayor será la protección que la otorguemos, y también más elevada la necesidad de ser copiada o imitada por parte de terceros.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), ha sido constante en afirmar que el derecho de marcas "Constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el tratado pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten tales productos y servicio”.

La importancia de una marca es indiscutible. En la Sentencia 329/2005 de 17 de Mayo, de la Sala de lo Civil (Sección 1ª), nuestro Tribunal Supremo afirma que “Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.”

Ahora bien, ¿Jurídicamente qué es la marca? El concepto legal de la Ley de Marcas 17/2001, la define como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra. Por tanto, la relevancia que otorga la definición legal de marca, a su función distintiva de los productos o servicios de una empresa de las de otra, es primordial. Sin embargo, pese a la aparente rotundidad del concepto, el abogado debe conocer qué puede tener acceso al registro como marca y qué no puede acceder en modo alguno. La ley nos ayuda en esa tarea, al introducir una doble prohibición. Por un lado, no recibirá protección registral, aquel signo que no cumpla con los requisitos de distintividad, representación gráfica, y otros que la Ley señala. Pero además, la Ley también impide acceso al registro de aquellos signos que puedan confundirse con otros que fueron registrados –y en algún caso usados-, anteriormente.

Las anteriores consideraciones son jurídicas, pero la marca no se limita a tal perspectiva. Antes al contrario, el abogado de marcas también deberá ser capaz de moverse ágilmente en el plano del marketing y la estrategia empresarial. Así, el valor que tienen las marcas de la competencia, la probabilidad de éxito qué tendrá la campaña de lanzamiento de la marca, para qué bienes o servicios se va a utilizar la marca, o en qué países, son algunas de las variables a considerar, desde el plano estratégico o de marketing del cliente.

Desde el momento que se demostró, mediante un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que la inversión en intangibles, provoca un crecimiento más pronunciado de los recursos tangibles, el conjunto de empresas comenzó a interesarse y consecuentemente a apostar por la inversión en intangibles. En el presente año 2011, el ranking de marcas señala a APPLE, como la marca más valiosa a nivel global, con un brand value 153,285 millones de dólares, seguida de inmediato por GOOGLE, IBM, MACDONALDS o MICROSOFT. Ante estos datos, sobran ulteriores conclusiones acerca del valor económico de una marca.

Pero pensemos en un sencillo supuesto en el que un cliente nos presenta un distintivo ya diseñado y listo para identificar, sus productos, por ejemplo, prendas de vestir. Asimismo, asumiremos que el signo que se nos presenta es susceptible de representación gráfica y sirve para distinguir en el mercado las prendas de vestir de nuestro cliente.

Pues bien, en primer término debemos examinar si ese signo que se postula como marca, designa la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. Algunos de los supuestos que generalmente se usan para descartar que un signo pueda constituirse como marca es el de “CARAMELO” para vender dulces y caramelos. El signo de nuestro cliente tampoco podrá estar compuesto en exclusiva de elementos habituales para designar los productos o los servicios del comercio, como sería el caso de una marca para mesas que consistiera en “LA MESA”. Finalmente, el signo que pretenda acceder al registro de marcas, tampoco estará formado exclusivamente por elementos contrarios al orden público o a las buenas costumbres (espárragos COJONUDOS), ni inducirá a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

De encontrarse el signo de nuestro cliente en alguno de los supuestos anteriores, debemos depurarlo de aquellos elementos que provoquen la imposibilidad de registrar nuestra marca.

Si bien, muchas son las matizaciones que podemos formular a las anteriores observaciones, a grandes rasgos, a continuación podemos ya pasar a un segundo examen de la marca que pretendemos registrar. Por tanto, nos detenemos en la prohibición de registro para aquellos signos que –en síntesis- sean confundibles a otros anteriores. En otras palabras, se trata de lo que muchos en el sector denominamos búsqueda de anterioridades, y que consiste en estudiar qué signos anteriores al de nuestro cliente, han sido ya registrados, y tienen validez en el ámbito territorial en el que el cliente desea realizar su registro de marca. Al efecto de ocuparnos de esta búsqueda, debemos acudir bien, a herramientas diseñadas tecnológicamente con este único fin, bien a las bases de datos que órganos como la OEPM, o la Oficina de Armonización del Mercado Interior (AOMI), ofrecen a coste cero.

Si de la anterior búsqueda, obtenemos algún signo registrado, que es idéntico o similar al de nuestro cliente, entonces análisis comparativo entre ambos conjuntos distintivos, así como entre los productos o servicios identificados por ambos –en nuestro ejemplo, prendas de vestir-, y los productos o servicios identificados por la marca localizada. Si de la anterior comparación, a su vez, se deduce que ambos signos comparten identidades bastantes como para inducir, o poder inducir a error o confusión entre el consumidor medio partícipe en el mercado, entonces nuevamente deberemos eliminar aquellas identidades.

De entrada, en la inicial comparación entre signos, debemos localizar el elemento con más fuerza distintiva, dentro del conjunto marcario. A este propósito, podemos fijarnos en si las marcas se componen de un dibujo y una mención escrita, al tamaño del dibujo o las letras, la posición de cada uno de estos elementos, los colores, las grafías, etc. Una vez que hemos delimitado el elemento que será retenido en la mente del consumidor, se compara el uno y el otro, sin olvidar que, a pesar de ser necesario encontrar este elemento, las marcas se componen de otros que no podemos despreciar. En otras palabras, si hemos obtenido dos dibujos como los elementos que más se distinguen entre los dos signos, debemos comparar tales dibujos, pero sin olvidar que ambas marcas no son sólo esos dibujos, sino que también se componen de, por ejemplo letras. Estas conclusiones se resumen normalmente en lo que nosotros llamamos: análisis comparativo de marcas, con especial atención al elemento predominante de las mismas, sin olvidar el resto de elementos de conjunto, o sin desmembrar los distintos elementos, del conjunto de la marca que integran. Por tanto, lo primero es encontrar cada elemento primordial para, a la postre, compararlos desde una triple perspectiva: fonética, gráfica y conceptual.

A menos que apenas existan afinidades entre ambos signos, a continuación, atenderemos a los productos o servicios que ambos distinguen. En nuestro caso se trata de prendas de vestir. Las marcas siempre serán registradas con relación a un producto o servicio. La Clasificación Internacional de Niza, es la lista en la que se incluyen todos los productos o servicios posibles, y que una marca puede identificar. Cada producto o servicio, corresponde a un número concreto de clase, hasta un máximo de 45 clases. En ocasiones, como la de nuestro ejemplo, una marca puede que trate de identificar un producto excesivamente genérico: prendas de vestir. Pero en otros supuestos, encontraremos marcas que concretan aún más: ropa deportiva. Lo importante desde este plano comparativo, es encontrar qué grado de relación guardan los productos o servicios que las marcas comparadas identifican. Así, como ejemplo, podemos encontrar relación directa entre productos de cuero (clase 18) y calzado (clase 25), según qué destino tengan los productos de cuero en cuestión. O puede que el producto de cuero se utilice para tapizar, en cuyo caso escasa relación existiría, pero, si se vende por un empresario que incluye en los expositores de al lado, calzado hecho a mano, volveremos a encontrar relación.

Una vez efectuada la comparación entre signos y productos, debemos atender a si de la misma se concluye que los signos inducen o pueden inducir a error en el consumidor. Esta es quizá la tarea más abstracta de las vistas hasta el momento. Se trata de manejar un concepto jurídico como es el de “consumidor medio”, definido por nuestro TJCE, como aquel consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Es decir, alguien que ni es experto en el producto o servicio en cuestión, ni es un completo desconocido del mismo. Sin embargo, como hasta ahora viene ocurriendo, muchas son las matizaciones que podemos introducir en este análisis, toda vez que, a mayor grado de conocimiento por parte del consumidor, con respecto al producto o servicio ante el que se enfrenta, menor será el riesgo de confundirse con uno de la competencia.

A grandes rasgos, y sin atender a decenas de matizaciones –y no se exagera en este aspecto-, concluimos con que la marca de nuestro cliente está lista para ser solicitada como futura marca registrada.

Pero no podemos detenernos aún, porque ahora toca preguntarnos qué validez territorial queremos que tenga nuestra marca, así como, qué tiempo es necesario para poner en marcha la marca: de inmediato, en un mes, en los próximos meses, porque es preciso recordar a nuestro cliente que las marcas poseen una particularidad más. Como derecho de propiedad, especialísimo, y a diferencia de otras propiedades, en el caso de la marca, existe una obligación de uso de la misma. Cuando adquirimos una vivienda, somos libres de habitarla o no. Sin embargo, la marca debe haberse usado, tal y como se registro, y para los productos y servicios que se registró, en algún momento del término de 5 años, contados desde que la marca obtuvo acceso al registro. Una vez que hemos aclarado con el cliente, cómo va a usar su marca, y dónde va a utilizarla, ya podemos acudir al organismo registral que corresponda.

Normalmente, en España, el abogado se encontrará con supuestos de marcas nacionales o comunitarias. Las primeras serán registradas conforme la Ley Nacional y ante nuestra OEPM. Y, las segundas se registrarán conforme dispone la normativa comunitaria en materia de marcas, y ante la OAMI. Los procedimientos de registro son muy similares, si bien el coste administrativo varía sustancialmente, más elevado en el caso de la marca comunitaria que, una vez concedida, tendrá vigencia en todos sus Estados Miembro. Pero en adición a las anteriores marca nacional y marca comunitaria, también podrán aparecer clientes con un proyecto internacional. En estos casos se acude a la marca internacional. Su especialidad más destacable, a nuestro juicio, consiste en que el registro internacional tiene en cada país los mismos efectos que una solicitud nacional de dicho país, siendo cada uno quien decidirá, conforme a su legislación nacional, si se ha de conceder la marca internacional. La tramitación de este registro, difiere de las nacionales españolas y las comunitarias, y podrá realizarse bien en las oficinas de marcas nacionales, en nuestro caso la OEPM, bien ante la OMPI.

Y así, se llega a la concesión del signo solicitado como marca, que otorgará a su titular un derecho de exclusiva a impedir que terceros comercialicen productos o servicios idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión.

La protección efectiva de la marca, nos habilitará para abrir la vía penal (última ratio reservada para las violaciones de la marca más graves) o la vía civil (sin perjuicio de someter esta materia a arbitraje) en la que podremos pedir la cesación, la indemnización de los daños y perjuicios, las medidas cautelares para evitar que continúe la violación de los derechos del titular, la destrucción de los productos ilícitos y la publicación de la sentencia.

Por otro lado, puede concederse una licencia sobre la marca a otras empresas, lo que representará una fuente adicional de ingresos. Las licencias serán del tipo más adecuado a las necesidades de nuestro cliente, y nadie mejor que nosotros, como expertos en la materia, para ocuparnos de confeccionar tales contratos de licencia del modo más adecuado a nuestro representado. Ahora bien, que también cabe la posibilidad de acudir al sistema de franquicias que se distingan con nuestra marca. En esta modalidad de cesión de la marca, es necesario que su titular desarrolle una auténtica imagen de marca, que será, al fin y al cabo, el objeto de la franquicia. La decisión es más económica que jurídica, si bien, nada impide que el cliente acuda al mismo tiempo, a ambos sistemas de cesión de su marca.

Finalmente, una marca, como activo económico de valor que goce de buena reputación entre los consumidores puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras, las cuales son más conscientes de que el éxito comercial de las empresas depende en gran medida de las marcas.

Enrique Ortega Burgos.
Abogado Le Quid.
Árbitro AEADE y profesor ISDE.

Ángel Díez Bajo.
Abogado Responsable Propiedad Industrial Ceca Magán Abogados.



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Publicado el 01 de octubre de 2011 en Artículos doctrinales

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