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Mercantil
01/10/2011 02:00:00 PROPIEDAD INDUSTRIAL 21 minutos

Consideraciones generales en torno a la importancia de la patente

Si hablamos del derecho del inventor sobre sus creaciones, debemos conocer que sus inicios se remontan a la Edad Media, en el sector de la minería, cuando se otorgaban concesiones a quien descubría y explotaba por primera vez la mina. Con el tiempo, estas concesiones serán el germen del principio de prioridad. Sin embargo, no surge un desarrollo de este derecho hasta llegada la Revolución Industrial, que supone un formidable despliegue de la inventiva humana, al servicio del proceso que se había iniciado a principios del siglo XVIII.

Enrique Ortega Burgos y Ángel Díez Bajo

Introducción

Si hablamos del derecho del inventor sobre sus creaciones, debemos conocer que sus inicios se remontan a la Edad Media, en el sector de la minería, cuando se otorgaban concesiones a quien descubría y explotaba por primera vez la mina. Con el tiempo, estas concesiones serán el germen del principio de prioridad. Sin embargo, no surge un desarrollo de este derecho hasta llegada la Revolución Industrial, que supone un formidable despliegue de la inventiva humana, al servicio del  proceso que se había iniciado a principios del siglo XVIII. La producción en masa, con la perspectiva de una ganancia indefinida, y la fabricación en serie, mediante la ejecución mecánica de prototipos, exaltan la figura del inventor y su derecho a proteger la invención, de forma exclusiva y por tiempo limitado. En consecuencia, los derechos de propiedad industrial en general, y la protección jurídica de la patente en particular, otorgan a sus titulares unos derechos exclusivos o monopolio legal que permiten estimular la competitividad empresarial y luchar contra la falsificación y la usurpación realizada por terceros con el fin de aprovecharse, en beneficio propio, del resultado de los enormes esfuerzos realizados por los legítimos propietarios los derechos de propiedad industrial.

Y no podemos olvidar que esos actos de apropiación del resultado obtenido por otros, no sólo conllevan un perjuicio económico y de imagen para los legítimamente propietarios de los mismos, sino que también afectan a los consumidores, que en muchos casos se verán defraudados en sus expectativas respecto a la calidad , características, etc. por la adquisición de un producto de inferior calidad, e incluso, en no pocas ocasiones, la infracción de un derecho de propiedad industrial perjudicará al interés general del Estado, cuando el acto afecte a la salud de los consumidores, por ejemplo, en un caso que recientemente se está produciendo con mucha frecuencia, como es el de la falsificación de cosméticos, bebidas alcohólicas, o medicamentos.

En España, la primera disposición que de forma directa reconoce el derecho de todo inventor a que su creación se proteja, es la Ley de 2 de Octubre de 1.820. Posteriormente, esta Ley fue derogada y la materia quedó regulada de nuevo por el Real Decreto de 1.826. Tas distintas  modificaciones ulteriores,  se llega a la Ley de Patentes de 30 de Julio de 1.878. Una vez más, se produce un cambio cuando esta norma quedó derogada por la Ley de 16 de Mayo de 1.902, que proporciona una regulación unificada, para todo el sector de la Propiedad Industrial y fue el antecedente inmediato del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y de la actual Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes.

¿Qué debemos entender por patente?

Pues bien, por derecho de patente se entiende, aquel título que el Estado reconoce al propietario del derecho que, no siempre coincidirá con el inventor, y que habilita para la explotación exclusiva del resultado de la invención, durante 20 años. Pero, ¿qué es patentable?. La patente, se concede para proteger una invención, que será un nuevo producto o proceso que resuelve un problema técnico existente, a diferencia de un descubrimiento que consiste en algo que ya existía pero que no se había descubierto. Ahora bien, el Art. 4 de nuestra Ley de Patentes, deja claro que únicamente son patentables las invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. En otras palabras, la invención podrá consistir en un nuevo producto o sustancia, un instrumento o máquina, o un procedimiento, pero para que pueda ser patentada, la invención tiene que ser nueva a nivel mundial.

La novedad

Respecto de la novedad, la Ley establece que la invención será nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica (Art.6), concepto constituido por todo lo que antes de la  fecha de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al publico en España y en el extranjero. En segundo lugar, debe ser resultado de una actividad inventiva, que para la Ley existirá cuando la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (Art. 8). En este sentido, son fundamentales las búsquedas de información que se realicen para detectar qué existe en el campo en el que nuestro cliente ha desarrollado su invención.  Y, por fin, la invención deberá consistir en un producto, o un procedimiento, susceptible de ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (Art.9).

Pero pensemos en un ejemplo real de patente, respecto de un objeto cotidiano como el VELCRO (R) (patente de producto y marca), que fruto del esfuerzo del suizo George de Maestrall, logró crear y patentar en 1951 dos cintas de nylon, una con malla y otra con ganchos que se adherían al juntarlas, fruto del estudio de la adherencia a su ropa de semillas de abrojo, creando un sistema de cierre y fijación rápido y sencillo. Como consecuencia de la mente y el esfuerzo de George de Maestrall, nace esta patente y, a nadie le sorprenderá que se premie el esfuerzo e innovación que supone éste invento, otorgando un monopolio legal, que no obstante, será temporal y a su término, será el conjunto de la sociedad quien gane, al convertirse el invento en algo de libre uso. Vemos de esta forma, cómo las invenciones fomentan el progreso y la economía, además que estimulan la competencia en el campo en el que tenga lugar la invención, ahora bien, en contrapartida limitan temporalmente el derecho, en beneficio del interés público que impone su utilización.

En la actualidad, ninguna empresa, universidad, centro de investigación,  puede negar la creciente importancia de las patentes y de la información en esta materia para el comercio y la industria, más aún, en una economía de mercado global. Es más, el economista Schumpeter (1942), al igual que otros muchos, opinaba que -en el largo plazo- la innovación es el motor que estimula la evolución de las economías capitalistas. Por nuestra parte, nos atrevemos a afirmar que,  el contexto de crisis mundial en el que nos encontramos, huérfano de nuevos proyectos y enfoques, precisa urgentemente que se deje de subestimar el conocimiento y la información técnica disponible sobre patentes. Este abandon de la materia que ahora explicamos por parte de determinados agentes económicos, se debe a la falta de conciencia y de comprensión, y a la mayor importancia que se da a otros campos de la economía en los que no es necesario tanto esfuerzo para obtener resultados económicos, aparentemente más suculentos. Afortunadamente, poco a poco la situación cambia, y la “innovación” se convierte progresivamente en el lema de la estrategia en materia de competitividad de la sociedad actual. La importancia de la patente para la innovación, reside en primer lugar en que a la empresa le afectarán sus patentes, pero en algunos casos, más las patentes de su competencia. Pero además, la patente permite que la empresa haga rentable su inversión en innovación y la propia invención patentada. A estas ventajas, relacionadas también con la competitividad de la empresa, se le añaden los muchos y cada vez más derechos que los Estados conceden al propietario de la invención innovadora.

Si acudimos a un sencillo ejemplo se entenderá mejor si cabe, la importancia de utilizar el sistema de patentes, por toda organización que busque mantenerse y crecer con respecto a su competencia. Así pues, el estudio de la cartera de patentes de la competencia permite a la empresa obtener información técnica, jurídica, económica y estratégica. Se obtiene una imagen inmediata y general de los adelantos técnicos de la competencia. Además, una estrategia sobre la obtención de licencias puede suponer importantes líneas de crecimiento productivo. Pensemos por un momento en aquella empresa que vigila los avances de sus competidores. Esta organización podrá sin duda afrontar más rápido, incluso anticipar en algún supuesto, los moviviemtos del Mercado. Pero lo anterior no está reñido, como en muchos casos ocurre, con que la empresa también sea consciente de la importancia de su propia investigación e innovación, para su mantenimiento como competitiva. A este tipo de empresas, les recomendamos ponerse en contacto con un professional de nuestra especialidad, antes de iniciar cualquier investigación o en las primeras etapas de ésta, para determinar el estado actual de la técnica, adelantar posibles obstáculos y, si en ese momento está considerando la posibilidad de presentar una solicitud de patente, evitar el costo excesivo de ese trámite, mediante el diseño de una nueva estrategia de empresa. Sin olvidar que, antes de tomar una decisión durante la negociación de una licencia para determinar el valor real de la patente, es preciso estudiar las que ya son conocidas. No importa que las Pymes se encuentren casi siempre en situación delicada para tomar decisiones rápidamente y que supongan un coste importante, porque aquella que esté debidamente informada y que comprenda la importancia que tienen las patentes, poseerá ya una ventaja estratégica.

Pero incluso aún cuando la empresa no es consciente de la importancia de estas explicaciones, resulta que su funcionamiento responde directamente a la esencia de la innovación y a la propia esencia de la protección conferida por la patente. En efecto, las empresas prefieren en la mayoría de ocasiones, lanzar al mercado un producto nuevo, antes que disminuir el precio de los que ya ofrecen. Este fue el reflejo de una encuesta realizada a 177 empresas agroalimentarias europeas, en el 2004, que, durante cinco años, 148 introdujeron tanto innovaciones de proceso como de producto, 10 sólo de proceso y 38 únicamente de producto. Las consecuencias de no acudir al sistema de protección má adecuado para nuestros productos, sin duda las sufrió en primera persona Don Rafael Marquina, que en 1.961 diseñó una vinagrera con forma de Erlenmeyer (diseño antigoteo), que no protegió. Si bien, la invención fue todo un éxito de ventas, para la empresa Vinçon, que se la compró al Sr. Marquina para venderla como "vinagrera-anti- goteo", al poco, el resto de empresas de la competencia inundaron el Mercado con el mismo producto, de manera completamente legítima, y sin consecuencias legales.

¿Qué es patentable? Prohibiciones absolutas y relativas

De regreso ya a nuestra Ley de Patentes, la siguiente pregunta a la que responderemos es: ¿qué se puede patentar? Pues bien, la Ley de Patentes establece que no todas las invenciones que reúnan los requisitos señalados son patentables. En efecto, el Art. 5 señala que no podrán patentarse las invenciones cuya publicación o explotación sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres, las variedades vegetales, las razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales. No obstante, en este precepto se señala que podrán ser patentados los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos por dichos procedimientos.

Por otro lado, la invención como creación que nuestro Ordenamiento Jurídico considera protegible, es una obra del inventor y, en consecuencia, establece expresamente el Art.10 de la Ley de Patentes que el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce. Por tanto, aquella patente que ampara un producto, otorgará a su titular la facultad de prohibir a los terceros que fabriquen, utilicen, importen o lo posean para su posterior comercialización. En otros casos, la patente protegerá un procedimiento, y su titular podrá prohibir que los terceros utilicen el procedimiento patentado. Ahora bien, no podrá prohibir que se utilice el producto que se obtenga directamente por el mismo. Es decir, que si un tercero fabrica un producto idéntico, pero mediante un procedimiento distinto, el titular de la patente no podrá prohibir su comercialización.

Con anterioridad, se ha definido el derecho de patente como un título otorgado por el Estado, al propietario de la patente, que no tiene porqué coincidir con la figura de su inventor. Esta afirmación, que en principio puede sorprender, encuentra explicación en las llamadas invenciones laborales, recogidas en el Título IV, en los Arts. 15 a 20 de la Ley de Patentes. La Ley contempla tres tipos diferentes de invenciones laborales. En primer lugar, son entendidas por la mayoría como “invenciones de servicio”, que suponen el resultado de una actividad de investigación, para cuya realización fue contratado el inventor. En este caso la invención pertenece al empresario, y a él le corresponde el derecho a la patente. Otra clasificación es la de las llamadas “invenciones libres”, propiedad del trabajador, toda vez que el objeto de su contrato de trabajo no lo constituye la actividad de investigación. El último tipo es el de las “invenciones mixtas” que son las realizadas por el trabajador no contratado para investigar, pero que ha logrado la invención en el marco de su relación profesional con la empresa, y además, en su obtención han influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa, o haya utilizado medios proporcionados por ésta. En este supuesto, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención, o a reservarse un derecho de utilización de la misma, abonando al trabajador una compensación económica justa. La figura de las invenciones laborales, ha sido ámpliamente desarrollada en la Ley de Patentes que, en sus  Arts.140, 141 y 142 de la LP, también se ocupa de establecer que, antes de iniciar acción judicial alguna ante los Tribunales, el trabajador deberá someter la cuestión debatida a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Las obligaciones del titular de la patente

Una vez obtenida la patente, su titular debe cumplir una serie de obligaciones para conservar su derecho. Estas obligaciones consisten en el pago de las tasas anuales, ya que su impago se sanciona con la caducidad del derecho de la patente. Además, el titular deberá explotar industrial y comercialmente la invención. Conforme con el Art. 83 de la Ley de Patentes, el titular debe explotar la invención, de forma que resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años, desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente, o del plazo de tres años desde la fecha en la que se publique la concesión el BOPI. La explotación la podrá realizar por sí mismo o por un tercero autorizado. En el caso de no explotar la patente, o si esa explotación no resulta suficiente, y antes de la caducidad de la patente, cualquier persona interesada podrá solicitar y obtener una licencia obligatoria para explotar la invención patentada, siempre que en el momento de la solicitud no se ha iniciado la explotación de la patente, o bien, no se han realizado preparativos efectivos y serios, para explotar la invención objeto de la patente, Tampoco podrá el interesado obtener la licencia, cuando la explotación de la patente ha sido interrumpida durante mas de tres años (Art.87). En el Capítulo II, del Título IX, además de las licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación, la Ley instaura otras licencias obligatorias, como son las de necesidad de exportación, por dependencia entre las patentes , por existencia de motivos de interés público para la concesión, que se consideraran existentes cuando  afecten a la salud pública, a la defensa nacional o al desarrollo económico o tecnológico del país.

El alcance de la protección, las acciones en defensa de la patente

En cuanto al alcance de la protección de la patente, su titular, según dispone prevé la Ley de Patentes en el Art.52, no podrá prohibir a terceros, determinados actos de utilización de la invención patentada: actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales, actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, preparación de medicamentos recogidos en una receta médica, realizados extemporáneamente en las farmacias por un farmacéutico, y finalmente, el empleo de la invención en buques o en medios de locomoción aérea o terrestre, cuando penetren temporal o accidentalmente en territorio español.

Ahora bien, una vez inscrita, el titular de la patente podrá ejercitar una serie de acciones en defensa de su derecho tales como la acción instando cesación de la violación, la acción instando el embargo y ulterior destrucción, la solicitud de indemnización por los daños y perjuicios causados por la violación de nuestro derecho (daño emergente y lucro cesante), la publicidad de la sentencia condenatoria y finalmente la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación. En este sentido, debemos formular dos consideraciones muy necesarias de cara a desarrollar nuestra labor como asesores del titular. En primer, las acciones que se acaban de relacionar, están sometidas a un plazo de prescripción de cinco años. Y, la segunda consideración, es la referente a la protección provisional que confiere la solicitud de registro de la patente. Gracias a esta provisionalidad de nuestro derecho solicitado pero no inscrito para la patente, el titular de la solicitud podrá exigir una indemnización «razonable y adecuada a las circunstancias», a los terceros que entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de publicación de la mención de que la Patente ha sido concedida, utilicen o exploten la invención.

Pero quizá, la acción más delicada para nosotros sea la indemnización de los daños y perjuicios, debiendo tener presente como bien dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1992 que " si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por efectivamente probados en su existencia", además únicamente podremos reclamar por los hechos acaecidos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción. La Ley de Patentes reconoce la indemnización por daños y perjuicios en su Art. 63. Por su parte, el Art. 66 establece los criterios para determinar dicha indemnización, y señala que la misma comprenderá, tanto el valor de la pérdida sufrida, como la ganancia que se haya dejado de obtener («el dagnum emergens y el lucrum cesans»). Ahora bien, el Art. 64 delimita los supuestos en que la violación de la patente supone responsabilidad objetiva exigible al infractor, y provecha para introducir otros en los que será necesaria la previa advertencia del titular. Así pues, la fabricación o la importación del objeto protegido por la patente, o la utilización del procedimiento patentado sin autorización del titular, obliga en todo caso a responder por daños y perjuicios. Sin embargo, esta obligación se mantendrá para el resto de actos distintos de los anteriores, únicamente si media advertencia previa del titular.

Las indemnizaciones que, en material de patentes, conceden los Tribunales, ante conductas meritorias de tales sanciones económicas, no tienen parangón. Recientemente, el motor de búsqueda más famoso de la Red, Google, ha visto cómo una copetidora le reclama entre 1.600 y 7.000 millones de de dólares por infracción de patentes. Microsoft y Apple han sido condenadas a abonar, como indemnización por infracción de patentes, sumas millonarias.

Las nulidad y la caducidad

Finalmente, ya hemos señalado que la patente tiene una vida legal limitada en el tiempo -veinte años- transcurrido el cual, se extingue su protección, y el objeto patentado pasa a ser de dominio público. Pero aún podemos señalar otras causas de extinción que vienen establecidas en la Ley de Patentes, y que son la nulidad y la caducidad. De un lado, la declaración de nulidad es competencia de los Tribunales de Justicia, que podrán declararla de las patentes en los siguientes supuestos: cuando su objeto carezca de novedad, de actividad inventiva o de aplicación industrial; cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia; cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud inicial de patente, tal como fue presentada; cuando el titular de la patente no fuera el inventor y no tuviera derecho a obtenerla. Esta declaración de nulidad supone que la patente no fue nunca válida, ni por tanto eficaz. Sin embargo, a diferencia de la nulidad, la caducidad de la patente no tiene efectos retroactivos, y produce todos sus efectos hasta que ocurre la causa de caducidad que, según dispone la Ley de Patentes (Art.116) son: por expirar su vida legal, por renuncia del titular, por falta de pago de las anualidades, por la no explotación de la patente. La declaración de caducidad, es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, e incorpora el objeto patentado al dominio publico, desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella.

Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión de las patentes, incluso centrándonos en las de invención, no resulta sencillo, por este motivo, se recomienda siempre acudir a un profesional de la propiedad industrial que se ocupe de todos los trámites necesarios. El primer paso es, la presentación de una solicitud que, según el Art. 21, de la tantas veces nombrada Ley de patentes, deberá contener una instancia dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que constarán los siguientes datos: la solicitud de la patente de invención; el nombre apellidos o denominación social del solicitante, su nacionalidad y domicilio; un título para la invención, en el que de manera clara y concisa aparezca la designación técnica de la invención, que deberá ser congruente con las reivindicaciones; la designación del inventor o inventores; la relación de documentos que se acompañan a la solicitud: una descripción de la invención redactada en la forma mas clara y concisa posibles; una o varias reivindicaciones con la designación de las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados; el resumen de la invención que servirá exclusivamente para una finalidad de información técnica; y finalmente, otros documentos entre los que se incluirá, en su caso, la autorización al representante. Al presentación de la solicitud, conlleva el necesario abono de una tasa.

De todos los anteriores documentos de la solicitud, los que realmente a nosotros nos van a interesar son la Descripción y las Reivindicaciones. El porque la patente se concede a cambio de la revelación del invento, por ello tiene que describirse claramente ya que si es insuficiente la descripción, puede ser causa de nulidad de la patente. El Segundo, porque la protección concedida se delimitará por el contenido de las reivindicaciones. Es decir, no puede reivindicarse un elemento que no haya sido descrito. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará los elementos formales de la solicitud y, una vez efectuado este examen, si se encuentran defectos se comunicarán al solicitante para que conteste subsanándolos, dentro de los dos meses siguientes.

Tras haber superado el examen de oficio, el solicitante deberá pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los quince meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, que se elabore el Informe Sobre el Estado de la Técnica, el cual si cita anterioridades destructoras de la novedad o la actividad inventiva, inducirá al solicitante a limitar las reivindicaciones o a retirar la solicitud. En este sentido, ya el Real Decreto 996/2001, de 10 de Septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo, dispone que “las ventajas de optar por el procedimiento de concesión con examen previo resultan evidentes, en la medida en que este sistema favorece la concesión de patentes fuertes, entendiéndose por tales aquellas que, tras haber superado un riguroso examen, ofrecen las mayores garantías de validez”.

Por fin, la patente se concederá y se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. También será publicado un folleto de la patente con la descripción, reivindicaciones, dibujos e informe sobre el estado de la técnica.

El modelo de utilidad

Es necesario referirse al modelo de utilidad, cuya duración como derecho es de 10 años, y que tiene menor entidad como invento que la patente. No obstante, según los casos, debemos recomendar a nuestro ciente, que acuda a esta figura y no a la de la patente, conforme analicemos las circunstancias del caso concreto.

Conclusión

Como conclusion final, pues, a esta breve aproximación muy general a nuestro sistema nacional de patentes, quizá destaque la importancia fundamental que, en esta material más que en otras, tiene acudir a un profesional que oriente al creador, en la difícil tarea de optar opr las mejores decision según de qué invención se hable.

Enrique Ortega Burgos
Abogado responsable de área en LEQUID LAW FIRM
Árbitro AEADE
Profesor ISDE e ICAM.

Ángel Díez Bajo.
Abogado responsable de área de propiedad industrial e intelectual CECA MAGAN ABOGADOS.

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