Pablo Calvo

  Socio de ABG Intellectual Property

En 2014 entró en vigor la ley que prohibía que el aceite servido en hostelería estuviese en envases rellenables (por ejemplo, en aceiteras) o que, si se servía en botellas de aceite de oliva virgen, estas se rellenasen en lugar de estrenar un nuevo envase. Desde entonces, el aceite se debe ofrecer en envases originales precintados, protegiendo así el valor de un producto de alta calidad como es el aceite de oliva virgen.

Con esta medida lo que se pretendía era que el consumidor tuviese la garantía de recibir el aceite que corresponde al origen indicado del envase, y no un contenido fraudulentamente rellenado con aceite a granel más barato y, lo más probable, con peor calidad. Por otro lado, entre productores y envasadores surgía la necesidad de hacer uso de medios que permitiesen evidenciar la primera apertura de cada botella.

Una solución técnica para evidenciar la primera apertura

Habitualmente, la primera apertura se evidencia incorporando elementos rompibles, como, por ejemplo, pequeñas conexiones o puentes rompibles situados entre el tapón, y un anillo que siempre se mantiene unido a la botella, de forma que en la primera apertura es necesaria su rotura. La presencia de estos puentes rompibles es visible y evidencia que el tapón ya ha sido abierto. Además, una apertura en la que el usuario no siente esta rotura también es un indicio de que el tapón ya ha sido previamente abierto aunque no se vean los puentes rompibles.

La empresa gaditana Compañía de Tapones Irrellenables, S.A. (CTIA) diseñó un tapón que incorporaba una solución técnica basada en la rotura progresiva o secuencial de todas las conexiones, dando como resultado que el usuario, en la primera apertura, solo tuviese que aplicar un esfuerzo equivalente a romper una sola conexión -o poco más-, y no todas las conexiones simultáneamente. Esto es, cuando el usuario hace un esfuerzo tendente a abrir el tapón, su diseño impone que primero se rompa un puente rompible, luego otro, y así sucesivamente hasta conseguir la apertura completa del tapón, de modo que no es necesario que el usuario haga un esfuerzo elevado. Esta solución fue protegida mediante la patente ES2188350 que le fue concedida en 2004.

Infracción de la patente y demanda de nulidad

Con la entrada en vigor de la ley de 2014, CTIA detecta que una empresa italiana, INVAT, está comercializando esos mismos tapones y que, de hecho, se los vende por ejemplo a Coosur y otras conocidas aceiteras españolas. CTIA requiere a INVAT, dado que invade casi todo el mercado andaluz con tapones infractores, suponiendo un gran perjuicio económico y de imagen ya que, además, eran tapones que mostraban una muy baja calidad.

A pesar de que se les envían requerimientos, INVAT no cesa en la infracción y CTIA termina demandando a INVAT por infracción de su patente.

Ante la demanda de CTIA a INVAT por infracción de la patente ES2188350, la segunda presenta demanda reconvencional de nulidad. En ella invoca que la patente es nula a la vista de varios documentos anteriores que aporta y no se opone a la infracción, dado que la copia del tapón era idéntica al producto diseñado por CTIA y conforme a la patente.

Decepcionante sentencia en primera instancia

En primera instancia el tribunal reconoce la infracción de la demandada y rechaza las pretensiones de su demanda de nulidad reconociendo que la patente ES2188350 cumple con los criterios de patentabilidad. En este primer resultado aparentemente positivo, la sentencia solo concede la indemnización por ciertos gastos en los que ha incurrido CTIA en su demanda, y no por la acción infractora teniendo en cuenta el volumen de tapones comercializado.

CTIA e INVAT apelan la sentencia: la primera por no concederse una compensación justa por una infracción clara, y la segunda por considerar que se habían valorado inadecuadamente los criterios de patentabilidad al comparar la patente con el estado de la técnica citado.

Un resultado como el de la primera sentencia, aparentemente positivo, es un mensaje muy negativo para la propiedad industrial ya que es alentador para quienes infringen deliberadamente una patente visto que el acto infractor parece resultar casi gratis.

Además, llama mucho la atención que la sentencia en primera instancia aduce que “si la infractora no hubiese vendido los tapones que comercializó, entonces los compradores los habrían adquirido automáticamente, sin otra elección, los mismos tapones a la parte actora (el propietario de la patente)” como argumento para rechazar la indemnización, cuando precisamente es este el objeto de una patente: que solo el propietario y quien esté autorizado por el mismo pueda comercializar el objeto protegido.

La prueba pericial y la indemnización, claves en demandas por infracción de patentes

No obstante, como vamos a ver a continuación, la sentencia en segunda instancia ha revertido esta situación.

Por un lado, la empresa italiana en su recurso de apelación intenta acreditar que la patente de la actora principal es nula por falta de novedad y falta de actividad inventiva mediante un informe pericial.

En este sentido, el fallo hace alusión a la jurisprudencia y, más en concreto, recuerda la Sentencia nº 2.412 de 15 de Diciembre de 1.999 en la que se dice que "los Tribunales no están obligados a someterse a las decisiones de los dictámenes periciales, y de concurrir varios pueden atender al que se presente más completo y más objetivo para resolver la contienda". 

"Más allá de propias vanidades, el texto pone de manifiesto la importancia de que una prueba pericial sea meticulosa, rigurosa, exhaustiva y didáctica, para que sea tenida en cuenta"

En el caso que nos ocupa, para desestimar esta alegación, el Tribunal se apoya en el informe pericial de la Cía Tapones Irrellenables, S.A., al que cita en diferentes ocasiones a lo largo de su decisión calificándolo como “terminante” y alabando su “claridad y razonable argumentación”. Más allá de propias vanidades, el texto pone de manifiesto la importancia de que una prueba pericial sea meticulosa, rigurosa, exhaustiva y didáctica, para que sea tenida en cuenta.

Por otro lado, la decisión de la Audiencia Provincial de Granada ha sido condenar a la sociedad italiana demandada al pago de 505.721,08 € y ha indicado explícitamente que un acto de infracción reconocido y con volúmenes de producción del producto infractor identificados y probados, no puede dar lugar a una compensación casi nula, dado que ese es el papel del derecho otorgado por la patente: impedir que productores distintos al propietario de la patente provean de un producto conforme a dicha patente sin su autorización. Concluye, por lo tanto, que “todos aquellos tapones fabricados y comercializados en España infringiendo la patente de la actora han causado un perjuicio económico que ha de ser justamente indemnizado”.