El Tribunal Supremo confirma la condena de una empresa a retirar del mercado las 21.000 sandalias Hawainas que compró en Panamá para venderlas sin autorización en Europa, y a indemnizar a la titular de la marca del calzado por los daños causados. El Alto Tribunal considera que vender la mercancía en depósito aduanero a una entidad que la comercializa en el Espacio Económico Europeo (EEE) supone una infracción marcaria.
Tal como afirma fuentes del despacho Padima, firma que llevó la defensa de Alpargatas, S.A y Alpargatas Europe, S.L.U, titular y licenciatario respectivamente de la marca en la UE, “es muy frecuente que los titulares de las mercancías que se encuentran en tránsito o depósito aduanero intenten ofrecer o vender sus productos dentro de la UE, infringiendo los derechos marcarios del titular de la marca. El reto, en este último caso, es probar que esa otra empresa va a comercializar la mercancía en la UE.”
Depósito aduanero
En 2015 la mercantil demandada, Marcas por Menos, S.L., adquirió en Panamá 21.000 sandalias originales de la marca “HAVAIANAS” y las introdujo en España en régimen de depósito aduanero.
La titular de la marca, que fue advertida por la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana de Bilbao por una posible infracción de marca, requirió a la demandada para que cesara en la conducta, la cual contestó “que la mercancía era auténtica y que no se habían lesionado los derechos porque no se había introducido en el Espacio Económico Europeo, ya que tenía como destino un depósito aduanero”.
Importación paralela
Posteriormente, y pese al requerimiento de las demadantes, la infractora las ofreció y vendió a la compañía inglesa Happy Sport para su comercialización en Europa. A este hecho se le llama “importación paralela”, explica el despacho, situación en la que un producto fabricado legalmente en el extranjero se importa a la UE sin permiso del titular de la marca.
Infracción derecho marcario
Ante este escenario, las mercantiles, titular y licenciataria de la marca, demandaron a Marcas por Menos, S.L. ante los Juzgados de Marca de la Unión Europea por infracción marcaria, en base al art. 9 del Reglamento (CE) 207/2009, en virtud del cual “La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo, el cual estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico”.
Sin embargo, el citado juzgado desestimó la demanda, ya que exigió probar que el titular de la mercancía depositada conocía el destino de la mercancía, “lo que resultaba prácticamente imposible”, según comentan los abogados de las demandantes.
Prueba indiciaria
Decisión no compartida por la Audiencia Provincial de Alicante, al considerar que “no cabe exigir al demandante la prueba directa de que la demandada conociera que el destino de las mercancías comercializadas por ella iba a ser el EEE, sino que basta con la prueba indiciaria referida.
Cabe recordar que este tipo de prueba permite dar por acreditados unos hechos sobre los que no existe una prueba directa, pero que cabe darlos por veraces a partir de estimar probados otros hechos relacionados.
Además, añade la sentencia, la demandada no ha probado que “su oferta y venta de las sandalias tuviera un destino distinto del territorio del EEE, ni que hubiera adoptado precauciones o cautelas para asegurar ese destino, máxime cuando ya había sido requerida por las demdantes en el año 2015 para que se abstuviera de realizar cualquier conducta infractora".
Tesis respaldada por el Supremo, ya que el hecho de que la demandada conozca o no la intención no es un elemento que haya de tenerse en cuenta a la hora de enjuiciar su responsabilidad ni, por tanto, algo que ella misma deba probar. Decisión en línea con la doctrina del TJUE, ya que según se desprende del relato de los hechos probados, la demandada ofreció y vendió la mercancía conocedora de que iba a ser comercializada en el Reino Unido, puesto que se pusieron a disposición del comprador en el puerto de Dover y el tallaje se adaptaba al exigido en el Reino Unido.
Por todo ello, el Supremo confirmar la sentencia de la audiencia Provincial de alicante y condena a la mercantil infractora a retirar del mercado las 21.000 sandalias Hawainas, a destruirlas y a indemnizar a las demandante por lucro cesante y daño emergente, más costas.
