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Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea | |
De: Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba
Fecha: Mayo 2003
Origen: Noticias Jurídicas
Dentro de la extensísima legislación marcaria vigente en el planeta, suele uno encontrarse con la típica frase «en (tal asunto) se estará a los principios del derecho de Marcas». Pese a la insistencia con que se repite el apotegma, nadie parece haberse preguntado seriamente cuáles son esos principios, quizá porque se dan por sobreentendidos, lo cual sería un grave error.
Esto ha perjudicado a la ciencia marcaria. Uno observa los estudios jurídicos realizados, y no deja de notar una cierta tendencia a la dispersión: se consideran muchos asuntos, quizá con profundidad, pero aisladamente. Los tratados son un cúmulo de conocimientos desperdigados; se abordan abundantes cuestiones, pero por separado: cada una es una batalla distinta que se pelea a brazo partido sin una visión de conjunto.
Los principios son el elemento que da cohesión a una ciencia. Su estudio nos permite avanzar y ahondar en el Derecho de Marcas. La profundización en ellos no nos llevará por un camino distinto al ya andado, pero sí nos permitirá comprender mejor aquello que ya conocemos. Además, su esclarecimiento tiene relevantes consecuencia prácticas.
Como los principios del Derecho hunden sus raíces y razones en la naturaleza de los objetos que consideran (bienes, contratos, personas, marcas, etc.), será necesario primero desentrañar cuál es la naturaleza de la marca, para después esbozar la parte fundamental de nuestra ciencia. El ojo atento que contemple pacientemente la realidad jurídica de la marca, sabrá descubrir en ella todos los principios de los que hablaremos.
Podemos analizar la naturaleza de la marca desde dos enfoques: desde el punto de vista del consumidor y desde el del titular. En el primer caso la marca es un "objeto", es «aquella cosa que distingue a un producto frente al público»1 y 2 (marca en sentido objetivo); en el segundo caso, la marca es un "derecho" sobre el "objeto", «un derecho del empresario a distinguir su producto frente al público, con aquella cosa» (marca en sentido subjetivo).
En adelante nos atendremos a la definición objetiva de la marca, que tiene cuatro elementos esenciales:
«Es una cosa» (generalmente conocida como «signo»)
«Que distingue» (fuerza distintiva)
«Un producto» (que puede ser un producto material o un servicio)
«Frente al público» (el público es el sujeto pasivo de la información)
Si falta un solo elemento, la cosa no es marca, y, si algún día lo fue, deja de serlo. Así, por ejemplo, la vulgarización de una marca termina por desnaturalizarla al perder del elemento distintivo; de igual forma, si no hay producto, porque nunca se elaboró, la marca se desvirtúa. Lo mismo puede decirse si no existiese público que conozca del producto y de la marca, entonces ella no tendría razón de ser.
Entendemos a los principios del Derecho «como aquellas verdades inmanentes en toda realidad jurídica»3. Basta estudiar cualquier realidad jurídica (los bienes, los contratos, las personas, las marcas, etc.) para percatarnos que naturalmente hay algunos principios que la rigen y determinan.
«Principio» es lo que está al principio. De los principios generales del Derecho derivan luego todas las normas jurídicas y todos los postulados de la ciencia. Por ello, De Castro sostiene que cumplen tres funciones: «a) ser fundamento del ordenamiento jurídico; b) ser orientadores de la labor de interpretación, y c) servir de fuente en caso de insuficiencia de ley o costumbre.»4 Por su parte, Sánchez De La Torre añade otras funciones, entre las cuales encontramos la «integradora» y la «limitadora».
Nos alineamos más con Ferreira Rubio, que distingue cuatro funciones: «a) como criterios informadores del total ordenamiento jurídico; b) como criterios interpretativos; c) como criterios limitativos de los derechos, y d) como criterios integradores.» 5
Sucintamente nos referiremos a cada una de estas cuatro funciones:
Los principios como criterio informador del total
ordenamiento jurídico.
Coincidimos con Ferreira
Rubio cuando afirma que «(...) detrás de cada
norma concreta de Derecho positivo hay un principio general»6.
En efecto, el fundamento último del ordenamiento jurídico
son, justamente, los principios generales del derecho.
Los principios como criterio interpretativo.
Para
De Castro los principios generales son «un tipo de
exteriorización del Derecho (...) criterios de
valoración no formulados, con fuerza de evidencia jurídica»7.
Como criterios de valoración, al momento de interpretar los artículos antes citados habrá que hacerlo tomando en cuenta su ratio legis. Esa labor de ahondamiento y profundización en la ratio legis de cada norma debe hacerse a la luz de los principios generales del Derecho.
Los principios como criterio integrador.
«Mediante
la integración_ dice acertadamente Díez
Picazo_, no se trata de establecer el significado de una
norma, sino de suplir o salvar un defecto del material normativo del
que de modo inmediato se dispone.»8
Efectivamente, el constante cambio positivo en la legislación -tanto nacional como comparada- y la imposibilidad absoluta de que el legislador pueda prever todos los casos que de hecho suceden en la vida social, ocasiona frecuentemente que se creen lagunas en el ordenamiento jurídico, lagunas que pueden llenarse con las aguas puras de los principios generales del Derecho.
Los principios como criterio limitativo de los
derechos.
Cuando Saleilles propuso a la Comisión
de Revisión del Código civil francés, la
introducción en el título preliminar del Code
de un texto general que impidiera al titular de un derecho, abusar
del mismo, él había visto claramente que ello
significaba no la simple aplicación de una regla de la
responsabilidad, sino un principio general del Derecho.
En efecto, la función limitadora del ejercicio de los derechos de terceros «está íntimamente conectado_ dice Ferreira Rubio_ con la figura del abuso del derecho; no consagra esa institución algo distinto de aquello que ya está contemplado por los principios generales del Derecho»9.
Resaltamos la vinculación que tiene esta función limitadora con la función integradora de los principios generales del Derecho. Si en un momento llegase a faltar una norma, o si su texto no es demasiado claro, no por ello el ciudadano está autorizado a conducirse atropellando los derechos de terceros: el principio general de la buena fe subsanaría ese vacío legal (función integradora), prohibiendo una actuación contra Derecho (función limitativa).
Entre los muchos principios que gobiernan nuestra ciencia, nos parece que los fundamentales son:
Principio de registrabilidad.
Principio de la libre opción.
Principio de temporalidad.
Principio de territorialidad.
Principio de especificidad (o especialidad).
Principio de no confusión.
Principio del mínimo uso.
Principio de la legítima defensa marcaria.
Principio de la buena fe marcaria.
A continuación los analizaremos en detalle.
Según este principio, sólo la marca registrada surte plenos efectos jurídicos.
Al ser la marca «aquella cosa que distingue a un producto frente al público», puede darse el caso de que «aquella cosa» no esté registrada como marca. En otras palabras, no hace falta el registro para que una marca sea tal. Ahora bien, de ello no se concluye que los efectos de una marca registrada sean iguales a una que no lo esté. El legislador ha dispuesto en la generalidad de países, que para que una marca surta plenos efectos jurídicos previamente debe estar registrada.
Este es un principio de derecho positivo, no requerido por la naturaleza de la marca. Sólo llega a entendérselo en toda su complejidad cuando se observa en la historia del derecho marcario. El antiguo derecho francés consideró que una marca pertenecía al primero que la ocupaba, de forma análoga a los derechos de autor11, lo cual resultaba comprensible en ese tiempo, cuando las marcas eran pocas y la práctica del registro no se había generalizado. Pero la Ley sobre Marcas de Fábrica, Comercio y Servicio de 31 de diciembre de 1964 cambió radicalmente el sistema: confirió nuevos derechos al titular de la marca y estableció nuevas presunciones de legitimidad, las cuales sólo eran posibles de conferir -en buena lógica jurídica- a quien había registrado su marca. No se podía tratar igual a los desiguales; no se podía dar los mismos efectos jurídicos a una marca no registrada, que a una que sí lo estaba.
En países como Alemania e Italia se ha considerado que una marca notoria no registrada podía oponerse o impugnar una marca posteriormente registrada.12 Ello no constituye una excepción al principio de la registrabilidad. Obsérvese que la marca notoria no surte plenos efectos jurídicos: por ejemplo, no se presume legítima, sino que hay que probar que la marca es efectivamente notoria13. La plenitud de los efectos solamente devienen con el efectivo registro de la marca.
La ratio del principio nace más del Derecho del Consumidor que del de Marcas, pues lo que el legislador intenta precautelar con el registro es el derecho a la no confusión del público (corolario del derecho a la información), más que el derecho del titular de la marca a la misma. No obstante, ambos derechos se erigen como cofundamento de éste principio. Bien se sabe, que el registro beneficia tanto al consumidor, como al titular de la marca.
Por este principio, uno es libre de optar por el registro de cualquier marca.
Son fundamento de este principio básicamente dos derechos: primero, y de forma evidente, el derecho general a la libertad del hombre, y luego el derecho a la información, que entre sus facultades consta la de difundir o manifestar las ideas, opiniones o conceptos que uno tenga, entre las cuales consta el derecho a la propaganda.14
Pero como nuestro derecho termina donde comienza el del otro, la libertad otorgada por este principio tiene una limitante15: la colisión de derechos. No se puede registrar una marca en desmedro del derecho de un tercero. Al ser la marca un tipo de información, tiene las limitantes propias del derecho de la información: no se puede registrar una marca injuriosa, ni una que atente contra la honra, intimidad o buena imagen de otro, ni que desinforme (confunda), ni en desmedro de las buenas costumbres...16
Conocido es que tampoco se pueden registrar los signos con bajo o nulo nivel distintivo17, o que puedan inducir al público a una confusión18. Esto no constituye una excepción al principio de la libre opción, sino una confirmación de él. En efecto, por este principio se puede registrar «cualquier marca», y algo que carece de nivel fuerza distintivo naturalmente no es en marca, pues le falta un elemento de la esencia: la fuerza distintiva.19
La prohibición general de registrar signos idénticos o similares a las marcas ya registradas tiene dos fundamentos: a) se prohibe porque existe colisión de derechos donde el derecho que prevalece es el del que registró la marca con anterioridad; y, b) también se prohibe porque al ser idéntico o similar a la marca, el signo que se pretende registrar carece de fuerza distintiva.
En su peregrinar por esta tierra el hombre está condicionado a vivir dentro de dos elementos naturales que lo limitan: el tiempo y el espacio. Al ser la marca un producto proveniente del querer del hombre, también ha quedado sometida a las mismas leyes. La marca no es un derecho ab eterno. Su duración depende de las leyes de cada país y de la voluntad de su titular.
La vida efímera de la marca es un principio de Derecho natural. Pero la cantidad de años por los que se prolonga este derecho subjetivo es, mas bien, de orden convencional: el legislador puede ampliar o reducir el plazo de su vigencia por la vía del derecho positivo (cinco, diez, quince años...), y el titular puede renovarlo si lo desea. Una vez pasado el tiempo, la marca caduca.
De igual forma que el tiempo, el espacio también es un limitante natural de la marca. Una marca no es un derecho oponible universalmente, no es un derecho que podemos hacer valer tan fácilmente erga omnes en cualquier lugar del mundo.
Al ser un elemento substancial de la marca el público, y siendo el público un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una marca -registra o no- siempre se circunscribirán a un territorio determinado. Esta regla aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de alto renombre.
El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró, y a fortiori en los territorios hasta donde se extienda la pipe line. Adicionalmente, por el principio de buena fe se podrá extender en el tiempo y en el espacio su ámbito de acción, pero no nos adelantemos.
Las marcas notorias y las de alto renombre alcanzan un alto grado distintivo en públicos que no se circunscriben a un territorio determinado. Por ello, es de justicia que el legislador reconozca legalmente esos efectos que naturalmente se dan20.
Existe también una limitante de orden intelectual: las marcas se registran en una clase específica.
El principio de especificidad es inherente a la marca. Como dice Fernandez-Novoa, «la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.»21 Cada marca naturalmente hace relación a un producto. En otras palabras, es de la naturaleza que una marca proteja un producto o servicio determinado.
La consecuencia más palpable de éste principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes campos. Por ejemplo, el registro de una marca destinada a proteger pasteles no impide el registro de otra que proteja herramientas electromecánicas.22 Si los productos son diferentes, naturalmente las marcas también lo serán.23
Sin embargo, este principio de ninguna manera puede desentenderse del siguiente. Sin el principio de la no confusión, el principio de la especialidad carecería de su mismo fundamento24. Consideramos que un adecuado balance entre ambos principios pacificará algunos desatinos que se dan en la jurisprudencia25 y en ciertas legislaciones.26
Por principio, una marca no puede causar confusión de ningún tipo.
Si una marca no se diferencia de otra (confusión marcaria) entonces no hay marca, pues, para que exista, debe tener «fuerza distintiva». Pero si una marca confunde al público acerca del origen del producto, de sus calidades, etc. (confusión informativa) entonces sí hay marca, pero nula, por desinformación27 y 28.
En consecuencia, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no ser confundido.
Por el principio de la especialidad, cuando se solicita el registro de dos signos iguales en dos clases distintas, no suele haber riesgo de confusión. No obstante, de existir tal riesgo (v. gr. los generados por una marca notoria cuya fuerza distintiva ha rebasado su clase original), entonces la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa la confusión.
Por el principio de especialidad cada marca se relaciona con un producto; por el de no confusión se determina el grado de protección efectiva de la marca.
Este principio exige que una marca se use mínimamente.
Su fundamento vuelve a ser la naturaleza de la marca: una marca no usada, es un signo sin producto, sin público y, consecuentemente, sin fuerza distintiva. Si nunca se la usó, entonces se trata de una marca inexistente; si alguna vez se la usó, pero dejó de usárselo, es una marca disuelta. Por eso, la disolución opera ipso facto, aunque los efectos jurídicos se generen ipso iure en una fecha determinada, y la declaración de la caducidad sea realizada con posterioridad.29
¿Qué tipo de uso es exigible? El mínimo, el que permita que el público asocie el signo con el producto, es decir, que se den los cuatro elementos de la marca. Por ejemplo, puede realizarse una propaganda masiva de un gato-robot que aún no se ha fabricado pero que «próximamente aparecerá»; como se dan todos los elementos de la marca (signo, distintivo, de un producto, frente al público), entonces nos encontramos verdaderamente ante una marca. Ciertamente el gato-robot todavía no existe físicamente, pero nadie puede negar que el público tiene en su mente «un producto» determinado. Esa existencia intelectual del producto en la mente del público basta -a nuestro juicio- para configurar el mínimo uso.30
Ahora bien, acertadamente la doctrina ha precisado que el prototipo de «mínimo uso» es la puesta en disposición del público del producto o servicio.31 Coincidimos con esta tesis, pues al poner a disposición del público un producto se aumenta la fuerza distintiva de la marca: el signo termina relacionándose con algo que el público conoce mejor (el producto).
Por último, escuetamente anotamos que si relacionamos este principio con los demás, pronto descubriremos diversas e interesantes conclusiones. Por ejemplo, el principio de territorialidad determina la cuantía del «mínimo uso»: la impresión de mil ejemplares de una revista nacional, puede bastar en un país pequeño que tenga tres millones de habitantes, pero no en uno que tenga doscientos. Sobretodo vale relacionar este principio con el que exponemos a continuación.
Todo el que tiene un derecho también derecho a defenderlo.
La legítima defensa fue primeramente proclamada para amparar el más obvio y fundamental de todos los derechos, sin el cual no hay derecho alguno: el derecho a la vida. Posteriormente se traspasó al ámbito procesal y a otras ramas del derecho, como a la marcaria.
La existencia de este derecho no es cuestionada, lo que se cuestiona es su límite. ¿Qué medidas puede utilizarse para la defensa? La respuesta la partimos en dos: si no hay colisión de derechos, es permitido utilizar cualquier medio de defensa lícito (acciones administrativas, judiciales, amonestaciones hechas por escrito, etc.); si la hay, entonces la respuesta se complica y se entra a una larga casuística. En principio, la protección de un derecho no puede llegar al extremo de transgredir otro derecho de mayor jerarquía, como los derechos naturales del hombre; a lo sumo se sacrificará un derecho del mismo orden32.
Al fundamentarse la marca registrada en el derecho positivo33 -no en la realidad de su naturaleza- consideramos posible registrar «marcas defensivas»34, al menos, mientras no se lo prohiba expresamente35. Por el principio de especialidad una marca debe registrarse en una clase; no obstante, para evitar una posible confusión (por el principio de la no confusión) un empresario podría legítimamente solicitar la defensa de su marca, registrándola adicionalmente en una categoría que proteja productos similares. En este caso lo que se defiende es la fuerza distintiva de la marca.
Por esta misma razón se protege de manera excepcional a la marca renombrada, para evitar la confusión del público y la disolución del derecho de su titular (por la pérdida de la fuerza distintiva de la marca): aunque esté registrada en una sola clase, su titular puede oponerse a que otro registre el mismo signo en las demás clases. Y es también esta es la razón por la que el titular de una marca puede oponerse al registro de una marca parecida (no idéntica) en su misma clase.
Lo mismo se dice de las tutelas administrativas y judiciales, en donde se pueden hasta confiscar los bienes que violan el Derecho de Marcas. Como en los casos anteriores, se precautela el derecho a proteger la fuerza distintiva del producto y, concomitantemente, se evita la confusión del público.
La buena fe es uno de los más importantes principios generales del Derecho. Corolario del principio general es la buena fe marcaria, que empapa todos y cada uno de los actos, procesos y hechos jurídicos que trata nuestra rama y sus relacionadas (derechos de autor, derecho de la información, derecho informático, etc.). La buena fe debe observarse en el registro de toda marca, en el de los nombres de dominio, en un convenio de no oposición, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas registradas... en todo acto, en todo contrato, en cualquier país, en cualquier momento... haya o no ley, exista o no disposición a favor o en contra... es un principio general del derecho y debe observarse.
¿Qué es la buena fe? Allá por el siglo I antes de Cristo, el más grande de los abogados que Roma ha tenido en su milenaria existencia, Marco Tulio Cicerón (( 43 a.C.), sabiamente dijo: «no tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son más que imágenes y sombras, pero ¡ojalá las guardáramos! Porque son sacadas de los mejores ejemplos de la verdad y de la naturaleza. ¿Qué fórmula más estimable que ésta: 'conviene obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los buenos'? (...)»36.
Windscheid se refiere a la buena fe como la «honesta convicción» en el obrar; Bonafante la contrapone al dolo, entendiéndola como «la ausencia de mala fe». Montes dice aún más, y la define como «la rectitud y honradez en el trato y que se traduce en un criterio o manera de proceder al que las partes han de ajustarse en el desarrollo de sus relaciones jurídicas, y en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos.»37
La aplicación de este principio general del derecho es amplísima y resuelve enmarañados dilemas: ¿cómo anular el registro una marca hecho de mala fe sin tener una marca notoria registrada en el país? ¿cómo hacer prevalecer el derecho que confiere una marca sobre el doloso registro de un nombre de dominio hecho en un Estado donde la marca no estaba registrada? ¿cómo impugnar una marca registrada a sabiendas de que un tercero tenía ese signo por nombre comercial? ¿cómo hacer valer los derechos que confiere una marca fuera del país donde fue registrada? ¿Es esto posible? ¿o hay que resignarse? Los más complicados problemas no suelen estar resueltos por las leyes de los Estados; en esos casos, solamente nos queda asirnos a los principios generales del Derecho.
Concluimos este artículo citando las palabras de Ferreira Rubio. Aunque larga es la cita, bien vale reproducirla: «la mención de la buena fe como factor de limitación ofrece al jurista práctico, en especial al juez, un elemento de múltiples y variadas connotaciones, una vía directa para llegar a la solución de conflictos, sin tener que transitar oscuros e intrincados_ cuando no laberínticos_ senderos normativo-positivos. Mucho se ha criticado a la dogmática, y a los juristas en general, por su afecto a la retórica; pensamos que más que retoricismo, es el afán desmedido de no apartarse un ápice del frío texto legal, lo que hace que el abogado o el juez argumenten con las normas hasta lograr combinarlas de forma tal que el resultado sea lo más valioso posible. No es menester ese rodeo cuando se cuenta con la buena fe como principio rector; y, si contamos con normas expresas al respecto, con mayor razón.»38
Abogado Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba.
Catedrático de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), profesor de Derecho Informático.
Estudio Jurídico, Coronel & Pérez
jcriofrio@coronelyperez.com
1 Hemos preferido no seguir las tradicionales definiciones de marca enmarcándola dentro de los «signos», pues la palabra tiene fuertes connotaciones gráficas. Hoy en día en el derecho comparado se tiende a permitir el registro de marcas que sean olores, sonidos, etc. que, pese a que son susceptibles de representación gráfica (de algún modo todo puede graficarse), no son propiamente «gráficos».
El diccionario de la Real Academia Española define al «signo» como «1. Objeto, fenómeno o acción material que natural o convencionalmente representa o substituye a otro objeto, fenómeno o acción. 2. Indicio, señal de algo. 3. Cualquiera de los caracteres que se emplean en la escritura y en la imprenta. 4. Señal que se hace por modo de bendición (...). 5. Figura que los notarios agregan a su firma en los documentos públicos, hecha de diversos rasgos entrelazados y rematada a veces por una cruz. 6. Hado, sino. 7. Cada una de las doce partes iguales en que se considera dividido el Zodiaco (...) 8. V. Radio de signos. 9. Mat. (...). 10. Mús. Cualquiera de los caracteres con que se escribe la música. 11. Mús. (...)» [Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe, Madrid, 22ª edición, 2001.].
Por eso consideramos que la Ley española Nº 17/2001, en su artículo 4, num. 1, peca de inexactitud cuando dice que marca es: «todo signo susceptible de representación gráfica (...)». Lo mismo puede decirse del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE.
Más que un signo, consideramos que marca es una «forma», en el sentido metafísico de la palabra. Cfr. Llano, Alejandro, Gnoseología, EUNSA, Pamplona, 1983, p.26 a 30. No hemos encontrado precedentes en la doctrina de este postulado que formulamos. Por la profundidad del tema y la extensión que su estudio requiere, no se lo podrá tratar en el presente trabajo, mas lo ofrecemos para una ocasión posterior.
2 En sentido análogo, se ha dicho que marca propiamente es «la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores.» [Fernandez-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23].
El mismo autor precisa que «la marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares.» [Ibídem., p. 21].
3 Ferreira Rubio, Delia Matilde, La Buena Fe, Madrid, 1984., p. 39.
4 De Castro, Federico, Derecho Civil de España, Parte General, 3ª ed., Inst. de Est. Políticos, Madrid, 1955, t. I, p. 473.
5 Ferreira Rubio, op. cit., p. 52.
6 Ferreira Rubio, ibid., p. 39.
7 De Castro, F., op. cit., pág. 459.
8 Díez Picazo, Luis, conf. Sistema de Derecho Civil, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 1981, vol. I, p. 171.
9 Ferreira Rubio, op. cit., p. 56.
10 No se confunda el lector con el principio atributivo del Derecho de Marcas, que se encuentra comprendido, a nuestro juicio, en este gran principio. Por el principio atributivo se reputa titular de una marca (registrada) a quien la haya registrado. El principio de registrabilidad observa no sólo la titularidad, sino todos los derechos que nacen a partir del registro.
11 La Ley Francesa de Marcas de 1857 no lo formulaba de modo expreso. No obstante, los tribunales y la doctrina rápidamente se inclinaron a dar su derecho de uso al primero que la ocupaba, como en el caso de los derechos de autor.
12 La formulación de esta excepción en el tiempo ha terminado plasmándose tanto en la normativa comunitaria (cfr. artículo 6 bis del Convenio de París y artículo 4, num. 2 de la Directiva 89/104/CEE), como en la legislación española (cfr. Ley 17/2001, artículos 6, 34 y 42). La Ley 17/2001 explica en su motivación: que se ha reforzado notoriamente «la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.»
13 En materia de marcas, la
valoración y eficacia de las pruebas es asunto reservado a la
legislación de cada país, conforme lo dispone la
Directiva 89/104/CEE, donde se considera que «la
regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión
y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas
nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación
por la presente Directiva (...)»
En España,
como en el derecho comparado, el hecho de que una marca sea notoria
debe probarse. Al respecto, el artículo 18, num. 2, del Real
Decreto 687/2002, especifica: «(...) Cuando la oposición
se base en una marca no registrada notoriamente conocida, conforme a
lo previsto en el artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o en una
marca registrada notoria o renombrada, conforme a lo previsto en el
artículo 8 de dicha Ley, el escrito de oposición irá
acompañado preferentemente de las pruebas que acrediten el
carácter notorio o renombrado de dichas marcas anteriores
(...).» Conc. Ley 17/2001 artículo 6, num. 2.
14 Las facultades otorgadas por el derecho de la información son tres: la de recibir información, la de investigarla y la de difundirla. Cfr. Bel Mallen, Ignacio, Correidora y Alfonso, Loreto, Cousido González, María y García Sanz, Rosa, Derecho de la Información, Colex, Madrid, 1992, t. I, pp. 111 a 115.
15 En estricto derecho el principio no tiene verdaderas «excepciones». La colisión de derechos no es una «excepción» al principio de la libre opción, sino una limitante, pues la libertad de la que se habla no es una libertad sin contenido, como el libertinaje. La libertad debe entenderse siempre dentro del marco de la responsabilidad, que mira siempre al derecho de los demás. Consecuentemente, el principio de la libre opción es un principio cuya eficacia es limitada (lo limitan los derechos de los demás), pero no tiene excepciones.
16 Cfr. Desantes Guanter, José María, Bel Mallen, Ignacio, Correidora y Alfonso, Loreto, Cousido González, María y García Sanz, Rosa, Derecho de la Información, Colex, Madrid, 1994, t. II.
17 Como colores considerados aisladamente, o denominaciones genéricas. Cfr. Ley 17/2001, artículo 5, en concordancia con la Directiva 89/104/CEE, artículo 3.
18 Cfr. Directiva 89/104/CEE, artículo 2, 3, 4 y Ley 17/2001, artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
19 En realidad estamos ante una marca «inexistente», la cual por «inexistente» no se puede registrar. Como habíamos dicho en el punto 1, los elementos esenciales de la marca son cuatro: a) que exista una cosa; b) que distinga; c) a un producto; d) frente al público. En el caso de un signo similar o idéntico, falta el segundo elemento.
20 Cfr. Directiva 89/104/CEE, artículo 4, num. 2, lit. b), Convenio de París, artículo 6 bis, Ley 17/2001 artículos 6, num.2, lit. d); 8; 34, num. 5; y, 42.
21 Fernández-Novoa, Carlos, op. cit., p. 278.
22 Como es sabido, la clasificación de productos y servicios que comúnmente se utiliza en el ámbito internacional es la de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones y modificaciones.
23 Volvemos a los elementos de la esencia: a) cosa, b) que distingue, c) un producto, d) frente al público. Si uno de los cuatro elementos cambia -en este caso, el producto- la marca será sustancialmente distinta.
24 El fundamento de todos los principios marcarios, como se dijo en el punto 1, es la naturaleza de la marca. Para que una marca sea tal, debe tener fuerza distintiva. Luego, en puridad jurídica, no cabe llevar el principio de la especialidad hasta el extremo de transgredir del principio de no confusión, pues no se estaría protegiendo una marca sino algún otro interés no jurídico.
25 Cfr. Jurisprudencia española, p. 279.
26 Cfr. Derecho Uniforme de Marcas de Benelux, donde no se aplica la regla de la especialidad.
27 Habíamos expresado que la marca es también una «información». Al serlo, también está regulada bajo las reglas del Derecho de la Información, entre las que está la prohibición de desinformar. Cfr. Desantes Guanter, José María, op. cit.
28 Cfr. Directiva 89/104/CEE, artículo 2, 3, 4 y Ley 17/2001, artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Adicionalmente existen diversidad de normas que evitan la confusión con monedas, billetes, etc., y hasta con el signo de la Cruz Roja. Cfr. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, artículo 53.
29 En legislaciones como la
española la ley dispone que a los cinco años de no uso
la marca caduca ipso iure. Ello es una consecuencia de
la realidad natural de la marca, que ipso facto ha
caducado ya. El legislador está facultado para determinar el
plazo de exigibilidad del mínimo uso; no obstante, es de
naturaleza que para que una marca sea tal, debe usarse... ¿Cuánto
tiempo? El que razonablemente estime el legislador de cada país.
La Directiva 89/104/CEE, establece en su artículo 10: «Si,
en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que
se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere
sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado
miembro de que se trate, para los productos o servicios para los
cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido
durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca
quedará sometida a las sanciones previstas en la presente
Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.»
Conc. Ley 17/2001, artículo 39.
30 Por las razones expuestas, no
compartimos el criterio de ciertos sectores de la doctrina que
otorgan modestos efectos al uso publicitario de la marca.
Resulta
más obvio lo dicho cuando lo que se protegen son servicios.
Supongamos que una Firma muy especializada registra como marca un
signo que protege sus servicios de consultoría, y hace una
fuerte publicidad de ellos. Por los altos precios, y el reducido
público al que está destinado, en cinco años de
propaganda no le llega ni un cliente. ¿Podemos acaso decir que
su marca ha caducado por inexistencia del servicio que nunca se dio?
31 Para Fernandez-Novoa el prototipo de «acto de uso relevante» es la venta del artículo de marca [op. cit., p. 412].
32 Como en el caso del derecho a la vida, es permitido matar cuando la vida propia está en juego (legítima defensa del derecho a la vida).
33 Vid. Principio de registrabilidad, donde explicamos su fundamento.
34 Las marcas «defensivas» son las que un empresario registra con el único objeto de ampliar el ámbito de protección de otra marca que le pertenece.
35 La Ley 17/2001 especifica en sus motivaciones que desde su vigencia «desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marca.»
36 Cicerón, Marco Tulio, De Officiis, 3ª ed., Porrúa, México, 1978, Libro III, cap. XVII, pág. 83.
37 Montes, V., Comentarios a las reformas del Código Civil, Tecnos, Madrid, 1977, t. I, p.363.
38 Ferreira Rubio, op. cit., p. 325.
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