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16/09/2016 15:32:32

Comentario a la nueva Directiva (UE) 2016/943, sobre Secretos Comerciales

José Carlos Erdozain López

Director Asesoría Jurídica PONS Intellectual Property

Resumen:

La Directiva (UE) 2016/943 completa las lagunas que existían entre las legislaciones de los Estados miembros acerca del concepto mismo de «secreto comercial» y armoniza la manera en que los creadores pueden beneficiarse de sus creaciones o innovaciones protegidas al amparo de un secreto comercial o industrial, fomentando la competitividad.

Contenido

Introducción

Concepto de secreto comercial

Titular del secreto comercial

Comportamientos sancionados en relación con la información calificada como secreto comercial

Excepciones a los comportamientos ilícitos

Medidas, procedimientos y recursos

Conclusiones

 

Introducción

El pasado día 15 de junio fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la tan ansiada Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante, “la Directiva”).

La cuestión de los secretos industriales o comerciales siempre se ha considerado como un complemento o una alternativa a la protección jurídica de las creaciones intelectuales (entendidas en sentido amplio). Ya en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente, denominados «ADPIC») se incluían expresas previsiones normativas acerca de dicha protección a fin de evitar la obtención, utilización o revelación ilícita de un secreto industrial o comercial por terceros.

Sin embargo, en el ámbito del Derecho de la Unión Europea eran conocidas las diferencias, a veces sustanciales, que existían entre las legislaciones de los Estados miembros acerca de aspectos tales como el concepto mismo de «secreto comercial» o si el titular de dicho secreto podía exigir algún tipo de compensación distinta de la económica (p.e. la destrucción de los ejemplares producidos sobre la base del secreto comercial, o el cálculo de los daños y perjuicios causados).

La Directiva viene a paliar tales lagunas y, en fin, a armonizar la legislación de los Estados miembros con el objetivo evidente de fomentar la competitividad (de manera tal que los creadores puedan beneficiarse de sus creaciones o innovaciones protegidas al amparo de un secreto comercial o industrial, y no necesariamente a través de un derecho de propiedad intelectual, pues no se olvide que dichos «creadores» son los más beneficiados por esta Directiva y en quienes claramente piensa – no hay más que leer los exponen de la misma) y evitar la práctica de comportamientos desleales que pueden afectar al comportamiento de los actores económicos en el mercado.

Concepto de secreto comercial

El art. 2 de la Directiva define qué debe entenderse por secreto comercial (entendemos que puede utilizarse indistintamente el adjetivo «industrial») en términos idénticos a los previstos en el art. 39.2 de los ADPIC.

Esencialmente, deben concurrir cumulativamente (se habla de «todos») los siguientes requisitos: (i) en primer lugar, que la información cubierta sea «secreta» en el sentido de que no sea, en su conjunto o en su dimensión específica de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; (ii) que la información tenga un valor comercial, basado justamente en su carácter secreto; y (iii) que aquella haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

De esa definición debe destacarse, en primer lugar, que la exigencia de la «falta de  conocimiento» por parte de terceros no se articula en términos absolutamente rígidos. Antes bien, la definición se contenta con que la «información» considerada secreto no sea «generalmente conocida» por las personas en que la misma sea utilizada, ni sea «fácilmente accesible» para estas. De ese modo, la prueba acerca del carácter confidencial o secreto de la información no se hace depender de la existencia de medios de ocultamiento absolutamente infalibles que conviertan a la información en una suerte de tesoro oculto e impenetrable, sino solo de aquellos razonablemente necesarios para asegurar que el acceso a la información no sea fácil.

¿Qué debe entenderse por «valor comercial»? Estrictamente hablando ha de tratarse de un valor económico, ya sea presente o futuro. Puede ocurrir, en efecto, que la información sea ya necesaria para su titular a fin de ganar o preservar su posición competitiva en el mercado (no se olvide esta «obsesión» del legislador europeo, tal y como se refleja en los considerandos de la Directiva), o que lo sea en un futuro cercano. En cualquier caso, parece incuestionable que el valor comercial del secreto ha de ser significativo en términos de necesidad del mantenimiento de dicha posición. Asimismo, precisamente es el hecho del «secretismo» acerca de la información lo que la hace valiosa comercialmente hablando. A nuestro juicio, el carácter valioso de la información debe considerarse objetivamente, en función de la ventaja competitiva que otorgue a su titular en el sector económico en el que opere, y no enfocarse desde un punto de vista subjetivo de dicho titular. La carga de la prueba le debe corresponder, pues nadie mejor que él se encuentra para disponer de los elementos de convicción que demuestren el hecho de mejoría competitiva que otorga la información o secreto comercial.

Titular del secreto comercial

El beneficiado por los derechos que confiere la Directiva es, según la traducción al castellano publicada en el Diario Oficial, el «poseedor» del secreto en cuestión. Según el art. 2.2, se define como «cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial».

No nos parece acertada la elección de esta traducción. En inglés se habla de «holder»; en francés, de «détenteur»; en alemán, de «Inhaber». De estas versiones podemos deducir que el significado correcto que ha de darse a la palabra «poseedor» es más bien la de «titular» o «propietario», la cual nos parece mucho más apropiada. En Derecho español el poseedor no tiene por qué ser necesariamente un «propietario», sino, por ejemplo, aquel que tiene encomendada la preservación del secreto por cuenta de su propietario (cfr. art. 432 CC cuando habla de «tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona»). ¿Cómo distinguir en esos casos el «mero poseedor» (con obligación de custodia) del auténtico «titular» o «propietario» del secreto comercial que dispone de él libremente? ¿Acaso debe entenderse que «ejercer el control» es equivalente a «disponer» en el sentido transmisivo del término, lo que, por tanto, nos llevaría a la facultad más característica del derecho de propiedad? No parece adecuada esta elección, ya que el «ejercicio» del control parece llevarnos más bien a la función de decisión sobre el acceso a la información secreta, y esa función bien puede venir dada por una relación contractual de confianza con el «mero poseedor».

Acaso quepa una interpretación correctora a través de la expresión «ejercer el control» sobre secreto comercial, esto es, sujetando la condición de «poseedor» a que sea la persona que determine de forma efectiva el alcance y la eficacia comercial a dar al «secreto», excluyéndose así la figura de quien simplemente posee por cuenta de otro (cfr. art. 432 CC).

En cualquier caso, parece una elección terminológica (la de «poseedor») conceptualmente demasiado amplia como para asumirla como sujeto activo de los derechos concedidos en virtud de la Directiva, tratándose de una cuestión tan sensible como la de los secretos comerciales.

Sea como sea, parece lo más apropiado entender que no vale cualquier «poseedor» de la información considerada secreto comercial para adquirir los derechos que dimanan de la Directiva, sino que estos deben ser ejercidos más bien por su titular o propietario. Quién sea este se encontrará en la órbita del «creador», del «innovador», de la «empresa» (cfr. Considerandos 2, 3 ó 4, entre otros, de la Directiva). Estricta y finalistamente hablando, la Directiva no piensa en un titular de un secreto comercial que no tenga la cualidad de «comerciante» o que no actúe en el tráfico económico asumiendo un papel significativo en lo que al intercambio de bienes y servicios gracias al secreto se refiere.

Comportamientos sancionados en relación con la información calificada como secreto comercial

Las actuaciones sancionadas conforme a la Directiva son la obtención, la utilización y la revelación ilícitas de los secretos comerciales. No se define en el texto de la Directiva qué debe entenderse por cada una de estas actuaciones, buscandose quizás una consciente ambivalencia. Considero que los actos definidos son suficientemente amplios como para comprender en ellos cualquier actuación relacionada con el secreto que tenga por objeto o como consecuencia que un tercero no autorizado tenga acceso al mismo gracias a la actividad ilícita, no autorizada o desleal de un sujeto definido como el infractor. Téngase en cuenta, no obstante, que el infractor también puede ser quien obtenga o utilice el secreto (cfr. art. 2.3 de la Directiva).

Pese a la generalidad de los comportamientos sancionados, la Directiva concreta en los apartados 2 a 5 del art. 4 cuáles son, en particular, las circunstancias que, consideradas, justifican la calificación de ilícita al comportamiento en cuestión.

Debemos destacar, en este sentido, las siguientes.

En primer lugar, el solo «acceso u obtención no autorizado» a cualquier soporte que contenga el secreto comercial o del que se pueda deducir. La cuestión fundamental es que el acceso no esté autorizado. La falta de autorización convertirá la responsabilidad del sujeto del comportamiento sancionado en extracontractual, por tratarse de un tercero competidor del titular del secreto con quien no le une ningún vínculo contractual. A nuestro juicio, en lo que se refiere a la obtención no autorizada debe haber una intencionalidad por el sujeto actuante; no debería entenderse que quien, accidentalmente, o sin conocer la calificación de la información como secreto comercial, acceda a ella, deba quedar sujeto automáticamente a responsabilidad. Únicamente, existiría responsabilidad cuando el sujeto beneficiado de la obtención o acceso «supiera o debiera haber sabido en las circunstancias del caso que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita» (cfr. art. 4.4 de la Directiva), o que se trataba de venta de mercaderías infractoras, en relación con las cuales hay una producción, oferta, comercialización, importación, exportación o almacenamiento, y la persona que lleva a cabo esas actividades supiera o debiera haber sabido en las circunstancias del caso que el secreto comercial se había utilizado de forma ilícita (cfr. art. 4.5 de la Directiva).

En segundo término, se encuentran igualmente sancionadas las modalidades de «utilización o revelación», que sí exigen un comportamiento activo por parte de quien realice el hecho infractor. Aquí el supuesto es distinto, puesto que quien realiza la revelación sí es consciente de que con su actuación está proporcionando a un tercero, que normalmente no accedería al secreto comercial, el contenido de este para que lo aproveche y se halle en condiciones de competir con el titular de aquel. En este caso, la utilización y la revelación parecen ir muy estrechamente unidas a la obtención. No tendría mucho sentido una utilización o revelación ad extra, a un tercero, que no quisiera el contenido del secreto con vistas a su obtención y comercialización en provecho propio.

Excepciones a los comportamientos ilícitos

La Directiva prevé determinadas excepciones al hecho de la revelación, obtención o utilización ilícitas de un secreto comercial, y dedica a ello el art. 5.

Se trata de uno de los aspectos más controvertidos de la Directiva. Nos referimos a los denominados whistleblowers o personas que divulgan un hecho confidencial con el fin de denunciar una situación ilegal o una irregularidad. La Directiva ha previsto, al respecto, que el titular de un secreto comercial no podrá ejercer las medidas, procedimientos y recursos allí reconocidos, cuando la presunta obtención, utilización o revelación han tenido lugar «en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación», o «para poner al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que la parte demandada actuara en defensa del interés general», o «con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho de la Unión o nacional». El objetivo es amparar conductas de personas que, en el ejercicio de un derecho legítimo de información o libertad de expresión, deciden difundir una información que es considerada en sí como un secreto comercial.

La cuestión es que la Directiva ha previsto únicamente esta excepción de forma limitada y sujeta a que la persona informante o denunciante actúe con la divulgación del secreto en defensa del interés general. ¿Qué ha de entenderse por tal concepto? ¿Será que la información sirva para la formación de opinión pública libre, siguiéndose así el concepto acuñado por la jurisprudencia española en relación con los conflictos entre honor y libertad de información? Por otro lado, ¿existe alguna delimitación del tipo de información que presenta un fin de interés general?

A nuestro juicio, la dimensión que haya de darse a estas excepciones, al contrario del alcance que una excepción debe tener (esto es, siempre restrictivo), ha de ser más bien amplio. De no ser así, la dimensión y el valor del secreto comercial sería superior a la de la libertad de información o de expresión, derechos estos que deben ser siempre prevalentes en una sociedad libre y democrática de Derecho. Así lo ha manifestado en numerosas ocasiones la Sala 1.ª de nuestro Tribunal Supremo, recogiendo resoluciones del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos (debiéndose citar, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 01.03.2011; o la del Tribunal Constitucional 105/1990, de 6 de junio; o la del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos de 23.04.1992, Caso Castells c. España, o de 29.02.2000, Caso Fuentes Bobo c. España).

Información divulgada con un fin de interés general debería interpretarse, pues, como sinónimo de dato o hecho que por su importancia como noticia o información es susceptible de servir para la formación de la opinión pública libre, aunque la divulgación de la información pueda considerarse que afecta a un grupo reducido de sujetos y no a una generalidad considerada amplia. El grupo subjetivo integrante de lo general sería un número indeterminado de personas, no necesariamente un número amplio de personas.

Asimismo, por razón de la materia, la información divulgada considerada secreto comercial debe estar teñida por un valor comercial. En otras palabras, no debería ampararse una conducta de revelación de un secreto cualquiera que no tuviera un valor comercial en sí (p.e. revelación de un secreto que afecte a un hecho íntimo de la persona objeto de la información, pero que carente en sí mismo de valor comercial). Desde luego, esta excepción no debe interpretarse en el sentido de que la divulgación puede valorarse económicamente o adquirir un valor de mercado como consecuencia propia de la divulgación: otra cosa podría alterar o corromper el sentido que tiene esta Directiva en general, y la excepción en particular, propiciando conductas reveladoras de hechos íntimos de las personas físicas o que afecten a la «intimidad» empresarial, aunque no tengan un valor económico o comercial necesario para el mantenimiento de la competitividad.

Finalmente, también se prevé la excepción de adoptar medias, procedimientos y recursos previstos en la Directiva cuando los trabajadores hayan puesto en conocimiento de sus representantes el secreto comercial en el marco de un ejercicio legítimo por estos de sus funciones de conformidad con el Derecho de la Unión o de un Estado miembro, siempre que tal revelación fuere necesaria para ese ejercicio. En este caso, se trata de una divulgación «interna» procedente de los trabajadores hacia sus representantes sindicales y con el fin de que estos cumplan sus funciones de defensa de los intereses colectivos de los trabajadores. De nuevo, la justificación de la protección de ese interés general o colectivo aparece como elemento necesario para determinar la licitud de la revelación. En todo caso, esta debe tener por objeto («fuera necesaria») y necesidad el ejercicio de las funciones de representación colectiva sindical u obrera.

Medidas, procedimientos y recursos

Finalmente, refirámonos a la parte más práctica del reconocimiento del secreto comercial como bien jurídico susceptible de protección, es decir, cuáles son las medidas procesales, los procedimientos y los eventuales recursos que el titular del secreto comercial tiene a su disposición para perseguir las conductas sancionadas. A ello dedica la Directiva sus artículos 6 a 15.

Características de las medidas, procedimientos y recursos.- Habrán de ser justos, equitativos, efectivos, disuasorios y no comportar plazos irrazonables o retrasos injustificados. En otras palabras, deberán corresponderse con un ejercicio práctico del derecho a la tutela judicial efectiva, a fin de que el solicitante de aquellas reciba la respuesta jurídica precisa y necesaria para evitar que el competidor se beneficie indebidamente de la revelación.

Al mismo tiempo, la Directiva exige que el beneficiado por las medidas, procedimientos y recursos no actúe en abuso de Derecho o no tenga a su disposición medidas desproporcionadas que, eventualmente, pudieran no ya darle acceso a información a su vez confidencial o considerada secreto de un competidor contra el que se dirige, sino importunarle en su actividad comercial usual como consecuencia del inicio contra él de aquellas.

Plazo de prescripción para el ejercicio de las pretensiones sobre el fondo.- Es una cuestión que se deja a la libre decisión de los Estados miembros, quizás indebidamente, puesto que la diferente temporalización de los plazos de prescripción puede dar lugar a distorsiones en el mercado único. Piénsese, por ejemplo, en plazos distintos en diferentes Estados miembros cuando el supuesto infractor actúe en todos estos: podría darse la circunstancia de que en un Estado miembro ya no pudiera ser demandado (por haber prescrito la acción), mientras que en otro sí.

En todo caso, la Directiva tiene especial cuidado en establecer que los plazos de prescripción no sean superiores a seis años.

Enfoque «judicial» de las medidas, procedimientos y recursos.- La Directiva está claramente orientada a la solución «judicial» de la controversia derivada de la revelación (cfr. art. 9, que habla de «proceso judicial»; arts. 10 u 11, donde se menciona a las «autoridades judiciales»; o art. 15, titulado «publicación de las resoluciones judiciales»). Sorprende que la resolución del conflicto a través de un arbitraje o incluso una mediación haya sido excluida a priori por el legislador europeo. A nuestro juicio, no obstante, la omisión de este legislador no debería intepretarse como una formulación exclusivista de la resolución judicial de aquel. Nada debiera impedir a las partes, al amparo de un acuerdo de sumisión a arbitraje, someterse a los dictados de este.

Preservación confidencialidad del secreto comercial pendiente el proceso.- Lógicamente, es una exigencia del proceso sobre el fondo en controversias que surjan sobre el secreto comercial. Al respecto, la Directiva pone especial cuidado en que incluso se pueda limitar el número de personas que pueden acceder a cualquier documento que contenga secretos comerciales presentados por las partes o a las vistas. Tales medidas serán proporcionales y deberán garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

Medidas provisionales y cautelares.- También prevé la Directiva la posibilidad de que el titular del secreto pueda interesar la adopción de medidas provisionales y cautelares que impliquen no solamente el cese de la conducta supuestamente infractora y la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial, sino también la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras, o de importar, exportar o almacenar dichas mercancías, así como el embargo o incautación de las mismas a fin de impedir su circulación en el mercado.

Al solicitante de las medidas se le puede exigir la adopción de garantías que salvaguarden el riesgo de causar un daño o perjuicio a la persona frente a la que se adoptan. Los criterios a tener en cuenta a la hora de establecer esa cautela son, entre otros, el valor del secreto, el comportamiento de la demandante en la obtención, utilización o revelación del secreto comercial, el interés público o los intereses legítimos de terceros.

Cabe incluso que el juez acuerde la imposición de medidas correctivas, sin especificar cuáles la Directiva. No son excluibles, en este sentido, multas coercitivas.

Acción de indemnización por daños y perjuicios.- Finalmente, la Directiva prevé (art. 14) el derecho del demandante a exigir al infractor «que supiera o debiera haber sabido que se estaba involucrando en la obtención, utilización o revelación ilícitas» del secreto comercial, que le pague una indemnización por daños y perjuicios adecuada «respecto del perjuicio realmente sufrido como consecuencia» de los comportamientos sancionados.

Para determinar la cuantía de esa indemnización las autoridades judiciales tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como los perjuicios económicos, el lucro cesante del perjudicado, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor e incluso el perjuicio moral causado al titular del secreto comercial.

Conclusiones

En definitiva, la Directiva constituye un instrumento aceptable con el que preservar el carácter secreto de determinadas informaciones que, por su valor comercial, quien la haya creado y no pueda o no quiera protegerla mediante un derecho exclusivo de naturaleza industrial o autoral, pueda obtener los remedios jurídicos oportunos para su preservación secreta y su defensa en caso de infracción o violación de tal carácter secreto. 


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