El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia de fecha 10 de diciembre de 2015 (asunto C?603/14), en la que ha dado la razón a El Corte Inglés, que recurrió en casación la decisión del Tribunal General de desestimar su recurso contra el registro de la marca 'The English Cut', propiedad de la empresa de ropa del mismo nombre, alegando el riesgo de confusión para el público con una marca de renombre como la suya.
Los hechos
The English Cut, S.L. presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior. La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo 'The English Cut'.
Los productos para los cuales se solicitó el registro corresponden a la descripción siguiente: «Vestidos, excepto trajes, pantalones y chaquetas; calzados, sombrerería».
Frente a esta solicitud se opusieron las marcas anteriores «El Corte Inglés». La División de Anulación y la Sala de Recursos de la OAMI desestimaron respectivamente la oposición y el recurso presentado por El Corte Inglés.
El Corte Inglés alegó la existencia de tres marcas anteriores de las que era titular como eran la marca denominativa española El Corte Inglés y dos macas figurativas comunitarias con la forma del triángulo y las letras El Corte Inglés en su interior, aunque el Tribunal General de la UE consideró que meramente presentaban una ligera similitud conceptual dado que no tenían ninguna similitud visual ni fonética y, aunque las marcas tenían el mismo significado literal 'el corte inglés', los consumidores sólo repararían en su significado idéntico si traducían la marca 'The English Cut'.
El Tribunal General concluyó en su sentencia, de 15 de Octubre 2014 (Asunto: T- 515/12 El Corte Inglés, S.A vs OAMI), que los consumidores no asociarían conceptualmente ambas marcas de modo inmediato, deduciendo que los consumidores hispanohablantes no tienen un especial conocimiento del inglés y si bien se reconoció que las marcas de El Corte Inglés gozan de gran renombre, no había riesgo de confusión entre marcas dado que no eran similares a su juicio.
La Sentencia del TJUE
En su sentencia el TJUE anula la sentencia del Tribunal General al considerar que se equivocó pensando que no existía similitud entre ambas marcas y no había por tanto riesgo de confusión para el público y que debió examinar otros factores como la notoriedad o el renombre de El Corte Inglés, a la luz de la protección otorgada a las marcas de renombre. Y, en consecuencia, le ha devuelto el caso para que vuelva a pronunciarse.
Al llevar a cabo la apreciación global del riesgo de confusión, la Sala de Recurso consideró que las palabras «El Corte» y «Cut» constituían los elementos dominantes de los signos en conflicto y que el público relevante no sería capaz de establecer ninguna coincidencia conceptual entre ellos.
Concluyó que los signos en conflicto presentaban ciertamente una similitud conceptual mínima, pero que pese a ello eran globalmente diferentes, tanto en el plano visual como en el fonético. En cambio, por lo que respecta al plano conceptual, el Tribunal General señaló que los signos en conflicto tenían el mismo significado literal, a saber, «el corte inglés».
Señala el TJUE que “el Tribunal General debería haber examinado si el grado de similitud, pese a ser ligero, era suficiente, por concurrir otros factores pertinentes —como la notoriedad o el renombre de la marca anterior—, para que el público interesado estableciese un vínculo entre los signos en conflicto, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009”.
Pese a la similitud del significado, el Tribunal General consideró que los consumidores españoles sólo podrían percibir que los signos en conflicto tienen un significado idéntico después de haber traducido a su idioma el signo denominativo «The English Cut», lo que excluye que establezcan una asociación conceptual inmediata.
El TJUE también rechaza en su sentencia el argumento del Tribunal General de que la protección concedida a marcas de renombre no exige la asociación inmediata: “(…) esa motivación incurre en error de Derecho. En efecto, las infracciones contempladas en el artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento no requieren que la asociación que los consumidores puedan establecer entre los signos en conflicto sea inmediata”.
En virtud de todo ello, la Sala Novena del TJUE decide:
1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de octubre de 2014, El Corte Inglés/OAMI — English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882), en la medida en que declara que, dado que los signos en conflicto no presentan un grado de similitud suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, cabe deducir que tampoco concurren en el caso de autos los requisitos para la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.
2) Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
3) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea, pues en el presente asunto no se cumplen las condiciones para que el TJUE pueda resolver él mismo definitivamente el litigio, correspondiendo al Tribunal General determinar si el grado de similitud entre los signos en conflicto.
4) Reservar la decisión sobre las costas.
