J. M. Barjola. - Existen muchas maneras de incumplir un contrato de licencia de uso de software. Pero la consistente en modificar el código fuente de un programa para adaptarlo a las necesidades de quien disfruta su uso, cuando se carece de permiso para ello, es, además de un incumplimiento contractual, una infracción de derechos de propiedad intelectual. En este escenario, la parte perjudicada está legitimada para ejercer las acciones que la normativa comunitaria prevea en materia de derechos de autor.  

Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una reciente sentencia, en el Asunto C-666/18, IT Development contra Free Mobile, de 18 de diciembre de 2019.

La resolución está disponible en este enlace. 

Vía contractual o delictual

La sentencia del TJUE responde a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de París (cour d’appel de Paris) ante el conflicto entre una desarrolladora de software (IT Development) y una proveedora de servicios telefónicos francesa (Free Mobile) unidas por un contrato de licencia de uso de software. La controversia versa en decidir si optar por la vía del incumplimiento contractual en este contexto excluye al autor de la posibilidad de acogerse a la normativa comunitaria en materia de propiedad intelectual. 

Según el acuerdo firmado, IT development cedía el uso de uno de sus programas a Free Mobile para su disfrute. La licenciataria, sin embargo, no solo se limitó a utilizar el software conforme a lo estipulado, sino que además modificó su código fuente para adaptarlo a sus necesidades. Algo que la desarrolladora consideró, no sólo un incumplimiento contractual (dicha modificación estaba expresamente prohibida), sino además una vulneración de derechos de autor. 

IT Development consideraba que se había vulnerado el contrato, pues se había incumplido la cláusula por la que “se prohibía expresamente al cliente reproducir, directa o indirectamente, el paquete de aplicaciones, descompilar y/o realizar operaciones de ingeniería inversa sobre él, modificarlo, corregirlo, adaptarlo, crear obras secundarias y añadidas, directa o indirectamente, respecto de dicho programa informático”. 

Sin embargo, la empresa desarrolladora ejerció una acción por contrefaçon, una vía delictual propia del sistema francés para reclamar infracciones de derechos de autor conforme a la Directivas 2004/48/CE (relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual) y la Directiva 2009/24/CE (relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador). 

Dicha acción abre un procedimiento penal, no civil. Lo que llevó a que el Tribunal de Paris (le Tribunal de grande instance de Paris) desestimase la reclamación, pues consideró que el conflicto debía ser resuelto por la vía de la acción contractual, no la delictual. 

La sentencia del TJUE resume el razonamiento del tribunal francés así: “El [TGI de París] consideró que existían dos regímenes distintos de responsabilidad en materia de propiedad intelectual, uno delictual, en caso de vulneración de los derechos de explotación del autor del programa informático, tal como están designados por ley, y otro contractual, en caso de vulneración de un derecho que el contrato reserva al autor, y que, en el presente asunto, se reprochaba claramente a Free Mobile el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que se incardina en una acción por responsabilidad contractual, y no hechos delictivos de contrefaçon del programa informático”. 

Así, presentado recurso ante el Tribunal de Apelaciones, la justicia francesa elevó cuestión prejudicial al TJUE para conocer si la modificación de un software cedido por licencia de uso constituía “una infracción de los derechos de propiedad intelectual (con arreglo a la Directiva [2004/48]) sufrida por el titular del derecho de autor del programa informático reservado por el artículo 4 de la Directiva [2009/24] sobre la protección jurídica de programas de ordenador”, o bien podía “quedar sujeto a un régimen jurídico distinto, como el régimen de responsabilidad contractual de Derecho común.” 

De tal manera que se planteaba ante el tribunal de Luxemburgo la duda sobre si el titular de los derechos vulnerados podía beneficiarse de las garantías previstas en esta Directiva, independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional.

La respuesta del TJUE

El tribunal europeo concluye que el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador, relativo a los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor, está comprendido dentro del concepto de «infracciones de los derechos de propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48. Por tanto, el referido titular debe poder disfrutar de las garantías previstas en la Directiva en cualquiera de las situaciones, con independencia de que el régimen nacional prevea una vía específica o diferente de protección para el caso. 

En consecuencia, el legislador nacional sigue siendo libre de establecer las modalidades concretas de protección de los referidos derechos y goza de la potestad para definir, en particular, la naturaleza contractual o delictual de la acción que asiste al titular contra el licenciatario de un programa de ordenador, en caso de infracción de sus derechos de propiedad intelectual. 

Sin embargo, puntualiza el TJUE: “es indispensable que, en todos los supuestos, se cumplan los requisitos de la Directiva 2004/48”. En otras palabras, la vía civil no puede suponer una merma de los derechos inherentes del creador como autor de la obra. 

Se estima por tanto que los beneficios de la directiva deben imperar para aquellos autores que, como en el caso, han visto vulnerado sus derechos de propiedad intelectual. Todo ello, y esto es lo novedoso, con independencia del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional, siempre y cuando, el régimen de responsabilidad establecido no suponga “obstáculos” para que la protección de autor sea “efectiva” respecto a la normativa de protección de datos.