Victoria Pérez Royo.- Las empresas que meramente proporcionan el almacenamiento de productos por cuenta de un tercero, sin ser conscientes de que vulneran los derechos de marca, no están cometiendo una infracción. Así lo establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una reciente sentencia de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18), que considera que para que exista una infracción de los derechos de marca por parte de la empresa que proporciona el almacenamiento, esta debe perseguir, al igual que el vendedor, el objetivo de ofrecer las mercancías a la venta o ponerlas en el mercado.
El TJUE resuelve una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo de Alemania cuyo objetivo es la interpretación del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, en relación con la venta, a través de la plataforma comercial del sitio web amazon.de, por un vendedor tercero, de unos perfumes respecto de los cuales no tiene autorización del titular del derecho de marca.
Litigio principal
La empresa alemana Coty Germany es una distribuidora de perfumes que posee una licencia de la marca comunitaria, “Davidoff”. Por otro lado, Amazon ofrece a los vendedores terceros la posibilidad de publicar ofertas de venta de sus productos en el apartado «Amazon-Marketplace». Los contratos de compraventa de los productos comercializados de esta manera se formalizan entre los vendedores terceros y los compradores. Además, los vendedores terceros pueden participar en el programa Logística de Amazon, en el marco del cual los productos son almacenados por sociedades del grupo Amazon, que explota un depósito de mercancías.
En el caso, Coty Germany afirma que dos empresas del grupo Amazon infringieron sus derechos de marca al almacenar y despachar botellas de perfume "Davidoff Hot Water", ofrecidas a la venta por terceros en Amazon-Marketplace (www.amazon.de), pese a que esos productos no se comercializan en el mercado de la UE con su consentimiento. La empresa alemana solicitó a los tribunales nacionales que ordenasen a Amazon el cese de la conducta infractora consistente el almacenamiento y envío, por ella misma o por terceros, en el tráfico económico en Alemania, de perfumes provistos de la marca «Davidoff Hot Water». Sin embargo, por su parte, Amazon alegó que ella se limitó a tener en depósito los productos de que se trata, sin ponerlos ella misma a la venta o comercializarlos, así como que tampoco pretendía ponerlos a la venta o comercializarlos, por lo que no estaría infringiendo ningún derecho marcario.
Tanto en primera como en segunda instancia los tribunales alemanes declararon que Amazon no había ofrecido ella misma las mercancías a la venta ni las había puesto en el mercado, sino que había sido el tercero vendedor el que ha perseguido por sí solo ese objetivo. Por todo ello, los tribunales alemanes consideraban que las empresas de Amazon no habían utilizado ellas mismas la marca Davidoff.
La sentencia del TJUE resuelve la cuestión prejudicial presentada por Tribunal Supremo de Alemania, acerca de si las empresas que almacenan productos que infringen el derecho de marca sin ser conscientes de ello, aunque sea para la venta de terceros, supone una utilización de dicha marca sin autorización de su titular, y por tanto, constituye una infracción marcaria en virtud del art. 9.2.b) del Reglamento 207/2009 y el art. 9.3.b) del Reglamento 2017/1001 sobre marcas de la Unión Europea.
La respuesta del TJUE
La finalidad del artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 es ofrecer al titular de la marca un instrumento legal que le permita prohibir y, de este modo, hacer cesar, cualquier uso de su marca que efectúe un tercero sin su consentimiento.
El tribunal europeo recuerda que el término «uso» implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala en la sentencia que el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, cuyo contenido se reproduce esencialmente en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, enumera de manera no exhaustiva los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, mencionando exclusivamente comportamientos activos por parte del tercero. De esta forma, el tribunal recoge que “solo un tercero que tiene el dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso tiene efectivamente la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición”. Por tanto, crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo.
El Abogado General ya recordó en sus conclusiones que para que el depósito de productos provistos de signos idénticos o similares a marcas pueda calificarse de uso de estos signos, resulta necesario que el operador económico tenga como finalidad el ofrecimiento o comercialización de dichos productos.
En la sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda, en relación con la explotación de una plataforma de comercio electrónico, que “son los clientes vendedores del operador de este mercado electrónico y no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado”. De este modo, el TJUE considera que si Amazon, en nombre de un tercero vendedor, únicamente almacena mercancías sin ser consciente de que infringen los derechos de marca, no puede considerarse la conducta como un uso de la misma, y por tanto, no está cometiendo un infracción marcaria.
