Victoria Royo Pérez. - El registro de la marca española “Gratis! Shops” no vulnera la normativa de marcas. Así lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo nº 625/2020, de 23 de noviembre de 2020. El alto tribunal español ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa turca Holding Anonim Sirketi Türkiye Cumhuriyeti para que se declarase la existencia de mala fe en el momento de la solicitud de marca española "Gratis! Shops las tiendas donde tu dinero vale más", comercializada a través de la cadena de perfumerías Primor.

El tribunal considera que no consta que el registro de la marca española se hiciera para obstaculizar una eventual y previsible entrada de la demandante en el mercado español, ni para especular, sino para usarla. De este modo, ni el hecho de que el solicitante conociera las marcas registradas y empleadas en el extranjero, ni la mera semejanza entre los signos y el eventual riesgo de confusión, son suficientes para oponer la nulidad del registro de la marca del demandado. 

El origen del conflicto

El caso se remonta al año 2011, cuando las entidades Gratis Shops Spain S.L., Rosa Crema S.L., Blanco Limón S.L., y Ezequias, solicitaron ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la marca "Gratis! Shops las tiendas donde tu dinero vale más" en Clase 35,. Dicha marca es similar a la marca de la demandante, “gratis”, registrada en Turquía, y la cuál únicamente ha sido utilizada en dicho país. 

La demanda interpuesta por la empresa turca Holding Anonim Sirketi Türkiye Cumhuriyeti se desestimó en primera instancia en su totalidad, la cual fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada, desestimándose nuevamente. A continuación, la empresa interpone recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el Tribunal Supremo y alega la infracción del art. 51.1.b) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, al no haber enjuiciado el tribunal de apelación, la mala fe del solicitante del registro de la marca española de acuerdo con los criterios sentados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo sobre registros de mala fe.

No se demuestra la mala fe del solicitante

Aunque en el caso es cierto que existe una semejanza entre el signo que constituye la marca española registrada por el demandado y los signos que la demandante tiene registrados en Turquía, además de que ambas se aplican a productos o servicios idénticos o similares, el Tribunal Supremo considera que un eventual riesgo de confusión no es suficiente para que el titular de una marca extranjera, que no está registrada ni la usa en España, sin que tampoco sea notoriamente conocida, pueda oponerse al registro en España del signo por un tercero. 

Así, la sentencia recuerda que la prohibición relativa del art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, queda reservada al titular de una marca registrada previamente en la oficina española o que, aun no estando registrada, en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sea notoriamente conocida en España.

De este modo, ni el hecho de que el solicitante conociera las marcas registradas y empleadas en el extranjero, ni la mera semejanza entre los signos y el eventual riesgo de confusión, son suficientes para oponer la nulidad del registro de la marca del demandado. Debe concurrir algo más, lo que confiere el desvalor de la mala fe al registro de la marca. 

A este respecto, la jurisprudencia de los tribunales europeos ya señala que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, de que concurre la mala fe en el momento de la solicitud. En este sentido, el Tribunal Supremo recuerda que las normas europeas en materia de marcas tienen por objeto, en particular, “contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia”. 

En definitiva, a la vista de las circunstancias de este caso, no puede concluirse que el registro de la marca española no tuviera por guía participar de forma leal en el proceso competitivo, pues no se solicitó con la finalidad de aprovecharse del prestigio de la demandante (no hay aprovechamiento de la reputación ajena) ni tampoco para obstaculizar la actividad de la demandante en el mercado español. Por ello, el Tribunal Supremo concluye que “el posible o eventual menoscabo de los intereses de la demandante, se habría llevado a cabo de un modo conforme a las prácticas leales”.