Con fecha 7 de julio de 2021, se ha dictado por el Tribunal Supremo sentencia por la que se ha desestimado el recurso extraordinario de infracción procesal y de casación interpuesto por la entidad ALVIC GRUPO MOBILIARIO contra la sentencia de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en patentes, de fecha 13 de julio de 2018, que había declarado nula, en su integridad, la patente nº 2.378.679 (en lo sucesivo “679”), por insuficiencia en la descripción. Dicha patente había sido concedida con examen previo.
La patente consiste en un procedimiento para la fabricación de elementos con acabado brillante para la realización de muebles y otros objetos, (R1 a R4), así como el propio producto (R5).
Tramitación hasta el Tribunal Supremo
Con fecha 18 de octubre de 2013, la entidad ALVIC MOBILIARIO interpuso demanda de juicio ordinario solicitando la condena a GRUPO CORNAVIN, por supuestamente estar vulnerando los derechos de la patente de su titularidad nº 679, en particular de la R5 de la patente. GRUPO CORNAVIN contestó a la demanda, negando la infracción e interponiendo demanda reconvencional por nulidad de patente, por insuficiencia en la descripción y falta de actividad inventiva de las 5 reivindicaciones de la patente.
Tras los trámites legales oportunos, el Juzgado de lo mercantil nº 11 de Madrid dictó sentencia en fecha 12 de mayo de 2016 estimando parcialmente la demanda reconvencional, declarando nula la R5 de la patente, por falta de actividad inventiva. Dado que ALVIC había demandado a GRUPO CORNAVIN por infracción de, precisamente, dicha R5, el Juzgado no entró a valorar la infracción, dado que había declarado la falta de validez de dicha R5.
Tanto ALVIC como GRUPO CORNAVIN interpusieron recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo mercantil nº 11 de Madrid.
La Audiencia Provincial de Madrid, mediante sentencia de fecha 13 de julio de 2018 estimó el recurso de apelación de GRUPO CORNAVIN, estimado en su integridad la demanda reconvencional, y declarando nula la patente 679 por insuficiencia en la descripción, desestimando íntegramente el recurso de apelación de ALVIC.
La ratio decidendi de esta sentencia es que en el procedimiento descrito en la R1 a R4 no se concreta la densidad de barniz necesaria en las varias capas que se han de realizar para obtener la invención.
En efecto, la R1 de la patente consiste en un procedimiento en el que, entre otras características, se aplican dos capas de barniz sobre el papel melamínico; una primera “de poco gramaje (el gramaje es la densidad del barniz aplicado)”, y una segunda “de gramajes superiores al de la capa inicial”.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, teniendo en cuenta la prueba testifical de un exempleado de ALVIC, que había participado en la invención, consideró que la primera capa de barniz tenía que ser de 8 a 16 gramos por metro cuadrado, y que la segunda debía estar entre 100 y 150 gramos por metro cuadrado, por lo que no habiéndose establecido dichas horquillas en la patente, y habiendo
Frente a esta sentencia, ALVIC interpuso recurso extraordinario de infracción procesal y recurso de casación. Tras dos años y medio en fase de admisión, el Tribunal Supremo mediante diligencia de ordenación de 3 de febrero de 2021, admitió los recursos extraordinarios de ALVIC, interpuestos por un prestigioso abogado, exmagistrado del Tribunal Supremo. GRUPO CORNAVIN presentó escrito de oposición a dichos recursos, razonando que las premisas de las que se parte en los escritos de interposición de dichos recursos son erróneas y por tanto su desarrollo y sus conclusiones.
Contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de julio de 2021
La sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2021 resuelve el motivo de infracción procesal y el motivo de casación, a partir de la página 9.
Respecto a la infracción procesal, la representación de ALVIC había sostenido que la conclusión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de que la patente 679 está insuficientemente descrita era arbitraria, en la medida en que constan en la propia patente pruebas de laboratorio que constatan que era posible ejecutar la invención.
Sin embargo, GRUPO CORNAVIN, en su escrito de oposición al recurso extraordinario de infracción procesal, puso de manifiesto que precisamente se había solicitado al titular de la patente que aportara las pruebas de laboratorio que se mencionan en la patente, y que ALVIC no lo hizo. Que, además, en el acto de juicio, se preguntó por esta cuestión al perito de ALVIC y al perito de AIDIMA (entidad en la que se menciona en la patente que se habían hecho dichas pruebas de laboratorio), sin que quedara claro en absoluto el resultado de dichas pruebas.
Siendo así, el Tribunal Supremo desestima el recurso de infracción procesal interpuesto por ALVIC, en la medida en que no considera que la decisión de declarar nula la patente por insuficiencia en la descripción sea arbitraria. Es decir, con base en los hechos consistentes en que es posible obtener el objetivo perseguido con la invención, si la primera capa de gramaje es entre 8 y 16 gramos por metro cuadrado de barniz, y la segunda capa, de 100 a 150 gramos, la conclusión de la sentencia recurrida de que la patente no está descrita de forma que un experto en la materia pueda ejecutarla, no es arbitraria.
Un segundo motivo de desestimación del recurso de infracción procesal es, según expone la sentencia que estamos comentando en el apartado 2 del Fundamento de derecho Segundo, que el problema planteado afecta a una valoración jurídica, y que por ello lo que es impugnable es la valoración jurídica que se plantea en el primer y único motivo casacional, que resuelve en el siguiente Fundamento de derecho.
Respecto al recurso de casación, tras exponer el argumento del motivo casacional, consistente en esencia en que la sentencia recurrida no es coherente con el unitario modelo de experto medio utilizado por la Jurisprudencia, al negarle, supuestamente, la capacidad a dicho experto de hacer los ajustes necesarios para “adaptar la invención al fin determinado”.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación con base en los siguientes razonamientos.
De entrada, explica el argumento de la sentencia recurrida, que consiste en declarar la insuficiencia en la descripción, porque la R1 de la patente incluye como elemento caracterizador que la primera capa de barniz tenga “poco gramaje” y que la siguiente o siguientes capas de barniz tengan “gramajes superiores al de la capa inicial”, razonando que un experto en la materia no puede ejecutar la invención si no se especifica el grado de gramaje en cada caso.
La sentencia recurrida había concluido que la invención solo funcionaba si las capas estaban en los mencionados rangos, pues si superaba ese rango, presentaba problemas.
El Tribunal Supremo, para resolver el recurso de casación, y tras mencionar que se trata de una materia casuística, trae a colación tres consideraciones respecto a la insuficiencia en la descripción emanadas de la cámara de recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO):
- Que el fracaso de un procedimiento patentado no afecta a su reproducibilidad si solo son necesarios unos pocos intentos para transformar el éxito en fracaso, siempre que los intentos se mantengan dentro de unos límites razonables y no requieran actividad inventiva, citando la resolución de la Cámara de recursos de la EPO nº T931/91.
- La reproducibilidad de una invención no se ve afectada si la selección de los distintos parámetros es una cuestión rutinaria, basándose en el conocimiento general común, citando a estos efectos la resolución de la Cámara de recursos de la EPO T 107/91.
- Reproduce parcialmente la resolución T721/89 de dicha Cámara de recursos de la EPO, que establece que si la invención reivindicada puede llevarse a cabo con la ayuda de pocos pasos adicionales no divulgados, siendo lo esencial que cada uno de esos pasos adicionales sea tan evidente para el experto, que a la luz de su conocimiento general común, resulte superflua una descripción detallada del mismo.
Una vez expuesta la base legal para resolver el recurso de casación, el Tribunal Supremo establece que en el presente caso, el experto sobre la materia no es distinto de aquél al que se debería acudir para juzgar sobre la actividad inventiva, citando a tal efecto, sentencias del propio Tribunal Supremo, nºs 334/2016, de 2º de mayo y 532/2017, de 2 de octubre, que describen al experto como quien posee el conocimiento común general sobre la materia, tiene acceso al estado de la técnica en su totalidad y finalmente, no es creativo, y se ve afectado por los prejuicios entonces existentes en el estado de la técnica.
A pesar de que el Tribunal Supremo considera discutible la sentencia recurrida a este respecto, en aplicación de la doctrina de la Cámara de recursos y de las sentencias citadas del Tribunal Supremo, entiende que la conclusión de la sentencia recurrida no es arbitraria y por tanto no cabe casarla.
Reproducimos el último párrafo del fundamento de derecho Cuarto, en el que explica el motivo por el que la sentencia recurrida es acorde a las reglas legales y jurisprudenciales, de forma tan clara, sencilla y fundamentada:
Conclusiones
1. La sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2021 ha profundizado en la causa de nulidad del artículo 112.1.b) de la Ley de Patentes 24/15, y en particular en la figura del experto medio.
2. Declara que, en el caso concreto, es razonable y no arbitraria la conclusión de la sentencia recurrida, de considerar que la R1 de la patente no se ha descrito suficientemente para que un experto en la materia pueda ejecutarla, al no haber concretado la cantidad de gramaje que es necesaria para la primera y sucesivas capas de barniz que el procedimiento de la R1 de la patente prevé (pudiendo haberlo hecho dentro de los márgenes que el testigo comentó en el acto de juicio, es decir, de 8 a 16 gramos metros cuadrado la primera capa, y de 100 a 150 gramos/metro cuadrado la segunda capa), y ser necesarias múltiples pruebas para que la invención consiga el resultado reivindicado.
3. Que la R5 de la patente (de producto) había sido declarada nula, también, por falta de actividad inventiva en este procedimiento, por la sentencia de primera instancia, que no fue confirmada por la sentencia recurrida (Vid. F.D. Cuarto).
4. Que la R5 de la patente también fue declarada nula por falta de actividad inventiva,), en otro procedimiento paralelo seguido por ALVIC contra un tercero, MADERAS BRICONOVA, que se siguió también ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid (sentencia de 22 de diciembre de 2017, rollo de apelación 100/2016) que era firme en el momento en que se dictó la sentencia recurrida, de 7 de julio de 2018. como así lo menciona la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sentencia recurrida).
5. En consecuencia, la patente 679 ha sido declarada nula por varios motivos, (i) en su totalidad, por insuficiencia en la descripción, y (ii) la R5, también por falta de actividad inventiva.
Como conclusión adicional, este caso demuestra que los examinadores de las oficinas de patentes no son infalibles, pues se ha declarado nula la patente 679 concedida con examen previo, es decir, examinada por la Oficina Española de Patentes y Marcas antes de su concesión, por lo que en caso de que exista base para solicitar la nulidad de una patente, el hecho de que haya sido concedida con examen (como lo son todas las solicitadas y concedidas con la nueva ley de patentes 24/15) no es determinante.
