Los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y las denominaciones sociales tienen en com?n el hecho de constituirse en un elemento identificador de la empresa en el tr?fico mercantil. Sin embargo, no es esa la finalidad que la normativa espec?fica que los regula les atribuye a ambos. Mientras los signos distintivos tienen por objeto identificar a la empresa, su actividad, su funcionamiento en el mercado con otros agentes prestando servicios o entregando productos, todo ello evitando el riesgo de confusi?n con estos otros agentes, la denominaci?n social por su parte tiene la funci?n de individualizar a las personas jur?dicas como sujetos de derechos y obligaciones.
Siendo la anterior distinci?n de com?n aceptaci?n por la jurisprudencia ( SSTS 21 de octubre de 1994, 26 de junio de 1995 entre otras) y la doctrina, lo cierto es que la confusi?n existente en el tr?fico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales ha determinado que la Ley 17/2001 de Marcas, de 7 de diciembre de 2001 (en adelante LM), intente establecer unas normas por las han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o confusi?n.
La LM, ha intentado esclarecer este antiguo debate sobre la compatibilidad de los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y de las denominaciones sociales, estableciendo tres reglas al respecto:
La prohibici?n de registrar como marca ?la denominaci?n social de una persona jur?dica que antes de la fecha de presentaci?n o de prioridad de la marca solicitada identifique en el tr?fico econ?mico a una persona distinta del solicitante, si, por ser id?ntica o semejante a estos signos y por ser id?ntico o similar su ?mbito de aplicaci?n existe un riesgo de confusi?n en p?blico? (art. 9.1 d) LM).
El mandato a los ?rganos registrales competentes para que, en el proceso de otorgamiento o verificaci?n de denominaciones de personas jur?dicas, denieguen la raz?n social solicitada si coincidiera con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los t?rminos establecidos en la Ley de Marcas, salvo que medie autorizaci?n del titular de la marca o nombre comercial. ( D. A. 14? LM)
Por ?ltimo, acuerda la disoluci?n de pleno derecho de la sociedad que mediante su denominaci?n social violase el derecho de marca, si dicha violaci?n fuese determinada por sentencia firme, y la sociedad no hubiese procedido a su modificaci?n en el plazo de un a?o. ( D.A. 17? LM)
Mediante esta regulaci?n la Ley de Marcas intenta coordinar dos registros distintos como son la OEPM (Oficina Espa?ola de Patentes y Marcas) y el Registro Mercantil mediante un criterio de prioridad, no podr?n registrarse marcas que coincidan con denominaciones sociales previas, pero tampoco podr?n otorgarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados.
Las dos primeras prohibiciones operan de ra?z, es decir en el momento de otorgamiento de la marca o en el momento de concesi?n de la denominaci?n social, obligando a ambos ?rganos a tener en cuenta la existencia de una denominaci?n social o de un signo distintivo notorio o renombrado que pudiese inducir a confusi?n, sin embargo cuando la marca no es notoria o renombrada es cuando surge el problema, pues el Registro Mercantil Central puede conceder una denominaci?n social que infrinja el derecho de propiedad industrial previo del titular de la marca.
?Qu? alternativas nos quedan en esta situaci?n? ?Qu? tipo de protecci?n se le otorga al titular de una marca frente a una denominaci?n social posterior id?ntica o similar, que pueda inducir a confusi?n en el tr?fico mercantil? ?Qu? hacer si una denominaci?n social viola nuestro signo distintivo?
En primer lugar, requerir al titular de la denominaci?n social el cese en el uso de la misma, y solicitarle el cambio de denominaci?n, previa acreditaci?n de nuestro derecho de marca previo. Esta circunstancia es b?sica, el registro de la marca o nombre comercial ha de ser previo a la denominaci?n social que se pretende rechazar, y haber venido utiliz?ndose por su titular en el tr?fico mercantil, convirti?ndose en un elemento identificador de su actividad o empresa.
Si la solicitud no es atendida, no tendremos otra v?a que hacer valer nuestros derechos judicialmente, acreditando la confusi?n existente entre nuestra marca y la denominaci?n social posterior, y pudiendo en su caso solicitar medidas cautelares que impidan que el perjuicio a nuestro derecho sea a?n mayor.
De optar por esta v?a tendremos a nuestro favor la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en diversas sentencias (SSTS 11 de marzo de 1977, 7 de julio de 1980, 24 de enero de 1986, 31 de diciembre de 1996 y 28 de septiembre de 2000 entre otras) se ha manifestado a favor del principio de prioridad en la inscripci?n de la marca. Hemos de destacar muy especialmente la STS de 16 de julio de 1985, el denominado ?Caso Domestos?, donde el Tribunal Supremo reconoce el derecho de una sociedad ? Lever Iberica, SA?, que ten?a registrada la marca ?Domestos? desde el a?o 1961, a que ?sta prevalezca sobre una denominaci?n social posterior, en concreto ?Domestos, SA?, y ello por un motivo evidente ? La nueva denominaci?n social puede encubrir un acto apropiatorio de los derechos adquiridos por la m?s antigua denominaci?n, a la par que un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno?.
Una vez consigamos hacer valer nuestro derecho mediante sentencia firme, s? operar? la mencionada DA 17? LM pero habremos de esperar todav?a un a?o para que el titular de la denominaci?n social proceda a su modificaci?n, y en caso de no hacerlo podremos solicitar del Registrador mercantil la disoluci?n de la sociedad y la pr?ctica del asiento de cancelaci?n.
Todo ello sin perjuicio de la indemnizaci?n establecida en el art. 44 LM y que podr? fijar el Tribunal que acuerde el cese en el uso de la denominaci?n social por violaci?n de la marca.
Como se puede observar la protecci?n de la marca frente a una denominaci?n social posterior e id?ntica, o que pueda inducir a confusi?n, puede convertirse en una camino procesal arduo, durante el cual se puede perjudicar tanto al valor de la marca como a los derechos de su leg?timo titular, es por ello que hemos de insistir en la necesaria coordinaci?n de los registros de signos distintos y de los registros societarios para evitar situaciones como la comentada, y en este sentido hemos de recalcar la importancia del cumplimiento del mandato establecido en la DA 18? LM, que indica que el Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, ?remitir? al Congreso de los Diputados un proyecto de ley sobre el r?gimen de las denominaciones sociales de las entidades jur?dicas?. Esperemos que dicho proyecto de ley no se haga esperar y que pueda ayudar a poner un poco de luz en esta materia.
Jose Luis Luce?o Oliva.
Director Jur?dico Grupo Puma
