Laura Montoya

Asociada en ABG Intellectual Property, Responsable del Departamento de Legal & Litigios de ABG Intellectual Property

Antecedentes

La sociedad Nador Cott Protection SARL es titular de los derechos sobre la variedad vegetal protegida ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) sobre de mandarino Nadorcott. Los derechos sobre esta variedad han sido gestionados por varias entidades (Carpa dorada, Gestión de Licencias Vegetales o GESLIVE y el Club de Variedades Vegetales Protegidas).

Por otro lado, desde el año 2006, la sociedad Pardo explota una plantación de mandarinos de la variedad Nadorcott en una parcela de la localidad de Alhama de Murcia (Murcia) (4 457 árboles).

El 30 de octubre de 2007, Geslive remitió un requerimiento a Pardo para que cesara en la explotación de esa variedad vegetal, mientras no solicitara la correspondiente licencia. El 30 de marzo de 2011, la sociedad Club de Variedades Vegetales Protegidas envió otro requerimiento a Pardo.

En noviembre de 2011, la Club de Variedades Vegetales Protegidas (CVVP) inició acciones legales de infracción de la variedad vegetal. El Juzgado de lo Mercantil desestimó esta demanda alegando que había expirado el plazo de prescripción de tres años previsto en el Reglamento UE de Variedades Vegetales pues el titular conocía de los actos de explotación realizados por dicha sociedad por lo menos desde el 30 de octubre de 2007 (fecha del primer requerimiento). La sociedad Club de Variedades Vegetales Protegidas recurrió ante la Audiencia Provincial de Murcia. Esta señaló, por una parte, que los actos de infracción se habían reiterado en el tiempo (es decir, no habrían prescrito porque cada nuevo acto de infracción — es decir, cada acto de venta, de producción, de importación, etc.— da lugar al inicio de un nuevo plazo de prescripción, en lo que se denomina «teoría de los actos continuados» y, por otra parte, que la prescripción se había interrumpido en noviembre de 2011 mediante el inicio de acciones legales). Pardo interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo cuestionando la interpretación que la Audiencia Provincial hizo del Reglamento en relación con la prescripción.

Los tribunales españoles consideran que cada nuevo acto de infracción da lugar a un nuevo plazo de prescripción, en lo que se denomina «teoría de los actos continuados», de manera que las acciones no prescriben hasta que transcurre el plazo de prescripción previsto desde el día en que terminó el último acto de infracción. El Tribunal Supremo remitió al Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial preguntando si esta interpretación (que se aplica de modo general en marcas, patentes y diseños) es extrapolable al Reglamento UE que regula las variedades vegetales.

Sentencia

El Tribunal de Justicia declara que el Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el plazo de prescripción de tres años comienza a correr (independientemente de que el acto infractor de una variedad protegida continúe y de la fecha en que ese acto haya cesado), en la fecha en que, por una parte, se haya concedido finalmente la protección UE de obtención vegetal y, por otra, el titular de la protección comunitaria haya tenido conocimiento de la existencia del acto y de la identidad de su autor (por ejemplo, el envío del requerimiento).

El TJUE considera que el Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que el final del último acto de infracción da inicio al plazo de prescripción de las referidas acciones. Esta interpretación, sostenida por CVVP, no solo sería contraria al tenor del Reglamento, sino que equivaldría a añadir otro requisito, no previsto por el legislador de la Unión.

Valoración

Desde hace años, los titulares de derechos de propiedad industrial confiaban en la «teoría de los actos continuados», que permitía demorar el inicio de acciones de infracción sin riesgo de que se considerasen prescritas. Los tribunales venían considerando que el plazo de prescripción se volvía a iniciar cada vez que se producía un nuevo acto de infracción. Así, si —por ejemplo— la infracción había terminado en 2018 (digamos la última venta del producto infractor), dispondríamos hasta 2023 para demandar.

La sentencia considera —sin embargo— que esto no es aplicable a las variedades vegetales porque es contraria al tenor del Reglamento e implica añadir otro requisito que no se prevé en dicho Reglamento.

Esto puede tener diversas implicaciones dependiendo de cómo interprete el Tribunal Supremo esta sentencia:

- Es posible que el Tribunal Supremo dé marcha atrás y reinterprete la prescripción de todas las acciones de infracción de derechos de propiedad industrial, olvidándose de la teoría de los actos continuados. En este caso, los titulares de derechos tendrán que «correr» para evitar la prescripción de sus acciones. Ello implicaría dar un vuelco al modo en que en las últimas décadas se interpreta la prescripción en propiedad industrial.

- Que se haga una aplicación diferente del dies a quo del cómputo del plazo de prescripción en variedades vegetales al que se hace en —por ejemplo— marcas o patentes. Esta disparidad de criterios podría implicar un tratamiento desigual de este plazo según estemos ante un derecho de propiedad industrial u otro (marcas, patentes y diseños vs. Variedades vegetales).

Tendremos que estar muy pendientes de la sentencia que dicte el Tribunal Supremo en este asunto por si nos da luz sobre el futuro que nos espera en esta materia.