Eduardo Romero. -Un empresario registra su propia marca, adquiere notoriedad y quiere impulsarla mediante la creación de una página web. Sin embargo, puede ocurrir que este dominio ya está “ocupado” por alguien que no le esté dando ningún uso, con el único fin de obtener una contraprestación económica del que sería su legítimo propietario, que puede acabar obteniendo su derecho por la vía jurídica.

Esta es la solución a la que ha llegado el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, que en su reciente sentencia 185/2019 (DISPONIBLE AQUÍ) ha estimado el recurso presentado por el Despacho ABOGA2, quien han visto reconocido su derecho al uso del dominio web del mismo nombre.

Registro de la marca “ABOGA2”

En el año 2015, la fue registrada la marca bajo el sobrenombre de “ABOGA2”. Según informa uno de los letrados del despacho, una vez que se disponían a crear la web con el dominio www.aboga2.es, este se encontraba ya en uso.

Desde el despacho, que actualmente hace uso del dominio aboga2.eu, se realizó un intentó por ponerse en contacto con el propietario, que no estaba dando uso al dominio, y quien les pidió una suma de dinero a cambio de obtener esa URL. Posteriormente, se inició demanda contra la entidad mercantil propietaria del dominio.

Registro de Marcas y prohibición de uso a terceros

El sistema de registro de marcas de nuestro ordenamiento permite obtener la titularidad de la misma y el respaldo del Estado. La doctrina del Supremo en su STS de 26 de junio de 2003, aun dictada al amparo de la ley anterior, establece un derecho subjetivo de exclusiva utilización a favor del actor que presenta un aspecto positivo y negativo. El aspecto positivo se refiere a la facultad de aplicar la marca tanto en la venta como en publicidad, mientras que el aspecto negativo es la facultad de prohibir a terceros el uso de la marca.

Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca mediante la acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada empezase a ser utilizada (artículo 2.2 de la Ley de Marcas).

Aunque la vigente regulación del artículo 6.1 de la Ley de Marcas ya no hace referencia a la triple identidad de fonética, gráfica o conceptual, la doctrina estima que tal criterio sigue siendo un test idónea para corroborar la coincidencia entre marcas y la correcta aplicación de la facultad de prohibición del artículo 34.2 Ley de Marcas. Dicha facultad es válida para productos y servicios idénticos o similares que puedan llevar riesgo de confusión. También se reconoce el derecho cuando no sean similares pero se trate de una marca notoria o de renombre y concurran los presupuestos de utilización que puedan inducir a una conexión entre ambas marcas.

“Ciberokupas” y compraventa de dominios web

La globalización de Internet ha desembocado en una pugna por destacar por encima de los competidores. Desde la creación del primer dominio web en 1985, millones de URL han proliferado con el paso de los años, así como las páginas de compraventa de los mismos.

En este sentido, refleja la sentencia, la diferencia entre la marca y el nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos transcendentales en derecho marcario, que son los principios de territorialidad y de especialidad. De esta forma, el nombre de dominio es unívoco y universal con independencia del territorio y aun del uso que se haga del mismo.

Por ello, en el presente caso se aprecia mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico a la eventual potencialidad de una marca susceptible de registro por parte de titulados de Derecho que quieran ejercer. En el presente supuesto, puede apreciarse el ánimo de lucro, hasta el punto de que explícitamente viene a admitirse que se trata de haber obtenido dominios con el ánimo de llevar a cabo una venta en un futuro a un potencial cliente que sí vaya a explotar el tráfico económico de la marca. Asimismo, aclara el tribunal que “el proceder de la demandada no puede verse amparado en este sede con la sola invocación de la prioridad temporal de su registro”.

Condenados a traspasar la propiedad del dominio

En su fallo, el Juzgado de lo Mercantil estima la demanda interpuesta por el letrado del despacho, a quien se le reconoce como legítimo propietario del dominio “aboga2.es” .