VICTORIA ROYO PÉREZ. - El TSJ de Madrid desestima el recurso de Estévez Abeledo e impide el registro de su marca por ser incompatible con las marcas previas Estévez y Grupo Estévez para bebidas alcohólicas. El tribunal considera que la doble identidad o semejanza entre el vocablo principal de ambas marcas (ESTEVEZ) y los bienes servicios o actividades identificados por los signos (bebidas alcohólicas), es causa de denegación del registro por comportar riesgo de confusión en los consumidores, riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior.
La sentencia del TSJ está disponible en este enlace.
Así, se desestima el recurso interpuesto por el solicitante de la marca mixta Estévez Abeledo contra la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y se confirma la resolución administrativa que justificaba la denegación en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas.
El origen del conflicto comenzó el 28 de abril de 2017, cuando tras ser depositada en la OEPM la solicitud de nombre comercial ESTÉVEZ ABELEDO como marca mixta para distinguir productos de la clase 33 (Bebidas alcohólicas, excepto cervezas), fue formulada oposición por la mercantil José Estévez, S.A., siendo denegado el registro, y posteriormente confirmada la resolución en vía de alzada.
Agotada la vía administrativa, el titular de Estévez Abeledo interpuso un recurso contencioso contra la OEPM y la mercantil José Estévez, solicitando que se anulase y se dejase sin efecto la resolución recurrida y, en su lugar, el tribunal ordenase la concesión del nombre comercial en la clase 33ª para la que fue solicitado.
Distintividad y especialidad marcaria
En el texto de la sentencia se aclaran dos conceptos básicos en relación con el derecho marcario: la distintividad y la especialidad.
En primer lugar, el tribunal subraya que la característica esencial de una marca es su distintividad, que será la que le permitirá su segura identificación y reconocimiento por los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás.
En segundo lugar, la sentencia recuerda que “el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios”, es decir, su especialidad marcaria. Así, el tribunal señala (citando, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, 1658/2016 de 6 Jul. 2016, Rec. 3712/2015, y las que en ella se citan) que esta asociación de signo y producto se considera plena cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Aclarados los conceptos de distintividad y especialidad, continúa la sentencia subrayando que basta con que no se dé una de las circunstancias que se contemplan en el artículo 6.1.b ) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto supone que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
En el caso concreto, siendo idénticos los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria (productos de la clase 33: bebidas alcohólicas, excepto cervezas) el tribunal considera que el grado de similitud o semejanza entre los signos comporta riesgo de confusión en los consumidores, al incorporarse dentro del que pretende registrarse (ESTEVEZ ABELEDO) el vocablo de la marca prioritaria "ESTEVEZ". Se da, por tanto, identidad en el término denominativo principal ESTEVEZ, al ser este el primero de los que componen el conjunto y el que se retiene como elemento identificador por el consumidor, debiendo entonces extremarse el rigor comparativo cuando, como es el caso, se da plena coincidencia en el ámbito aplicativo y sin que la grafía que incorpora el signo solicitado sea por sí sola suficiente como enervar el riesgo de confusión y/o asociación aludido.
Por tanto, en el caso concreto el tribunal confirma la resolución de la OEPM, y considera aplicable al caso concreto la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y la prioritaria semejanzas determinantes entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación que generan un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en definitiva, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por el demandante.
