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Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Ficha:
  • rgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE nm. 294 de
  • Vigencia desde 31 de Julio de 2002. Esta revisin vigente desde 06 de Marzo de 2011

Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La presente Ley tiene por objeto el rgimen jurdico de los signos distintivos, categora jurdica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. La legislacin sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el artculo 149.1.9. de la Constitucin.

Las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de Marcas, dando lugar a una nueva Ley, obedecen a tres rdenes de motivos. El primero, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autnomas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra legislacin de marcas las disposiciones de carcter comunitario e internacional a que est obligado o se ha comprometido el Estado espaol. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurdico ciertas normas de carcter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prcticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Informacin.

II

En lo que se refiere a los motivos de carcter constitucional, la Ley plasma fielmente los criterios jurisprudenciales de delimitacin de competencias, atribuyendo stas a los rganos autonmicos o estatales conforme a lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Los puntos de conexin se fijan de un modo amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios del sistema de registro y facilitarles un adecuado acceso a esta especial propiedad que constituye la proteccin de los signos distintivos.

III

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado espaol, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonizacin impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonizacin comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a travs de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, tambin han sido objeto de una plena transposicin en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulacin de las causas de denegacin y nulidad del registro, extensin al mbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporacin de la figura de la prescripcin por tolerancia y reforzamiento de la obligacin de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece tambin una mencin especial el Reglamento (CE) nmero 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximacin de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligacin de regular la transformacin de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximacin es deseable, dado que permite evitar que dos ttulos que producen idnticos efectos en Espaa estn sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicacin en Espaa del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994; as como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Comenzando por el Protocolo, su incorporacin al Derecho espaol ha exigido reformar el Ttulo que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. As, se admite la posibilidad de que la solicitud se funde no slo en el registro nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, tambin aqu se contempla la posibilidad de transformacin en marca nacional.

Menor relevancia presenta la incorporacin de las directrices contenidas en el ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha tenido sobre la regulacin mundial de la propiedad intelectual -incluidas las marcas-, al adaptarlo a las ltimas exigencias del comercio internacional. Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya han sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar sta directamente inspirada en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonizacin que, a su vez, influy decisivamente en el ADPIC. Por ello, la adecuacin a este Acuerdo slo ha precisado las siguientes medidas especficas: la ampliacin de la legitimacin para poder solicitar el registro de una marca en Espaa a los nacionales de los miembros de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC); la incorporacin del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; la proteccin reforzada de las marcas notorias registradas; y, finalmente, la introduccin de una nueva prohibicin absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geogrficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.

La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales se ve culminada con la adecuacin al Tratado sobre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. Es ste un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por medio de una unificacin de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo.

Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepcin de este Tratado destacan la implantacin de la marca multiclase (sistema que ya era aplicable a las marcas internacionales que entran en la fase nacional espaola); la consiguiente creacin de tasas por clase; la supresin del deber de declaracin de uso de la marca; la admisin de la divisin de la solicitud o registro de la marca; la supresin de la exigencia de titulacin pblica como requisito de inscripcin del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el sistema tradicional con carcter optativo; y, por ltimo, la desaparicin de las tasas quinquenales. Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley, aunque las dos ltimas ya fueron introducidas en nuestro ordenamiento (Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Pblicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear), al haber entrado en vigor para Espaa dicho Tratado el 17 de marzo de 1999 y no permitirse en el mismo demorar su instauracin, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las otras modificaciones, que ahora se implantan, pues las mismas pudieron posponerse hasta el 1 de agosto de 2002 en el acto de depsito del Instrumento de Ratificacin mediante la oportuna declaracin.

IV

No todas las novedades que introduce la presente Ley obedecen a la necesidad de armonizar nuestro Derecho con los Ordenamientos Comunitario e Internacional. Existe un considerable nmero de artculos en los que se recogen opciones legislativas cuyo comn denominador es el de dotar a la marca de un procedimiento gil y lgico, introduciendo aquellas novedades que aconseja la experiencia de diez aos de aplicacin de la Ley de Marcas y aquellas otras que, habiendo revelado su utilidad en Estados de nuestro entorno jurdico, se hacen merecedoras de ser acogidas por nuestro Derecho. La Ley trata as de dar respuesta a la creciente demanda de agilidad y eficiencia que exigen nuestras empresas en la nueva Sociedad de la Informacin. Todo ello sin prdida de los niveles de seguridad jurdica que la adquisicin de estos derechos requiere.

La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carcter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autnoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se bas dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros principios clsicos de carcter registral como los de publicidad, oposicin, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud.

El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio slo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas slo sern examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposicin a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una bsqueda informtica de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administracin de conflictos artificiales al sealar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene inters en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, ms acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente pblicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carcter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son as calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantas del Estado de Derecho a travs del trmite de oposicin o del ejercicio de la accin de nulidad para proteger sus legtimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el ms generalizado en el mbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razn que justifique que en Espaa las marcas nacionales sufran un examen ms riguroso que las comunitarias, pues ello slo perjudicara a los usuarios del sistema espaol, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrn obtener marcas comunitarias -con los mismos efectos en Espaa que una marca nacional- sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.

Dentro de la regulacin del procedimiento, se introducen otras importantes novedades como la figura de la restitutio in integrum, que ya incorpor el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, a fin de evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la prdida de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida. Se contempla, as mismo, la suspensin del procedimiento de concesin cuando la oposicin se basa en una mera solicitud de registro o cuando se hubiera entablado una accin reivindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente, as como en el supuesto de presentacin de una solicitud de divisin o a peticin conjunta de todos los interesados. El cuerpo normativo que ahora se aprueba tambin contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto trmino al procedimiento de registro y regula los modos de notificacin y la consulta pblica de expedientes, adaptando el procedimiento de registro de los signos distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Informacin, previendo la posibilidad de efectuar notificaciones por correo electrnico o de realizar consultas de expedientes por vas telemticas. En este mbito de adaptacin a la Sociedad de la Informacin, merecen ser destacadas las previsiones contenidas en la Ley sobre la utilizacin futura de medios electrnicos o telemticos para la presentacin de solicitudes y dems documentos.

Especial mencin debe hacerse del reforzamiento de la proteccin de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definicin legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su proteccin. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del pblico al que se destinan sus productos o servicios y, si est registrada, se protege por encima del principio de especialidad segn su grado de notoriedad y, si no lo est, se faculta a su titular no slo a ejercitar la correspondiente accin de nulidad, como hasta la fecha, sino adems a presentar oposicin al registro en la va administrativa. Cuando la marca es conocida por el pblico en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su proteccin se extiende a cualquier gnero de productos o servicios. La misma proteccin se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.

En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la posicin exclusiva del titular de la marca; al ampliar el alcance del ius prohibendi a los medios de identificacin del producto o servicio, cuando exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos; al extender asimismo ese ius prohibendi a la utilizacin de la marca en redes de comunicacin telemtica; al instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujecin a la concurrencia de culpa o negligencia; al considerar indemnizable el dao infligido al prestigio o reputacin de la marca; y, finalmente, al habilitar al titular para impedir la reproduccin de su marca en diccionarios, si ello perjudica su carcter distintivo. Se supera la deficiencia tcnica de la legislacin anterior, estableciendo el mayor alcance del contenido del derecho de las marcas notorias y renombradas registradas y, en cuanto a las acciones que puede ejercitar el titular, se incorpora la de reclamar la destruccin de los bienes ilcitamente marcados.

Desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliacin de marca, en armona con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la proteccin que estas modalidades otorgaban se logra de modo ms simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carcter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliacin de marca.

La nulidad y caducidad de la marca se completan y sistematizan. Respecto de la caducidad, la Ley introduce el principio general de que las marcas caducadas dejarn de surtir efectos jurdicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. En los casos de caducidad por falta de renovacin, se introducen garantas en beneficio de quienes hubieran ejercido una accin reivindicatoria o fueran titulares inscritos de un embargo o de un derecho de hipoteca sobre la marca.

Se reordena la regulacin de las marcas colectivas y de garanta, procurando que las diferencias que separan a estas dos modalidades de marcas aparezcan ms ntidamente definidas, eliminando el confusionismo que siempre ha envuelto a las mismas.

El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurdica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominacin o razn social, a formular la oportuna oposicin al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulacin de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idnticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominacin o razn social, siempre que se pruebe el uso prioritario de sta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusin en el pblico. Se resuelve as el problema de la equiparacin de trato de los extranjeros que puedan invocar el artculo 8 del Convenio de Pars para la proteccin de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma proteccin. Finalmente, la regulacin del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas, instaura el principio de su libre cesin y la aplicacin de la Clasificacin Internacional de Productos o Servicios al registro de estos signos.

La Ley, alinendose con los sistemas de nuestro entorno poltico y econmico, suprime el carcter registral de los rtulos de establecimiento, dejando la proteccin de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal. Por otra parte, la proteccin antes otorgada por los rtulos de establecimiento podr hacerse valer a travs del registro de una marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes mbitos territoriales si no existiera oposicin de tercero, como consecuencia del nuevo procedimiento, en que se suprime el examen de oficio de las anterioridades. La Ley fija minuciosamente en sus disposiciones transitorias el trnsito a este nuevo modo de proteccin de los rtulos de establecimiento inscritos durante la vigencia de legislaciones anteriores.

Por fin, se modifican las tasas exigibles por los servicios prestados al amparo de la Ley de Marcas, adecundolas al marco internacional y comunitario y suprimiendo algunas de las existentes para simplificar este aspecto de la relacin entre los interesados y la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.