El Tribunal Supremo ha dado la razón a Inditex en el litigio contra la empresa de servicios de internet Buongiorno.

La entidad demandada, que prestaba servicios de información a través de la red de internet y telefonía móvil, lanzó una campaña para la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS ofreciendo como obsequio a sus clientes la participación en un sorteo en el que el premio era una tarjeta regalo de Zara.

La participación en el sorteo se ofrecía en determinadas páginas web a las que se accedía a través de un banner con el signo ZARA insertado en otras páginas web. En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner el signo ZARA aparecía destacado y enmarcado en un rectángulo.

Inditex, titular de la marca ZARA, demandó a dicha compañía por el empleo que había hecho del signo ZARA en la reseñada campaña publicitaria, ejercitando acciones marcarias, al entender que se habían infringido sus derechos de exclusiva de la marca por riesgo de confusión y por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado.

Los tribunales de primera instancia desestimaron la demanda por entender que el uso realizado por la demandada no afectaba a ninguna de las funciones de la marca.

Sin embargo, el Tribunal Supremo declara estimatorio el recurso de casación interpuesto por Inditex y, basándose en la doctrina jurisprudencial proveniente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declara que el uso realizado por la demandada de la marca ZARA como elemento clave de las promociones de su servicio infringió el derecho exclusivo que Inditex tiene sobre la marca renombrada ZARA.

Dispone la sentencia que, no habiendo duda de que la marca ZARA es renombrada, la empresa demandada usó un signo idéntico al de dicha marca, no para ofertar productos o servicios con esta marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo en el que se participaba por la contratación de los servicios que ofertaba.

Aprovechamiento indebido

Dicho uso ilegítimo supone un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ZARA, por cuanto a través del mismo la demandada se ha aprovechado del renombre de ZARA, de su poder de atracción, así como de su reputación y prestigio para obtener un beneficio.

Además, estima el Alto Tribunal que el referido uso no estaba amparado por los límites del derecho de marca.

En la redacción originaria del art. 37 de la Ley de Marcas, aplicable por razones temporales, el titular de la marca no podía prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, cuando el uso de esa marca fuese necesario para indicar el destino de un producto o servicio.

Tras la trasposición de la Directiva UE 2015/2436, que regula ahora la limitación de los efectos de la marca, se ha modificado la letra c) del art. 37.1 LM, con cuya redacción actual este límite del derecho del titular de una marca a prohibir su uso no se agota en el uso de la marca necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio (como accesorios o piezas de recambio), sino que abarca también el uso de la marca para "designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos".

El Tribunal Supremo dudaba de si esto último podía considerarse implícito en la regulación anterior y por ello formuló una cuestión prejudicial que el TJUE respondió en sentido negativo (STJUE de 11 de enero de 2024, asunto Inditex C-361/22), estableciendo que el art. 6.1 c) Directiva 2008/2005 -y por ende el art. 37.1 c) de la Ley de Marcas en su redacción original- ha de interpretarse "en el sentido de que se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero".

La Sala declara que el uso que la demandada hacía de la marca ZARA no respondía a esta función, por lo que no estaba amparado por el reseñado límite del derecho de marca y, en consecuencia, infringe la marca de la demandante.