(Actualizada el 17 de marzo de 2015)

En su Auto, de fecha 12 de enero de 2015 (ponente señor Sarazá Jimena), el TS plantea cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación del artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual: la solicitud de indemnización del daño patrimonial causado por una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, utilizando el criterio de la licencia hipotética, ¿impide reclamar la indemnización del daño moral?

 La pregunta formulada por la Sala de lo Civil del alto tribunal servirá para resolver la reclamación presentada por un cineasta contra dos productoras, Mandarina S.L y Gestevisión Telecinco S.A. por utilizar en un docmental emitido por la citada cadena sobre prostitución infantil en Cuba, y sin su permiso, imágenes de su obra «Dos patrias, Cuba y la noche».

Los hechos

El documental narra seis historias personales e íntimas de diversos habitantes de La Habana cuyo común denominador es su opción homosexual o transexual.  Telecinco utilizó parte de este trabajo sin autorización y obtuvo una cuota de audiencia del 13,4 por ciento, según la resolución del Supremo.

El cineasta reclamó en un Juzgado Mercantil de Madrid, que declaró que se habían vulnerado sus derechos de propiedad intelectual y condenó a las productoras a indemnizarle con 3.370 euros por daños causado por infracción de los derechos de explotación y en 10.000 euros por el daño moral causado.

En apelación, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la exigencia de indemnización del daño moral no es compatible con la elección, como criterio indemnizatorio, de la denominada «licencia hipotética», que resarce por daño patrimonial.

El cineasta interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial impugnando exclusivamente la revocación de la indemnización por daño moral.

A instancias de esta parte, el alto tribunal plantea cuestión prejudicial ante el TSJUE para aclarar la interpretación de la Directiva aplicable en este aspecto.

La cuestión prejudicial:  Criterio indemnizatorio ¿acumulativo o  alternativo?

Con base en el artículo 13 y el considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 así como el artículo 140 del TRLPI, modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio, que transpuso la Directiva a Derecho interno, el TS plantea la cuestión al TJUE, para despejar las dudas acerca de si debe aplicarse un criterio indemnizatorio acumulativo o alternativo.

La redacción del art. 140.2 TRLPI, tras la modificación dice:

"2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

La opción b) es la llamada “regalía o licencia hipotética”

Criterio alternativo

Con base en dichos preceptos, la AN  consideró que «la opción de la regalía hipotética constituye un criterio indemnizatorio alternativo, que prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a) del precepto para facilitar la indemnización. […] tal criterio alternativo se circunscribe a lo expresado en el apartado b) sin que el legislador permita acudir a un tercer criterio, que sería el que mezcla los conceptos indemnizatorios de ambos apartados […]».

Criterio acumulativo

Considera el TS que, tras la transposición de la Directiva, surgen dudas sobre si es posible solicitar la indemnización del daño moral en el caso de que se haya optado por el criterio indemnizatorio del artículo 140.2.b del TRLPI.

Plantea en su escrito una serie de objeciones a la interpretación alternativa anteriormente expuesta

- El propio apartado 1 del artículo 13 de la Directiva establece la obligación de los Estados miembros de garantizar el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. El adjetivo “efectivos” aplicado al concepto “daños y perjuicios” no parece compatible con la exclusión de la indemnización del daño moral.

- Podría considerarse que la opción de la letra “b” del artículo 13.1 de la Directiva  (licencia hipotética) establece un criterio indemnizatorio alternativo solo en relación a los criterios indemnizatorios de la letra “a” que se refieren al daño patrimonial, por lo que el criterio alternativo se referiría únicamente al daño patrimonial.

- Otra interpretación es que dado que la previsión de la Directiva sobre que el criterio indemnizatorio de licencia hipotética es que sea el mínimo indemnizable, cabría acumular aquí también el daño moral si existe.

- Algunos Estados miembros permiten que pueda formularse acumuladamente la solicitud de indemnización del daño moral cualquiera que sea el módulo o criterio indemnizatorio del daño patrimonial elegido por el perjudicado.

Por todo ello el TS plantea la cuestión prejudicial de interpretación del artículo 13.1 de la Directiva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al no ser su decisión susceptible de ulterior recurso judicial en Derecho interno, y a fin de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establezca una interpretación uniforme de dicho precepto de la Directiva.

La sentencia de 17 de marzo de 2016 (asunto C-99/15 Liffers)

Resolviendo sobre esta cuestión prejudicial, la sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2016 (asunto C-99/15 Liffers) estableción que la Directiva  2004/48 permite al perjudicado reclamar también la indemnización del daño moral sufrido.

El Tribunal de Justicia destaca que el hecho de que la Directiva no incluya el daño moral como elemento que las autoridades judiciales han de tener en cuenta cuando fijan la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular del derecho, no excluye que se tenga en cuenta este tipo de daño. Al contemplar la posibilidad de fijar un importe a tanto alzado de la indemnización por daños y perjuicios que se base al menos en los elementos que menciona, la Directiva permite incluir en dicho importe otros elementos, como la indemnización del daño moral.