Inés Cantero

Abogada y asesora en el Departamento de Marcas de ABG Intellectual Property

Antecedentes

El 29 de noviembre de 2017 el registro de marca de la UE nº 4814158 “APIRETAL” a nombre de la empresa española LABORATORIOS ERN, S.A. recibió una caducidad por falta de uso por parte de la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim (Ingrid Malpricht, abogada de marcas de la empresa, es quien realmente figura en los registros como solicitante de la acción de caducidad, en lugar de la propia farmacéutica).

La caducidad de la marca, sin embargo, no se dirigió contra todo el enunciado de productos de la clase 5, sino únicamente contra “productos veterinarios; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; productos para el cuidado de la boca (de carácter medicinal); material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes de uso médico; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, excluyendo por lo tanto los “productos farmacéuticos” del alcance de dicha acción.

En sus respectivas decisiones, la División de Anulación de la EUIPO así como las Salas de Recurso de la Oficina, tras la apelación interpuesta por la titular de la marca, concluyeron que la marca no había sido utilizada en relación con los productos contra los que se dirigía la acción de caducidad, sino que el uso únicamente quedaba demostrado para un analgésico pediátrico, cubierto dentro de la amplia categoría de “productos farmacéuticos” de la clase 5, que precisamente no eran objeto de estudio por no haberse dirigido la caducidad contra ellos.

En sus diferentes escritos de alegaciones, la titular de la marca alegó que la falta de uso en relación con los productos en cuestión estaba justificado, pues no contaba con la autorización de comercialización pertinente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Según la misma, el nombre autorizado de un producto farmacéutico, en este caso “APIRETAL”, no puede utilizarse en conexión con productos sanitarios, cosméticos o alimenticios, para evitar de este modo, que se produzca cualquier tipo de confusión en el mercado.

Sin embargo, la EUIPO aclaró que dicho argumento no puede prosperar, pues la Oficina considera que aun conociendo esa prohibición, LABORATORIOS ERN, S.A. quiso proteger la marca para toda una serie de productos, a sabiendas de que no iba a poder usarla en relación con estos, lo que implica que fue su elección y no una causa independiente a su voluntad, el incluirlos en la solicitud de registro.

El solicitar la marca de un producto farmacéutico para toda una serie de productos en la clase 5 respecto de los que no va a poder utilizarse y el tratar de defender su mantenimiento en el curso de un procedimiento de caducidad, únicamente confirman que dicho registro se hizo a modo defensivo. Además, la Segunda Sala de Recursos puntualizó que las restricciones legales para comercializar una serie de productos con el nombre de un producto farmacéutico no pueden ser consideradas como una justificación admisible de falta de uso de la marca, pues además, siguiendo lo apuntado por el Tribunal de Justicia, la interpretación de las causas justificativas de falta de uso debe hacerse de forma estricta.

Sentencia del Tribunal General (T-160/21)

Tras el recurso interpuesto por la sociedad barcelonesa contra la decisión de la Segunda Sala de Recursos, el Tribunal General se ha pronunciado esta mañana en su sentencia desestimando el recurso interpuesto. Desde Luxemburgo no han aceptado los argumentos esgrimidos por LABORATORIOS ERN, S.A. y han confirmado lo apuntado en las Decisiones recurridas, argumentando que un registro de marca no puede ser un registro estratégico y estático que confiere a un titular inactivo un monopolio legal por una duración indeterminada, sino que el Registro de Marcas debe reflejar fielmente lo que las empresas utilizan efectivamente en el mercado para distinguir sus productos  y  servicios  en  el  tráfico  económico. Una  marca  no  utilizada  en la UE supondría un obstáculo a la competencia y una limitación a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios.

El Tribunal también destaca que la titular registral de “APIRETAL” no rebate los argumentos de la Sala de Recurso de la EUIPO respecto al uso probado de la marca en relación únicamente con “productos farmacéuticos para uso humano, en concertó un medicamente pediátrico antipirético y analgésico”, lo que implica que la marca únicamente se ha usado en relación con estos productos y no respecto al resto, que son precisamente los que son objeto de estudio por parte del Tribunal.

Por lo que se refiere al argumento de la recurrente alegando que los productos objeto del procedimiento de caducidad se incluyen en la categoría amplia de “productos farmacéuticos”, el Tribunal mantiene la posición de la Segunda Sala de Recurso y confirma que dichos productos no quedan cubiertos por esa categoría, pues aunque algunos puedan tener características parecidas, éstos presentan un abanico muy amplio y diversificado de características determinantes. El resto, en cambio, no tiene ningún tipo de cabida bajo dicha categoría. Por lo que se refiere al uso de la marca que la titular le pueda dar en el futuro, el Tribunal establece que el uso de la marca no puede valorarse por la probabilidad de uso que se le pueda dar a la marca en un futuro.

En cuanto a las causas justificativas de falta de uso, el Tribunal confirma que la existencia de reglamentación nacional que le impediría el uso de la marca a su titular para una parte de productos para los que se registró, no es un argumento que justifique la falta de uso, pues se trata de una normativa dirigida para proteger al consumidor y además, el registro de la marca para toda una serie de productos fue fruto de la libre elección de su titular.

A diferencia de lo establecido en las Decisiones recurridas, el Tribunal destaca que la titular de la marca no parece haber tratado de comercializar los productos en cuestión como productos farmacéuticos (uso que se le permitiría en España) o haber renunciado a su comercialización. Del mismo modo, el Tribunal también resalta el hecho de que la sociedad barcelonesa no ha tratado de comercializar los productos en cuestión en otros países de la UE, puntualización que hasta ahora no habían tratado las anteriores instancias administrativas.

Valoración

La sentencia del Tribunal General sigue la línea argumental defendida por la EUIPO en las decisiones de la primera y la segunda instancia, aunque aquí lo interesante es ver cómo el Tribunal juega con dos conceptos tan importantes en materia marcaria y tan relacionados entre sí como son las causas justificativas de falta de uso de una marca en relación con los productos y/o servicios para los que se encuentra registrada y los registros de marca defensivos que van en contra de una de las funciones esenciales de las marcas (deben usarse para los productos y/o servicios para los que se encuentran registradas). La sentencia también trata el tema de las subcategorías de productos para enunciados de categorías amplias, en este caso “productos farmacéuticos”, pero a mi modo de ver, las cuestiones relativas a las subcategorías de productos ya ha sido objeto de estudio en muchas otras sentencias, y no es lo interesante del caso. 

Las Directrices de Marcas de la EUIPO en su sección dedicada a las causas justificativas de falta de uso sí que contemplan la posibilidad de que una marca no se haya empezado a utilizar todavía por respetar una serie de procedimientos reglamentarios (ej. no se cuenta todavía con la autorización de comercialización pertinente). Sin embargo, aquí está claro que “APIRETAL” es una marca para un medicamento analgésico y antipirético cuya comercialización ha sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y cuyo uso en relación con este tipo de medicamento ha quedado demostrado. La titular de la marca, aduciendo un supuesto uso de la marca en el futuro en relación con los productos objeto de la acción de caducidad y actuando de forma contradictoria, quiere mantener el registro de la misma a toda costa, si bien está claro que al menos en España, la marca no va a poder comercializarse nunca en atención a las prohibiciones de comercialización reflejadas en los Reales Decretos correspondientes para “productos veterinarios; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; productos para el cuidado de la boca (de carácter medicinal); material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes de uso médico; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”

Sin embargo, aquí el Tribunal ha acertado en su argumentación, pues a diferencia de las decisiones recurridas, finaliza la sentencia alegando que la empresa barcelonesa no ha demostrado que el impedimento de comercialización de la marca “APIRETAL” para los productos en cuestión también existía en relación con el resto de países miembros de la UE, pues la titular sólo ha apoyado su argumentación sobre la base de reglamentación española, sin aclarar si en el resto de mercado europeo también existiría una prohibición semejante.

En mi opinión, el empeño de LABORATORIOS ERN, S.A. en no ver su marca caducada para la totalidad de su registro no puede obedecer sino a querer mantener un título de marca defensivo que le permita atacar a un tercero que pueda llegar a solicitar y/o usar una marca parecida a “APIRETAL” en relación con “herbicidas”, por poner un ejemplo. Sin embargo, no deben olvidarse las indicaciones que el Tribunal de Justicia nos dejó al resolver una cuestión prejudicial en la sentencia de 29 de enero de 2020 del caso C 371/18, Sky and Others al afirmar que una marca solicitada sin intención de usarla para los productos y servicios para los que fue solicitada puede ser una causa de nulidad por mala fe si se cumplen una serie de condiciones, siendo una de ellas que su titular quiera socavar los intereses de terceros y obtener un monopolio de un signo para unos productos para los que la marca no se va a utilizar y por lo que la función esencial de la marca (ser indicadora del origen empresarial) no se va a cumplir.

Afortunadamente, la sentencia sí establece que la obstaculización del mercado con una marca que no va a usarse y que impida a terceros la comercialización de marcas parecidas para productos cubiertos por la marca pero en relación con los que no se va a utilizar, es una actitud que poco se ajusta al derecho de marcas, pues cabe recordar que existe una obligación legal de usar las marcas tras el periodo de gracia de cinco años recogida en el artículo 18 del RMUE (Reglamento sobre la marca de la UE de 14 de junio de 2017).

En general, aunque el Tribunal se ha pronunciado en el sentido esperado y a favor de la solicitante de la acción de caducidad, esperaba más fundamentos jurídicos relativos a las causas justificativas de falta de uso de la marca, pues tampoco existe mucha jurisprudencial al respecto y éste era un caso perfecto para que el Tribunal fijara unas bases más ilustrativas para los abogados que nos dedicamos a este sector.