Victoria Pérez Royo. - En su sentencia de 17 de septiembre de 2020 (asuntos acumulados C?449/18 P y C?474/18 P), el Tribunal de Justicia considera que el renombre del jugador de fútbol Lionel Messi neutralizaba las similitudes visuales y fonéticas entre los signos MESSI y MASSI y descarta todo riesgo de confusión en disputa.
Con su pronunciamiento, el TJUE confirma la decisión del Tribunal General y subraya que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) debió de haber apreciado que el renombre del jugador azulgrana otorgaba a la marca MESSI una diferencia "conceptual" que impedía el riesgo de confusión con el signo prioritario.
Conflicto marcario
El origen del litigio tuvo lugar en agosto de 2011, cuando Leo Messi presentó ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) una solicitud para registrar un signo figurativo que contenía su nombre, “MESSI”, como marca de la UE para, entre otros productos, prendas de vestir, calzado y artículos de gimnasia y deporte.
Así, en noviembre de ese mismo año, la sociedad española J.M.-E.V. e hijos, se opuso al registro alegando la existencia de un riesgo de confusión con las marcas denominativas de la Unión MASSI, registradas, entre otros productos, para prendas de vestir, calzado, cascos para ciclistas, trajes de protección y guantes.
La EUIPO desestimó el recurso interpuesto contra la oposición y resolvió afirmando la existencia de riesgo de confusión entre las marcas MASSI y MESSI. Así las cosas, Messi recurrió ante el Tribunal General pidiendo que anulase la resolución desestimatoria de la EUIPO.
En su sentencia de 26 de abril de 2018, el Tribunal General anuló la resolución de la EUIPO en la medida que considera que el renombre del jugador de fútbol neutralizaba las similitudes visuales y fonéticas entre los dos signos y descartaba todo riesgo de confusión.
Por ello, tanto la Oficina Europea como la sociedad J.M.-E.V. e hijos interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia del Tribunal General.
El Tribunal de Justicia desestima ambos recursos
En primer lugar, el TJUE desestima el recurso de la EUIPO y avala la opinión del TGUE al considerar que este sí que tuvo debidamente en cuenta la percepción de las marcas MASSI y MESSI por la totalidad del público pertinente.
En este punto hay que tener en cuenta que, como los productos en cuestión son ropa de deporte, es más probable que el público interesado conociera a Messi y, por lo tanto, asociara la marca MESSI directamente con él. Además, según la justicia europea, Lionel Messi no sólo es conocido entre los entusiastas del deporte, sino que, como recogía el TGUE en su sentencia, este es conocido por la mayoría de "las personas informadas y razonablemente atentas que leen los periódicos, ven la televisión, van al cine o escuchan la radio".
En segundo lugar, en cuanto al recurso formulado por la asociación española, el TJUE vuelve a dar la razón al TGUE y señala que, al igual que el renombre de la marca anterior, la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca es uno de los factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión, en la medida en que dicha notoriedad puede influir en la percepción de la marca por el público pertinente. Por tanto, el Tribunal de Justicia avala la decisión del TGUE y considera que no cometió un error al considerar que la notoriedad de Messi constituía un factor pertinente para establecer una diferencia en el plano conceptual entre los términos «messi» y «massi».
Por último, el TJUE considera que la jurisprudencia derivada de la sentencia Ruiz Picasso se ajusta a los hechos en cuestión y afirma que el TGUE podía fundadamente aplicar dicha jurisprudencia, ya que esta puede tenerse en cuenta cuando la marca anterior goza de reputación, pero también, como en este caso, cuando la marca solicitada goza de notoriedad.
