Resumen: El nombre de dominio se ha convertido, de facto, en uno de los signos distintivos de una empresa en Internet, y los tribunales, de hecho, los Tribunales vienen considerando que el nombre de dominio cumple en Internet la función de marca. La facilidad de registro y el principio first to file que adjudica el nombre de dominio al primero que lo solicita, sea o no titular de un derecho marcario sobre una denominación idéntica o semejante, ha dado lugar al fenómeno del cybersquatting (ciberocupación) o registro de mala fe.
Si la invención de la imprenta nos arrancó de la aldea tribal y nos hizo entrar en la aldea global instaurando la Galaxia Gutenberg (McLUHAN), la creación de internet nos ha abierto las puertas de un nuevo mundo de la comunicación: la Galaxia Internet (CASTELLS). Como la imprenta en su momento, Internet ha transformado (a una mayor escala si cabe) la práctica empresarial. Las relaciones de las empresas con sus proveedores y clientes, su gestión, su proceso de producción, su cooperación con otras empresas o su financiación han tenido que ser replanteados a la luz de la nueva sociedad que la red ha creado. El uso apropiado de internet se ha convertido en una fuente fundamental de productividad y competitividad para toda clase de empresas.
Los signos distintivos de las empresas no podían quedar al margen de este seísmo tecnológico.
Si el empresario que iniciaba su actividad en la aldea global veía limitado el alcance de su rótulo, nombre comercial o marca al ámbito geográfico en el que estuviesen situados sus establecimientos, el empresario que opera en la Galaxia Internet no necesita invertir en un local físico para ser visible. Le basta con abrir una página web para hacer llegar su oferta a cualquier lugar del mundo que tenga acceso a internet. Ahora bien, sigue necesitando diferenciar sus productos de los de la competencia en el mercado y, por ello debe, en primer lugar, identificarse por medio de un signo distintivo.
El nombre de dominio se ha convertido, de facto, en uno de los signos distintivos de una empresa en Internet. Es cierto que, en puridad, el nombre de dominio o DNS (por Domain Name System) es tan solo una “máscara” creada para que la dirección electrónica alfanumérica que posibilita la comunicación entre equipos informáticos (Internet Protocol) resulte más fácil de recordar. Sin embargo, a pesar de que su propósito inicial no fuese distinguir bienes o servicios en el tráfico mercantil, es innegable que el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca puede perjudicar al titular registral de la misma. Por ese motivo, la Ley de marcas ha extendido el manto protector del ius prohibendi que ostenta todo titular registral a la utilización de la marca como nombre de dominio (art. 34.3 e) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).
Y, de hecho, los Tribunales vienen considerando que el nombre de dominio cumple en Internet la función de marca: “En tanto que sirve para identificar y localizar, individualizando y diferenciando a un empresario o su establecimiento de todos los demás, y permite que sea localizado mediante buscadores, cumple una función típica de los signos distintivos, y cuando los dominios se utilizan como plataformas publicitarias, catálogos, escaparates, cumplen en el cibermercado las mismas funciones que las marcas, dando lugar a las "cibermarcas", que pueden infringir el derecho de exclusiva que confiere la marca” (Sentencias de la AP Barcelona, Sección 15, de 20 de marzo de 2014 y de 4 de diciembre 2013).
A pesar de esta equiparación entre marcas y nombres de dominio, la naturaleza jurídica de unas y otros es muy distinta y, por ello, es lógico que surjan conflictos de su coexistencia.
Así, la facilidad de registro y el principio first to file que adjudica el nombre de dominio al primero que lo solicita, sea o no titular de un derecho marcario sobre una denominación idéntica o semejante, ha dado lugar al fenómeno del cybersquatting (ciberocupación) o registro de mala fe. Siguiendo a LOBATO, son varias las prácticas que se agrupan bajo esta denominación genérica:
- Registro de una marca renombrada como nombre de dominio con la finalidad de obtener una contraprestación del titular.
- Competencia por obstaculización. Consiste en registrar como nombre de dominio la denominación social de un competidor para evitar que este pueda utilizarlo.
- Registro de dominios oops! Registro de nombres similares a los de marcas renombradas para así captar clientes que teclean erróneamente en el buscador el nombre de dicha marca.
Si bien pocas empresas optan por la vía judicial ante un registro de mala fe (problemas a la hora de determinar la competencia judicial internacional, elevado coste del proceso o dificultades en la ejecución de una eventual sentencia favorable son algunas de las dificultades que les disuaden de intentarlo) los tribunales no han permanecido ajenos a este tipo de conflictos. Las soluciones adoptadas hunden sus raíces en el derecho marcario o en el ámbito de la competencia desleal.
En el primer caso, ya hemos visto como el artículo 34.3 e) de la Ley de Marcas contempla expresamente la prohibición del uso de un nombre de dominio cuando este sea idéntico o semejante a una marca registrada, cuando exista riesgo de confusión con esta o cuando se vulnere el principio de especialidad cobijando bienes o servicios idénticos o similares a los comercializados con la marca protegida.
Los Tribunales también han aplicado la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) ya que las descritas conductas de ciberocupación pueden constituir otros tipos de infracciones más específicas (AGUSTINOY):
- Un acto de confusión o engaño. Cuando el cybersquatter no solo se limita a registrar el dominio, sino que desarrolla una página web con intención de suplantar al titular de la marca y atraer su clientela. (artículos 6 y 9 LCD).
- Un acto de explotación de la reputación ajena. Obteniendo una ganancia de las visitas de los usuarios que son atraídos como consecuencia del uso del nombre de dominio (art. 12 LCD).
Sin embargo, como decíamos, pocas empresas optan por la vía judicial sobre todo desde que el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), la entidad sin ánimo de lucro que gestiona los DNS, ha adoptado una normativa reguladora de resolución de conflictos dirigida especialmente a los casos en los que los nombres de dominio han sido registrados de mala fe. Esta normativa recibe la denominación de UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) y fue aprobada por el ICANN el 26 de agosto de 1.999 seguida, el 24 de octubre de 1.999 por un Reglamento. También es de aplicación el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política Uniforme de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio que entró en vigor el 1 de diciembre de 1.999.
El artículo 4.A de la UDRP establece los elementos que el titular de la marca tiene que acreditar a efectos de obtener la transferencia a su favor del nombre de dominio en cuestión:
- La existencia de una marca y la identidad o similitud de la misma con el nombre de dominio.
- La ausencia de derechos o intereses legítimos de quien ha registrado el nombre de dominio.
- La mala fe en el registro y uso del nombre de domino por parte del registrante.
La duración del procedimiento es de aproximadamente 45 días y comienza con la presentación de un escrito de demanda ante la entidad proveedora de servicios de resolución de disputas delegada por la ICANN (por ejemplo, la OMPI). Las personas encargadas de resolver estos conflictos (grupo o panel de expertos) son nombradas por la entidad proveedora de este tipo de servicios que establece los requisitos necesarios para poder formar parte de un grupo de expertos.
Si se estima la demanda, la ICANN ordenará la transferencia del nombre de dominio a favor del demandante o la cancelación del dominio.
La naturaleza de este procedimiento no es arbitral sino administrativa. En ningún caso se cierra la posibilidad de que las partes acudan a los Tribunales en el caso de no obtener una resolución favorable.
Como puede apreciarse, existen soluciones efectivas ante la ciberocupación. En el mundo de la Galaxia Internet resulta ingenuo y peligroso el confiar tan solo en el poder de nuestra marca sin asegurar la presencia de la misma en la red mediante el establecimiento de un nombre de dominio idéntico.
