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03/04/2017 08:38:07 SONSOLES NAVARRO PATENTES 21 minutos

Entra en vigor la reforma de las patentes: apostando por las patentes «fuertes»

La nueva ley española de patentes se publicó el 25 de julio de 2015 pero su entrada en vigor no se ha producido hasta el 1 de abril de 2017. Ese mismo día se ha publicado también su reglamento de desarrollo, imprescindible para ponerla en marcha. Analizamos las claves de esta importante reforma legislativa

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, ha estado en vacatio legis desde el 25 de julio de 2015, fecha en el que se publicó su texto en el BOE. El pasado 1 de abril de 2017 entró en vigor, el mismo día que se publicó también su reglamento de desarrollo (RD 316/2017, de 31 de marzo). De la mano de Sonsoles Navarro, experta en derecho mercantil, analizamos las claves de esta importante reforma legislativa.

En primer lugar, esta es la normativa que vamos a comentar:

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes.

1. UN ÚNICO PROCEDIMIENTO PARA PATENTES MÁS SÓLIDAS

Este podemos decir que es el cambio más importante de la reforma. Afecta al procedimiento de solicitud y concesión de patentes y a la exigencia de que todas las solicitudes se sometan y superen un examen sustantivo para que sean concedidas.

Con la Ley anterior

La Ley 11/1986 permitía dos procedimientos para conceder una patente y la elección del procedimiento era "a la carta", lo elegía el solicitante:

- El procedimiento general de concesión, regulado en los artículos 30 a 38 Ley 11/1986:

En este procedimiento no se requería superar un examen previo «sustantivo» o de fondo sobre la novedad y actividad inventiva como condición para la concesión de la patente. Se hacía un examen de los requisitos formales y de si el objeto de la solicitud reunía los requisitos de patentabilidad, salvo los de novedad y actividad inventiva. Solo se denegaba, previa audiencia del interesado, la concesión de la patente cuando resultase que la invención objeto de la solicitud carecía de novedad «de manera manifiesta y notoria».

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) emitía su «informe sobre el estado de la técnica» (solo son patentables las invenciones que sean nuevas y se entiende que lo son aquéllas que no están comprendidas en el «estado de la técnica», concepto a su vez definido en la ley) basado en búsquedas de contenidos y que debía mencionar los elementos del estado de la técnica que podían ser «considerados» para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud, sobre la base de las reivindicaciones de la misma y teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que se hubieran presentado.

Cualquier persona podía hacer observaciones sobre ese informe pero, con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros, el Registro concedía la patente solicitada.

Estas son las consideradas «patentes débiles», porque son fácilmente «atacables» ya que, a pesar de estar concedidas podían ser impugnadas o vulneradas con éxito.

- El procedimiento de concesión con examen previo, regulado en los artículos 39 y 40 Ley 11/1986

En él el solicitante de la patente, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del Informe sobre el estado de la técnica, podía pedir que se examinase la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva objeto de la solicitud de patente. Es decir, se sometía a un examen «sustantivo» de los requisitos de patentabilidad, que incluían la novedad y la actividad inventiva. Cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión.

Estas patentes, al haber sido sometidas a un examen técnico sobre la novedad y la actividad inventiva y a la oposición de terceros contrarios a que prosperase la solicitud de concesión, son más «fuertes» frente a posibles ataques posteriores a la invención protegida por la patente concedida.

Sólo un 7% de las solicitudes de patentes se acogían a este segundo procedimiento, más caro y exhaustivo. La inmensa mayoría se concedían por el primero.

Con la nueva ley el procedimiento es único y exige examen «sustantivo» previo en cualquier caso

Regulado en los artículos 32 a 42 de la Ley 24/2015

A partir del 1 de abril todas las invenciones para las que se solicite una patente deberán someterse al examen sustantivo sobre todos los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad. Si no se solicita en plazo este informe la Oficina Española de Patentes y Marcas entenderá retirada la solicitud (Artículo 39 Ley 24/2015):

«1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará previa petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

2. La petición, que podrá formular el solicitante desde el momento del depósito de la solicitud, habrá de presentarse, en todo caso, antes de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica, no se considerará realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. La revocación de la petición de examen equivaldrá a la retirada de la solicitud de patente.

3. Junto con la petición de examen sustantivo el solicitante podrá presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros y modificar, si lo estima oportuno, las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.

4. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 2 sin que el solicitante haya presentado su petición de examen, se entenderá que su solicitud ha sido retirada.»

Es decir, para que no se considere retirada la solicitud de patente hay que pedir el examen sustantivo.

El nuevo procedimiento único permite siempre que los terceros se opongan a la concesión de una patente una vez concedida

En el artículo 43 de la Ley 24/2015 se establece que:

«1. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá oponerse a la concesión por alguno de los siguientes motivos:

a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Título II de esta Ley.

b) Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

c) El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

2. La oposición deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en escrito motivado, acompañado de los correspondientes documentos probatorios y previo pago de la tasa correspondiente.

3. Admitido a trámite el escrito de oposición se comunicará al titular de la patente registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado a cada una de las partes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por la otra, concediéndoles un trámite de réplica en cada caso, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en el reglamento.

4. Transcurridos los plazos mencionados en el apartado precedente la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, cuando concurra alguno de los motivos de oposición señalados en el apartado 1 o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular al menos una oportunidad de subsanar el defecto, o presentar nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo sobre la oposición planteada.

5. La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hubieran introducido en la patente. La protección conferida por esta Ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.

6. Al efecto retroactivo de la revocación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el artículo 104 respecto de la nulidad.»

Es decir, todas las patentes, una vez concedidas, se someten a un proceso de oposición por parte de terceros del que puede resultar una modificación de la concesión inicial.

Patentes fuertes

Este nuevo procedimiento único hará que las patentes concedidas sean más fuertes, ya que si han superado un examen sustantivo de la OEPM y un proceso de oposición de terceros será más difícil que sean atacadas con éxito la una vez concedidas.

2. LOS MODELOS DE UTILIDAD

Esta es una figura de protección de la propiedad industrial muy utilizada en nuestro país.

Se aplica a invenciones «menores» que consisten, según la nueva ley en «las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación» (artículo 137 Ley 11/2015)

La nueva ley amplía esta figura de protección, ya que la anterior solo se refería a objetos, la nueva a objetos o productos y también incluye la composición.

No es necesario examen sustantivo ni informe sobre el estado de la técnica

La Oficina Española de Patentes y Marcas no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención. (artículo 142.3 Ley 11/2015).

Sin embargo, el informe sobre el estado de la técnica sí se exigirá para interponer acciones judiciales para defender los derechos de exclusividad que otorga el modelo de utilidad (artículo 148.3 Ley 24/2015)

Los terceros pueden oponerse a la concesión del modelo de utilidad.

Novedad a nivel mundial

La nueva ley exige que la invención que se quiere proteger mediante un modelo de utilidad sea nueva a nivel mundial, igual que las patentes. Hasta ahora solo se exigía que las invenciones que se quisieran proteger con un modelo de utilidad fuesen nuevas en España.

3. INVENCIONES REALIZADAS POR EMPLEADOS O PRESTADORES DE SERVICIOS

El derecho a la patente pertenece al inventor (artículo 10 Ley 24/2015) pero ¿quién es «el inventor»?

En nuestros tiempos, en la gran mayoría de los casos las invenciones se realizan dentro de las actividades de investigación que llevan a cabo empresas, Universidades y entidades públicas con investigadores que trabajan expresamente para ello y con ese objetivo. La investigación por lo general requiere medios económicos y tecnológicos de los que casi nunca dispone una persona individualmente.

También un trabajador de una empresa puede inventar algo sin haber sido contratado para ello, pero si lo ha hecho utilizando sobre todo los conocimientos o medios que la empresa en la que trabaja le proporciona, también es discutible la titularidad o al menos el derecho a explotar esa invención. En nuestro Derecho del Trabajo, los resultados obtenidos por el empleado pertenecen al empresario.

Por todo ello, la nueva ley dedica su Título IV a este tipo de invenciones, regulando cuándo son patentables por el empresario, por el trabajador o por el trabajador en el caso de que el empresario no lo haga teniendo preferencia para ello:

- Pertenecen al empresario las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato.

- Pertenecen al empleado o prestador de servicios las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias anteriores, es decir, las realizadas fuera de la vigencia del contrato o durante la misma pero cuando el objeto del contrato no consista explícita o implícitamente en la actividad de investigación.

- Invenciones «asumibles» por el empresario: Cuando el empleado que no esté contratado para ello realice una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

Si esto ocurre el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención.

Deberes de información

El empleado debe informar de estas invenciones al empresario por escrito en un mes desde la fecha en que se haya concluido la invención. Si no lo hace perderá sus derechos.

Si se trata de una invención asumible por el empresario éste, en el plazo de tres meses desde el día siguiente al de la recepción de la comunicación, debe evaluar la invención y comunicar por escrito al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma.

Si no lo hace su derecho caduca y el empleado puede patentar él.

Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación

La investigación en nuestro país también está en manos de la Administración. Muchas invenciones se producen dentro de programas de investigación de Universidades y en Centros públicos. La ley también se ocupa de estos casos y regula también los deberes de información que los investigadores tienen que cumplir:

Artículo 21 Ley 24/2015:

«1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.

A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación.

2. Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser comunicadas por escrito a la entidad pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes.

3. El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.

Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2.

4. El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o una participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de esas invenciones determinada de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 y 7.

5. En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.

6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador de la universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con la explotación de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

7. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los Entes Públicos de Investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de las invenciones contempladas en este artículo se establecerán por el Gobierno atendiendo a las características concretas de cada Ente Público de Investigación. Esta participación no tendrá en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.»

4. EL COSTE DE PATENTAR

Otro de los aspectos que cambian con la reforma es el coste de las tasas que hay que pagar. Entre otras cosas porque, al ser obligatorio someterse a un examen sustantivo previo en el caso de las patentes de invención, la tasa por este examen incrementará el coste.

La Ley dedica a esto su Título XVI y en su Anexo fija la relación de tasas. El Reglamento en su Título X incluye dos artículos sobre la aplicación de reducciones y bonificaciones.

Para los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o pequeña y mediana empresa (PYME), deseen obtener la protección de una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad se establece una reducción del 50 por ciento de las tasas establecidas en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de las patentes nacionales, de petición de informe sobre el estado de la técnica y de examen sustantivo. (Artículo 186.1 Ley 24/2015 y artículo 105 RD 316/2017)

Las Universidades también deberán pagar tasas a partir de ahora, antes no tenían que hacerlo.

Para ellas se establece una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos que será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas (DA 10 de la ley y artículo 106 del Reglamento)

5. PLAZOS PARA RESOLVER PROCEDIMIENTOS

En primer lugar hay que destacar que los procedimientos regulados en la Ley de Patentes quedan excluidos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo en lo no previsto en su normativa específica. Esta especialidad se debe, por un lado, a la propia naturaleza de los derechos objeto de protección y, por otro, a las obligaciones asumidas por España a través de diferentes Tratados Internacionales.

A la vez que se publicaba el Reglamento de desarrollo de la ley lo hacía también la Orden por la establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en ella, entre los destacan:

- Para el procedimiento de concesión de patentes: el que resulte de añadir dieciocho meses desde que se publique el informe sobre el estado de la técnica en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

- Para el procedimiento de oposición: el que resulte de añadir veinte meses desde que finalice el plazo para la presentación de oposiciones al que se refiere el artículo 43.1 de la Ley de Patentes.

- Para el procedimiento de concesión de modelos de utilidad: si no se presentaran oposiciones, el que resulte de añadir tres meses desde que se publique la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»; en caso contrario, el que resulte de añadir doce meses desde que se publique en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la solicitud.

6. RESOLUCION DE CONFLICTOS

El Título XII de la nueva Ley de Patentes se dedica a «la Jurisdicción y normas procesales»

Solución extrajudicial de controversias (Artículos 133 a 136 Ley 24/2015)

Materias incluidas y excluidas:

Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez. (Artículo 136 Ley 24/2015)

Conciliación en materia de invenciones de empleados:

Antes de iniciar acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas del Título IV de la Ley -relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios- la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. (Artículo 133 Ley 24/2015)

Solución judicial de controversias (Artículos 116 a 132 Ley 24/2015)

Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Juzgados especializados:

Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes. Estos son los designados en el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se actualiza el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana («B.O.E.» 21 febrero).

En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes.

De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes.

 

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