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Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Ficha:
  • ÓrganoJEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE núm. 177 de 25 de Julio de 2015
  • Vigencia desde 01 de Abril de 2017
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
Corregido por
LE0000622032_20170401Ir a NormaBOE 30 Mayo. Corrección de errores L 24/2015 de 24 Jul. (de Patentes)
Afectaciones recientes
1/4/2017
LE0000624416_20210101Ir a NormaL 6/2018 de 3 Jul. (Presupuestos Generales del Estado para el año 2018)
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El artículo 96 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio), modifica los importes de las tasas que se indican en la siguiente relación que quedan establecidos como sigue:

– 1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 105,35 euros.

– 1.6 Modificaciones de la solicitud o del diseño autorizadas por la Ley: 23,19 euros.

– 1.10 Recursos y revisión de actos administrativos: por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 88,09 euros.

– 2.2 Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado: 16,38 euros hasta un máximo de 2.789,65 euros, no consta en la Nueva Ley de Patentes).

– 3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,56 euros.

– 3.3 Copia de los documentos obrantes en un expediente: 11,38 euros (más un suplemento por cada página que exceda de 10 de 1,13 euros).

– 4.1 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en materia de diseño: 142,24 euros.

– 4.2 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo en materia de diseño: 142,24 euros.

LE0000557153_20170401Ir a Norma
LE0000594499_20170401Ir a NormaOM ETU/296/2017 de 31 Mar. (plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la L 24/2015 de 24 Jul. de patentes)
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Véase la Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes («B.O.E.» 1 abril).

LE0000557153_20170401Ir a Norma
Ley 24/2015, 24 julio, rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 30 mayo).LE0000622032_20170401Ir a Norma correctora

FELIPE VI REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes supuso en su día la reforma completa de nuestro sistema de patentes en el contexto del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), cuya negociación incluyó un capítulo sobre la materia, y la adhesión al Convenio sobre concesión de la Patente Europea, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973, que tuvieron lugar en aquel año de 1986.

La solidez y la flexibilidad de la Ley de Patentes ha permitido, a lo largo de sus tres décadas de vigencia, combinar la estabilidad de su marco regulador con los cambios necesarios para acomodarlo puntualmente a la evolución comunitaria e internacional de este sector del ordenamiento, sin que fuera necesaria una nueva Ley, bastando con reformas parciales de su articulado.

Ejemplos de esta evolución adaptativa fueron la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, además de otras muchas modificaciones menores, que afectaron tanto a la Ley como a su posterior desarrollo reglamentario.

Esto no obstante, desde la experiencia acumulada al aplicar la legislación vigente a una realidad que ha cambiado sustancialmente desde 1986, se hace necesaria una actualización general de la normativa para la que en esta ocasión, dado el número de preceptos afectados y la naturaleza de los cambios, no basta con una simple reforma parcial como las realizadas hasta la fecha.

En el ámbito internacional varios factores han contribuido al cambio. Uno de ellos es el desplazamiento desde los procedimientos de concesión nacionales a los internacionales y el crecimiento, en número y en proporción, de las patentes tramitadas a través de estos últimos. En 1986 todas las patentes se concedían por vía nacional. Hoy más del 90 por ciento de las patentes con efectos en España lo son por la Oficina Europea de Patentes (OEP), y nuestro país puede ser designado o elegido en las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de cooperación en materia de patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970 (más conocido por su acrónimo inglés PCT), siendo además la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Administración de Búsqueda y Examen Preliminar internacionales en el marco de dicho Tratado.

Otro factor de cambio, asociado al decisivo papel de la innovación como soporte del comercio internacional en una economía cada vez más globalizada, fue la integración de la Propiedad Industrial, a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, al que se adhirió España el 1 de enero de 1995.

También hay que contar con el desarrollo posterior del Derecho de patentes de la Unión Europea, materializado hasta el momento en la citada Directiva relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas, y en la creación de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios (CCP). A este entramado normativo hay que añadir el Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000 (conocido también por su acrónimo en inglés, PLT), ratificado por España en 2013, que tiene por objeto facilitar la tramitación y evitar la pérdida involuntaria de derechos por motivos formales.

La reforma que ahora se aborda pretende, en este nuevo contexto, adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema, puesto que las patentes concedidas por vía nacional son de origen español en más de un 95 por ciento. En los modelos de utilidad el porcentaje es similar.

Por ello uno de los motivos de esta actualización, en línea con los objetivos propuestos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es el de simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, cuya implantación gradual era lo inicialmente previsto en la Ley de Patentes de 1986. Se elimina, por tanto, el actual sistema opcional o «a la carta», introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

La figura del modelo de utilidad se modifica también en aspectos sustanciales, como son la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección.

En cuanto a los certificados de adición, que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente, apenas encuentran hoy reflejo en el derecho comparado europeo. Salvo alguna excepción aislada, en los países de nuestro entorno no se considera ya necesario regular unos títulos accesorios que puedan solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, fundamentalmente porque este tipo de mejoras quedan dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz.

Además la regulación de la prioridad interna permite durante un plazo la presentación mejorada de solicitudes posteriores y hace superfluo el mantenimiento de una figura por lo demás marginal, que ha sido escasamente utilizada por los titulares de las patentes en vigor. Por estas razones se eliminan de la regulación, contenida en el Título X de la Ley anterior.

También se actualizan disposiciones referidas a las llamadas en la Ley de Patentes de 1986 «invenciones laborales» y se incluyen otras sobre los CCP, las licencias obligatorias, los procedimientos de nulidad, limitación y caducidad, el acceso a la representación profesional y su ejercicio en el marco de la trasposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. Asimismo se refunden en la Ley, como es usual en el derecho comparado, las normas básicas para aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones, recogidas en sendos reglamentos después de la Ley de 1986. A todos estos aspectos se aludirá en párrafos posteriores de esta introducción cuyo orden expositivo sigue la sistemática de la Ley.

Finalmente, en aras de la simplificación y claridad normativa resultaba preciso actualizar preceptos que remitían a disposiciones ya derogadas, eliminar otros que han dejado de tener sentido al desaparecer las circunstancias que los justificaron en su día, descargar la Ley de normas que pueden llevarse al reglamento, dotando al conjunto de mayor flexibilidad adaptativa, así como ajustar el nuevo texto a los criterios actuales que imponen la rotulación del articulado.

Es obvio que esta revisión general no puede abordarse desde una simple reforma parcial que se sume a las anteriores. Hace falta un nuevo texto legal que manteniendo en lo esencial la estructura del anterior marco regulador, incorpore dichas modificaciones conforme a las actuales directrices de técnica normativa, para mayor claridad y coherencia sistemática del conjunto de la regulación.

II

En las disposiciones preliminares del Título I se establece la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos, entre los que se incluyen los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, y se amplía la legitimación para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público.

El Título II, sobre patentabilidad, incorpora las modificaciones adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (CPE), hecha en Munich el 29 de noviembre de 2000, al hacer explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas. En cuanto a los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico seguirán excluidos de la protección por patente en los mismos supuestos en que lo estaban antes, pero sin necesidad de recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial.

Para mayor claridad, al delimitar el estado de la técnica se hace mención expresa, entre las interferencias, a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España, que tampoco se mencionaban explícitamente en la Ley anterior, porque, cuando esta se promulgó, España aún no era parte de esos Convenios.

También se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento. Esta excepción no existe en el derecho comparado europeo y puede perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia.

III

El Título III, sobre derecho a la patente y designación del inventor se mantiene en lo esencial inalterado. Tampoco varía la regulación en el Título IV de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios en cuanto a la atribución de su titularidad. No obstante, se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a cada una de las partes en la relación de empleo o de servicios, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.

También se sustituye la presunción iuris et de iure, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación, y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas se ha procurado adaptar la Ley de Patentes con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ─que modificó la propia Ley de Patentes en su disposición final segunda─ y con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Es esta una materia sobre la que inevitablemente existirá una cierta dispersión normativa dada la remisión de la propia Ley de Patentes a los órganos de gobierno de las Universidades y a la potestad reglamentaria del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.

IV

El Título V es uno de los ejes de la reforma e incluye la solicitud de patente y los procedimientos de concesión, oposición y recursos, las normas de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre certificados complementarios, y las disposiciones generales comunes a todos ellos.

La Ley simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PTL) y que ya se aplican en los procedimientos internacionales anteriormente citados.

Entre los requisitos de la solicitud se incluye la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera, aunque esta información no prejuzgue la validez de la patente.

Otra novedad es el reconocimiento de la prioridad interna, para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes.

En el sistema de concesión la Ley se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio y vuelve al examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes, cuya implantación gradual, como ya se ha dicho, era lo inicialmente previsto en la Ley de 1986.

El modelo de procedimiento «a la carta», más basado en las preferencias de los usuarios que en el incentivo de la innovación, acaba en ocasiones por trasladar a los competidores el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, y propicia falseamientos de la competencia basados en títulos cuya presunción de validez solo puede ser destruida en vía judicial.

El sistema opcional es asimismo incongruente con el estatus de la OEPM como Administración de Examen Internacional en el marco del PCT, dotada de la capacitación necesaria –en personal y especialización– requeridas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para asumir estas funciones, y supone una incorrecta asignación de recursos públicos dedicados a la protección legal de la innovación en España, ya que la OEPM ha de dedicar parte de esos medios a tramitar solicitudes que luego son abandonadas tras un premioso examen técnico y de formalidades, o que han de ser concedidas en todo caso, con independencia de los resultados de la búsqueda del estado de la técnica.

Nada justifica, en efecto, la concesión de una patente cuando el informe sobre el estado de la técnica revela que la invención que es objeto de la misma no es tal, por carecer de novedad o actividad inventiva.

Dentro del modelo de concesión con examen previo generalizado que ahora se adopta también se introducen modificaciones en el procedimiento buscando un modelo más integrado cuyo objetivo es pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, como ocurre en los procedimientos internacionales, de manera que su iniciación no esté sujeta a otras condiciones que las que son imprescindibles para la realización de la búsqueda misma.

Se sustituye así el anterior procedimiento por otro que integra la búsqueda con el examen técnico, y cuyas conclusiones se plasmarán en la opinión escrita. Esta será ya una primera comunicación del examinador a cuyas observaciones y objeciones, si las hubiere, podrá contestar el interesado al pedir el examen sustantivo si decide continuar con la tramitación, modificando en su caso la solicitud en la medida necesaria para ajustarse a las exigencias legales.

Al adelantar la búsqueda se acelera el procedimiento en el aspecto esencial para el interesado, que es el de facilitarle el acceso puntual a la información relevante para decidir mantener su solicitud y, en su caso, patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad. Esta es la razón del pago inicial de la tasa de búsqueda, como ocurre también en el caso de las patentes europeas y en el procedimiento internacional PCT.

Por su parte en el examen sustantivo tendrá por objeto la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

Para acelerar el procedimiento se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión, que es el generalizado en el derecho comparado, aunque se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención. El sistema de oposición diferida obliga a modificar en consecuencia el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

El Capítulo IV sobre CCP se limita a regular algunas cuestiones cuya comprobación la normativa comunitaria deja al derecho interno y el régimen de tasas. El resto de la regulación está ya contenida en la normativa comunitaria que es directamente aplicable a este tipo de títulos.

Finalmente se armonizan las reglas generales sobre el procedimiento e información de los terceros con las establecidas en materias comunes para las otras modalidades de Propiedad Industrial. Entre las novedades a destacar está la posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT, las normas relativas a la modificación de la solicitud y reivindicaciones en los diversos procedimientos y la obligación de especificar por escrito las diferencias entre el texto anterior y el nuevo juego de reivindicaciones que lo modifica.

V

Los Títulos VI y VII ya han sido actualizados en reformas anteriores y apenas sufren cambios. El primero, donde se regulan el alcance y los límites del derecho de patente, fue modificado por la ya citada Ley 10/2002, de 29 de abril, y por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, al mencionar expresamente entre los límites al derecho de patente, los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

No obstante en la nueva Ley se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar», que tienen distinto origen y finalidad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Otras modificaciones menores consisten en hacer explícita la referencia a los medios equivalentes para determinar la extensión de la protección, en eliminar algunas normas que han quedado obsoletas al desaparecer los supuestos que las justificaban, y en matizar el alcance del agotamiento, como límite general al ejercicio del derecho.

Las acciones de defensa del titular de la patente, a las que se refiere el Título VII, también fueron actualizadas en la Ley 19/2006, de 5 de junio, mencionada al inicio de esta exposición, que incluyó normas referidas a las medidas provisionales y cautelares, la responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones. No obstante, se mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, un canon mínimo y no un canon máximo como ocurría hasta ahora.

La Ley también añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora, y remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria. Por otra parte, el considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que requiere, tanto del actor como del demandado, la cuantificación de los daños y perjuicios, supone para el proceso una complejidad y un sobrecoste añadidos que no se justifica si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria.

VI

El Título VIII sobre la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad se inicia con los principios generales de derecho registral, como son el de publicidad, la calificación registral basada en la legalidad y el efecto de cierre registral que es propio del principio de prioridad.

Por lo demás la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, suprimió la exigencia de documento público en la formalización de transferencias y licencias, remitiendo al reglamento las condiciones de forma y documentación.

A la obligación de explotar la invención y al régimen de licencias obligatorias se dedica el Título IX.

En esta materia las adaptaciones en Leyes posteriores, como la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social consistieron en reformas «de mínimos» que se limitaron a suprimir o modificar algunas disposiciones manifiestamente incompatibles con el ADPIC, pero dejaron intacto el resto de la regulación, que estaba basada en un presupuesto que dejó de existir una vez que el citado Acuerdo produjo efectos en España.

En efecto, cuando se redactó la Ley de Patentes de 1986 la obligación de explotar el objeto de la patente exigía su fabricación o ejecución en territorio nacional. Tras la aplicación del ADPIC en España, basta con tener abastecido el mercado interno mediante importaciones desde cualquier país miembro de la OMC. Un cambio tan radical dejó inoperante buena parte de la regulación anterior, puesto que, con ella, se pretendía evitar que las importaciones sustituyeran a la fabricación en el país y esto fue justamente lo que se legalizó después. Las consecuencias de este modelo liberalizador sobre los derechos de Propiedad Intelectual como soporte del comercio internacional son un buen ejemplo de lo que luego se ha dado en llamar globalización.

Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público. Estas posibilidades de actuación ya estaban previstas en la Ley de Patentes de 1986 y se mantienen con algunas variantes, en la actual.

La nueva Ley en consecuencia reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos ligados al concepto de explotación anterior al ADPIC. Se incluyen sin embargo dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, que son la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa firme de alcance nacional o comunitario, o una sentencia, hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.o 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula.

La posibilidad de interrumpir la explotación se limita a un año en lugar de los tres anteriores, plazo que resultaba injustificadamente largo cuando la explotación se desvincula de la fabricación en el país. Por las mismas razones se suprime el sometimiento condicional al régimen de licencias obligatorias.

Por lo demás, el intento previo de licencia contractual no se limita al caso de la dependencia y ahora se prevé con carácter general, salvo para los supuestos exceptuados en el mencionado ADPIC. También se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente.

La tramitación y resolución se simplifica, regulándose un procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y posibilidad de mediación o, en su defecto, de una comisión de expertos ─uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas─, para determinar las condiciones de la licencia. La licencia obligatoria se extenderá a los CCP que al concederse la licencia o posteriormente recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en aquélla.

VII

Las normas relativas a nulidad y caducidad de las patentes contenidas en el Título X sufren algunas modificaciones derivadas de su adaptación a normas posteriores a las que se alude a continuación.

En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso, como ya ocurre con las patentes europeas y se extienden los efectos de la nulidad a los CCP en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.

El Capítulo II de este mismo Título X regula un procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y cuyos efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.

La rehabilitación de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos, que se aplicaría al mismo supuesto, y en consecuencia desaparece como figura autónoma. En todo caso la caducidad por falta de pago de una anualidad no se producirá antes de que transcurran los periodos de demora previstos en la Ley, y el pago podrá también realizarse por los titulares de derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por la caducidad de la misma.

Respecto de las solicitudes y patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto, cuyo régimen se contempla en el Título XI se introducen algunos cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación mientras dicho régimen se mantenga, y a concretar las condiciones que permitan presentar primeras solicitudes en el extranjero previa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o de acuerdo con lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España.

VIII

Las normas sobre jurisdicción y normas procesales ya se han actualizado con las reformas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

En el Capítulo I del Título XII se reconoce la legitimación para el ejercicio de las acciones, además de a los titulares de los derechos inscritos, a quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, siempre que tal inscripción llegue a ser concedida.

En cuanto a la jurisdicción desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil, de conformidad con el artículo 86.ter.2 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La Ley trata además de conjugar la cercanía y descentralización de la justicia con la profundización en el modelo de especialización judicial en materia de patentes, afianzando este modelo mediante una concentración de los asuntos que atribuye la competencia objetiva al Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes, manteniéndose los mismos criterios de competencia territorial.

Por otra parte se acomodan los plazos procesales a la complejidad propia de los litigios sobre patentes, dada la extraordinaria importancia de los dictámenes de peritos en litigios sobre patentes y la necesidad de disponer de los mismos tempestivamente en garantía del derecho de defensa, ampliándose los plazos para contestar demandas y reconvenciones en el artículo 119.

En lo que se refiere a la nulidad del título planteada, como excepción, se permite que el titular de la patente solicite en su caso su tratamiento como reconvención o limite sus reivindicaciones, con carácter principal o subsidiario, siempre en trámite escrito y con tiempo suficiente para que el solicitante de la nulidad modifique o mantenga sus pretensiones a la vista de la limitación propuesta.

También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.

Los Capítulos II y III sobre diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares incluyen algunas modificaciones encaminadas a concretar su alcance y a permitir que cuando sea preciso recabar información sensible se adopten las medidas necesarias para compatibilizar los intereses del demandado en preservar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que la requiera.

También se recoge de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias de comprobación de hechos se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas para no frustrar el buen fin de las mismas.

Respecto de las medidas cautelares se precisa la regulación de la caución sustitutoria, cuyo importe se fijará por el órgano jurisdiccional durante la tramitación de las medidas y con audiencia de las partes, de manera que la fianza pueda concretarse en el mismo trámite sin que sea necesario abrir otro de alegaciones y pruebas sobre dicha caución. También se fija un plazo para que el demandado, una vez alzadas las medidas concrete, si procede, su pretensión indemnizatoria, y se prevé que si la fianza no alcanzara a cubrir todos los daños causados no haya que acudir a otro procedimiento para la ejecución de una resolución firme que ya determinó dichos perjuicios, y pueda seguir la vía de apremio contra el responsable.

Por último se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición.

El Capítulo IV de este Título XII se ocupa de la conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.

En cuanto a la primera, se revisan las normas de la Ley de Patentes de 1986 referidas a la conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en caso de litigio, que pasa a ser voluntaria, y sobre la composición de la comisión encargada de aplicarla, cuya paridad quedaba en entredicho cuando, como era frecuente, el empleado, al plantear la reclamación, había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa. También se regula de forma más completa la propuesta de acuerdo y los efectos de la certificación del mismo por la dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas si hubiera conformidad, cuya ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.

Este tipo de conciliación se mantiene como una opción más que se suma a las ya existentes de mediación y de arbitraje reconocidas en el artículo 136 de esta Ley y en cuya aplicación se prevé la futura participación de la Oficina Española de Patentes y Marcas al incluirse entre sus fines y funciones los de posible institución mediadora y arbitral de acuerdo con la disposición final segunda.

IX

Para los modelos de utilidad el elemento común en el derecho comparado es, paradójicamente, la disparidad. Al ser un título cuya configuración legal no está sujeta a criterios de armonización internacionales esta disparidad afecta no sólo a los procedimientos, sino a la concepción misma del título e incluso a su misma existencia, ya que esta modalidad no se reconoce en todos los países.

En España, los modelos de utilidad han sido un título de protección bien adaptado a las necesidades de nuestras empresas, como lo demuestra el número de solicitudes y el porcentaje de las presentadas que tienen origen nacional, que llega al 95 por ciento. Por ello, en su regulación, contenida en el Título XIII, se mantiene el planteamiento actual basado en el modelo sui generis y no en el de «patente simplificada», pero con algunos cambios tendentes a adaptar esta modalidad a las necesidades actuales y agilizar su tramitación.

La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, evitando de este modo la incertidumbre que conlleva el concepto de divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, que tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías. En este punto, la diferencia esencial con las patentes sigue siendo la exigencia para los modelos de un nivel de actividad inventiva inferior a la de las patentes.

También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.

En cuanto al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros siguen siendo previas y no posteriores a la concesión, dado que no habrá examen sustantivo como en las patentes y que, a diferencia del diseño industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño. Por la misma razón, se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del título en el que se funde la acción, suspendiéndose la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos.

X

Se introduce un nuevo Título XIV relativo a la aplicación en España del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE), hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 y el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), hecho en Washington el 19 de junio de 1970, que, como es habitual en el derecho comparado, integra en la Ley las normas de aplicación de la vía europea y la vía internacional para la protección de las invenciones en España, refundiendo y sintetizando las principales disposiciones ya recogidas en sendos reglamentos aprobados después de la entrada en vigor de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, cuando España se adhirió a dichos convenios internacionales.

Las normas sobre representación, agentes y mandatarios, de las que se ocupa el Título XV ya fueron revisadas por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial y posteriormente por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Las modificaciones que ahora se incorporan, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial, se adaptan a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regulando las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional en el marco de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone.

Se mantiene el examen de aptitud para el acceso a una profesión regulada como es la de Agente de la Propiedad Industrial, cuya cualificación debe acreditarse mediante título de formación y la superación de la prueba de aptitud, requisitos que como es obvio solo pueden cumplir las personas físicas, pero se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesión, como la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad. También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Finalmente, se integra en la Ley lo que ya se había actualizado por vía reglamentaria, sustituyendo el anterior régimen de autorización por una declaración responsable que habilita para iniciar el ejercicio de la actividad de representación profesional.

En el Título XVI, sobre tasas y anualidades, se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose una reducción de un 50 por ciento de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME. Por lo demás se mantiene la reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados. La fecha de devengo será para cada anualidad la del último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, además de las demoras permitidas con los correspondientes recargos, se podrá regularizar el pago sin pérdida de derechos abonando la tasa de regularización adicional prevista en la tarifa segunda de la Ley durante el tiempo que transcurra hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad.

En las disposiciones adicionales, se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Otras disposiciones adicionales se refieren a la publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos, a las comunicaciones con Juzgados y Tribunales en formato electrónico y al establecimiento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la OEPM y las Comunidades Autónomas, para que éstas permanezcan informadas a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud. También se prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economía Sostenible antes citada, así como el establecimiento de programas de concesión acelerada a las que podrá acogerse expresamente el interesado en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

En las disposiciones finales se modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo, de creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral y de acuerdo con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, contratación y defensa de derechos de Propiedad Industrial en materias de libre disposición.

Las disposiciones finales tercera y cuarta modifican la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en sus respectivas disposiciones adicionales primeras, con el fin de reconocer expresamente competencia a los Tribunales de Marca Comunitaria para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño y al menos una de ellas esté fundamentada en un título comunitario.

La Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado en el artículo 149.1.9.ª sobre legislación relativa a la propiedad industrial y 149.1.6.ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.

TÍTULO I
Disposiciones preliminares

Artículo 1 Objeto de la Ley

Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial:

  • a) Patentes de invención.
  • b) Modelos de utilidad.
  • c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.

Artículo 2 Registro de Patentes

1. El registro de los títulos reconocidos en esta Ley tiene carácter único en todo el territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión Europea.

2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.

3. La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones reconocidas en esta Ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1.

Artículo 3 Legitimación

1. Podrán solicitar los títulos de Propiedad Industrial las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.

2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.

TÍTULO II
Patentabilidad

Artículo 4 Invenciones patentables

1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

  • a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
  • b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
  • c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
  • d) Las formas de presentar informaciones.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal.

Artículo 5 Excepciones a la patentabilidad

No podrán ser objeto de patente:

  • 1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

    En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior:

    • a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
    • b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
    • c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
    • d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
  • 2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.
  • 3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

    Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

  • 4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.
  • 5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.

    Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

    La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

  • 6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna.

Artículo 6 Novedad

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.

5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.

Artículo 7 Divulgaciones inocuas

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:

  • a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
  • b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.

En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Artículo 8 Actividad inventiva

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

Artículo 9 Aplicación industrial

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

TÍTULO III
Derecho a la patente y designación del inventor

Artículo 10 Derecho a la patente

1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.

3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37.

4. En el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.

Artículo 11 Solicitud de patente por persona no legitimada

1. Cuando, con base en lo dispuesto en esta Ley, una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta del solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá, dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada:

  • a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud subrogándose en el lugar del solicitante.
  • b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención que gozará de la misma prioridad.
  • c) Pedir que la solicitud sea denegada.

2. Lo dispuesto en el artículo 26.3 es aplicable a cualquier nueva solicitud presentada según lo establecido en el apartado anterior.

3. Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere el apartado 1 no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El Juez podrá acordar, como medida cautelar de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la suspensión del procedimiento de concesión, una vez que la solicitud hubiere sido publicada, hasta que la firmeza de la sentencia o de la resolución que ponga término al procedimiento sea debidamente notificada, si fuere desestimatoria de la pretensión del actor, o hasta tres meses después de dicha notificación si fuese estimatoria.

Se levantará asimismo la suspensión siempre que la resolución que ponga término al procedimiento fuera estimatoria y firme y el actor solicite la continuación del mismo.

Artículo 12 Reivindicación de titularidad

1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.

2. Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente podrá reivindicar que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores sólo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente conocía que no tenía derecho a la misma.

4. Será objeto de anotación en el Registro de Patentes, a efectos de publicidad frente a terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente artículo, así como la sentencia o cualquier otra resolución firme que ponga fin al procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte interesada.

Artículo 13 Efectos del cambio de titularidad

1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una solicitud o de una patente como consecuencia de una sentencia de las previstas en el artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el Registro de Patentes de la persona legitimada.

2. Tanto el titular de la solicitud o de la patente como el titular de una licencia obtenida antes de que se inscriba la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa inscripción hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el Registro de Patentes, en un plazo de dos meses si se trata del anterior titular de la patente o, en el caso del licenciatario, de cuatro meses desde que hubieren recibido la notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular. La licencia ha de ser concedida por un período adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijarán, en caso necesario, por el procedimiento establecido en la presente Ley para las licencias obligatorias.

3. No es aplicable lo dispuesto en el apartado anterior si el titular de la patente o de la licencia hubiera actuado de mala fe en el momento en que comenzó la explotación o los preparativos para la misma.

Artículo 14 Designación del inventor

El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.

TÍTULO IV
Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios

Artículo 15 Invenciones pertenecientes al empresario

1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario.

2. El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.

Artículo 16 Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios

Las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas.

Artículo 17 Invenciones asumibles por el empresario

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención.

Artículo 18 Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el empleado

1. El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado en este Título.

2. Cuando se trate una invención asumible por el empresario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, el empresario, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma.

Si el empresario, no comunica al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención en los plazos previstos caducará su derecho, pudiendo el empleado presentar la solicitud de patente.

Si el empresario, habiendo comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención, no presentase la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado con el empleado, podrá este presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario.

3. Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como este último explote la propuesta.

4. Tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

Artículo 19 Carga de la prueba y renuncia de derechos

1. Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.

2. Será nula toda renuncia anticipada del empleado a los derechos que la Ley le otorga en este Título.

Artículo 20 Ámbito de aplicación

Las normas del presente Título serán asimismo aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 21 Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación

1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.

A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación.

2. Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser comunicadas por escrito a la entidad pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes.

3. El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.

Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2.

4. El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o una participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de esas invenciones determinada de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 y 7.

5. En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.

6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador de la universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con la explotación de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

7. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los Entes Públicos de Investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de las invenciones contempladas en este artículo se establecerán por el Gobierno atendiendo a las características concretas de cada Ente Público de Investigación. Esta participación no tendrá en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.

TÍTULO V
Solicitud y procedimiento de concesión

CAPÍTULO I
Presentación y requisitos de la solicitud de patente

Artículo 22 Presentación de la solicitud

1. La solicitud de patente se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma.

2. La solicitud de patente también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida a cualquiera de los órganos que, de conformidad con el apartado precedente, son competentes para recibir la solicitud.

3. A la presentación electrónica de solicitudes será de aplicación la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 23 Requisitos de la solicitud

1. La solicitud de patente deberá contener:

  • a) Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
  • b) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente.
  • c) Una o varias reivindicaciones.
  • d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.
  • e) Un resumen de la invención.

2. Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente.

En los supuestos previstos en el Reglamento (UE) n.o 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, la solicitud de patente deberá asimismo contener, en la medida en que reglamentariamente se determine, la información que los usuarios de tales recursos vienen obligados a conservar con arreglo a lo previsto en la norma citada. La referida información tampoco prejuzgará la validez de la patente.

3. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1.c), en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.

4. La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa correspondiente, así como de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica.

Artículo 24 Fecha de presentación

1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas para la recepción de solicitudes de patente la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:

  • a) La indicación de que se solicita una patente.
  • b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.
  • c) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma debiendo presentarse la correspondiente traducción al castellano en el plazo reglamentariamente establecido.

2. La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en la que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción y, en su caso, a los dibujos.

3. Si la solicitud se remite a una anterior según lo previsto en el apartado precedente deberá presentarse una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada, en su caso, de la correspondiente traducción al castellano, en el plazo fijado en el reglamento de ejecución.

4. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una oficina de correos será la del momento en que dicha oficina reciba la documentación que contenga los elementos mencionados en los apartados anteriores, siempre que sean presentados por correo certificado en la forma prevista por el artículo 31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. En todo caso la documentación deberá estar dirigida al órgano competente para recibir la solicitud.

Artículo 25 Designación del inventor

La solicitud deberá designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.

Artículo 26 Unidad de invención

1. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

2. Las solicitudes que no cumplan lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

3. Las solicitudes divisionales tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.

Artículo 27 Descripción de la Invención

1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

2. Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que la descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si, concurren los siguientes requisitos, tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente:

  • a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida legalmente para ello, en condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977 (en lo sucesivo Tratado de Budapest). En todo caso, se considerarán reconocidas las autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho rango de conformidad con el artículo 7 de dicho Tratado.
  • b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.
  • c) Que de conformidad con lo previsto en el Reglamento, se indique el nombre de la institución de depósito y el número del mismo.

3. Si la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, dejase de estar disponible en la institución de depósito reconocida, se autorizará un nuevo depósito de esa materia, en condiciones análogas a las previstas en el Tratado de Budapest.

4. Todo nuevo depósito deberá ir acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.

Artículo 28 Reivindicaciones

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

Artículo 29 Resumen

El resumen de la invención servirá exclusivamente para una finalidad de información técnica. No podrá ser tomado en consideración para ningún otro fin, y en particular no podrá ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada, ni para delimitar el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.3.

Artículo 30 Prioridad

1. Quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, o de certificado de utilidad en o para alguno de los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, o sus causahabientes, gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses a partir de la fecha de presentación de dicha primera solicitud, nacional o extranjera, en las condiciones establecidas en el artículo 4 del Convenio de París.

2. Tendrán el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección en o para un Estado no mencionado en el apartado 1 que reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.

3. En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 10.3 y 139, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada.

Artículo 31 Reivindicación de la prioridad

1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al español cuando esté redactada en otro idioma.

2. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención, o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.

3. Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en Estados diferentes. Si se reivindican prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se contarán desde la fecha de prioridad más antigua.

4. Cuando se reivindiquen una o varias prioridades, el derecho de prioridad sólo amparará a los elementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad hubiere sido reivindicada.

5. Aun cuando determinados elementos de la invención para los que se reivindique la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, podrá otorgarse la prioridad para los mismos si el conjunto de los documentos de aquella solicitud anterior revela de manera suficientemente clara y precisa tales elementos.

6. La reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.

CAPÍTULO II
Procedimiento de Concesión

Artículo 32 Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM

1. El órgano competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 hará constar en el momento de recibir la solicitud su número de registro, el día, la hora y minuto de su presentación, y expedirá un recibo acreditativo o copia sellada de la documentación presentada en la forma que reglamentariamente se determine. Si no se hubiese hecho constar la hora, se le asignará la última del día. Si no se hubiese hecho constar el minuto, se le asignará el último de la hora.

2. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas la documentación presentada dentro de los tres días siguientes al de su recepción. El incumplimiento de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante.

Artículo 33 Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite

1. Dentro de los 10 días siguientes a su recepción, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de patente cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación y, si es así, la admitirá a trámite y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.

2. Si la faltara alguno de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación, se notificarán los defectos al interesado para que los subsane en el plazo establecido. La fecha de presentación será en ese caso la del momento en que la Oficina Española de Patentes y Marcas reciba la documentación con los defectos debidamente corregidos. Si los defectos no se subsanan en plazo, la solicitud no será admitida a trámite y así se comunicará, con indicación de los motivos, al solicitante.

3. Si las tasas de solicitud y la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica no hubieran sido abonadas con la solicitud, o no lo hubieren sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido de la solicitud.

4. Los plazos mencionados en los apartados anteriores son los fijados en el reglamento de ejecución de la presente Ley.

Artículo 34 Patentes de interés para la defensa nacional

La Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del Ministerio de Defensa, a los efectos previstos en el Título XI de esta Ley, todas las solicitudes de patentes que puedan ser de interés para la defensa nacional, estableciendo para ello la necesaria coordinación con dicho Ministerio.

Artículo 35 Examen de oficio

1. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:

  • a) Si el objeto de la misma no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de esta Ley.
  • b) Si se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad en su caso, así como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud cuya comprobación haya de realizarse, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, antes de la publicación de la solicitud.

2. La presencia de defectos formales en la documentación no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo siguiente, siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización.

3. Si de la comprobación resulta que el objeto de la solicitud está excluido de patentabilidad conforme al apartado 1.a), o no se cumplen los requisitos mencionados en el apartado 1 b), se comunicarán éstas circunstancias al interesado para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo establecido. Si los obstáculos persisten o los defectos no fueran corregidos en plazo, se denegará la solicitud mediante resolución motivada. Cuando los defectos se refieran al derecho de prioridad el solicitante perderá este derecho.

Artículo 36 Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas. Tanto del informe sobre el estado de la técnica como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante.

2. El informe sobre el estado de la técnica se fundará en una búsqueda que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la presente Ley, se extenderá a todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuará la oportuna notificación al solicitante para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo reglamentariamente establecido. Para subsanar los defectos el solicitante podrá modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la búsqueda en la medida suficiente para subsanar los defectos señalados, dicha Oficina realizará un informe sobre el estado de la técnica basado en una búsqueda parcial. Si ello no fuere posible, se denegará la solicitud mediante resolución motivada, y así se le notificará.

4. Si falta unidad de invención y el solicitante, a requerimiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas adicionales, el procedimiento continuará para la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar que cumplan las condiciones del artículo 26, teniéndole por desistido respecto de las restantes.

5. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinión escrita las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.

Artículo 37 Publicación de la solicitud y del informe

1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado y superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará lo antes posible la solicitud de patente, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la solicitud de patente publicada. Asimismo, se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción con las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas, en la forma y con los elementos que se establezcan en el Reglamento de ejecución.

2. A petición del solicitante podrá publicarse la solicitud de patente, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo mencionado en el apartado 1.

3. No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere retirada o desistida, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.

4. El informe sobre el estado de la técnica se publicará, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», y emitiendo un folleto con dicho informe junto con la solicitud de patente o posteriormente, si ésta hubiera sido ya publicada.

Artículo 38 Observaciones de terceros

Una vez publicada la solicitud cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la misma en la forma y plazo que reglamentariamente se establezca, sin que se interrumpa la tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.

Artículo 39 Examen sustantivo

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará previa petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

2. La petición, que podrá formular el solicitante desde el momento del depósito de la solicitud, habrá de presentarse, en todo caso, antes de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica, no se considerará realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. La revocación de la petición de examen equivaldrá a la retirada de la solicitud de patente.

3. Junto con la petición de examen sustantivo el solicitante podrá presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros y modificar, si lo estima oportuno, las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.

4. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 2 sin que el solicitante haya presentado su petición de examen, se entenderá que su solicitud ha sido retirada.

Artículo 40 Tramitación y resolución

1. Cuando el examen no revele la falta de ningún requisito que lo impida, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá la patente solicitada.

2. Si como resultado del examen se apreciasen motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido conteste a las objeciones señaladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas o modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.

3. En caso de que el solicitante no realice ningún acto para obviar las objeciones formuladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la patente deberá ser denegada. En los demás casos la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá una vez recibida la contestación del solicitante.

4. Si una vez recibida la contestación del solicitante y pese a las alegaciones o modificaciones aportadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que persisten motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente se comunicarán estos al solicitante dándole nuevas oportunidades de corregir su solicitud o formular alegaciones, en las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento, antes de resolver definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente.

Artículo 41 Anuncio de la concesión y publicación de la patente

La concesión de la patente se anunciará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la patente concedida.

Artículo 42 Edición del folleto de la patente

Para cada patente concedida se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos y en su caso, las secuencias biológicas, tal como se hubieren finalmente concedido. El folleto, cuyo contenido se establecerá reglamentariamente, mencionará también el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en que se hubiere anunciado la concesión.

En el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

CAPÍTULO III
Oposiciones y recursos

Artículo 43 Oposiciones

1. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», cualquier persona podrá oponerse a la concesión por alguno de los siguientes motivos:

  • a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Título II de esta Ley.
  • b) Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.
  • c) El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

2. La oposición deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en escrito motivado, acompañado de los correspondientes documentos probatorios y previo pago de la tasa correspondiente.

3. Admitido a trámite el escrito de oposición se comunicará al titular de la patente registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado a cada una de las partes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por la otra, concediéndoles un trámite de réplica en cada caso, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en el reglamento.

4. Transcurridos los plazos mencionados en el apartado precedente la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, cuando concurra alguno de los motivos de oposición señalados en el apartado 1 o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular al menos una oportunidad de subsanar el defecto, o presentar nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo sobre la oposición planteada.

5. La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hubieran introducido en la patente. La protección conferida por esta Ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.

6. Al efecto retroactivo de la revocación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el artículo 104 respecto de la nulidad.

Artículo 44 Recursos

1. El recurso administrativo contra la concesión de una patente solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución expresa.

2. El solicitante de una patente podrá presentar recurso administrativo contra la resolución denegatoria de la solicitud de patente por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.

CAPÍTULO IV
Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios

Artículo 45 Solicitudes

1. Las solicitudes de certificados complementarios de protección de medicamentos, las de prórroga de los mismos, y las de certificados complementarios de protección de productos fitosanitarios, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado puesto a disposición de los usuarios por la Oficina en el que se harán constar las declaraciones y datos previstos en la normativa comunitaria tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

2. Las solicitudes de certificados complementarios de protección y de su prórroga estarán sujetas al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 46 Tramitación

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de certificado y el producto a que se refiere, o la de prórroga en su caso, cumplen los requisitos establecidos en la normativa comunitaria. La Oficina no investigará de oficio si la autorización de comercialización es la primera como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea.

2. Si la solicitud y el producto objeto del certificado o la de su prórroga cumplen las condiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Oficina los concederá. En caso contrario se comunicarán los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca. Cuando los defectos no se corrijan en plazo y la Oficina considere que persisten las objeciones señaladas en la notificación, se denegará la solicitud.

Tanto la solicitud como la resolución final se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente. Contra las resoluciones de la Oficina podrá interponerse recurso de alzada de acuerdo con lo previsto en el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común y la disposición adicional primera de esta Ley.

Artículo 47 Mantenimiento

La tasa de mantenimiento del certificado complementario de protección se efectuará en un solo pago, cuya cuantía se fijará en función de la duración del certificado.

CAPÍTULO V
Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros

Artículo 48 Modificaciones

1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente. La posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.

2. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.

3. Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas.

4. Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado siendo aplicable lo previsto en el artículo 43.5.

A falta de pago de la tasa la patente no producirá efectos. Si el procedimiento es de limitación, ésta se tendrá por no realizada.

5. La solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente.

6. En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, la patente no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.

Artículo 49 Rectificación de errores

A instancia del solicitante se admitirán las modificaciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud con sujeción a las limitaciones establecidas reglamentariamente. No obstante, si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, la rectificación deberá resultar evidente en el sentido de que se deduzca inmediatamente que ningún otro texto, dibujo o secuencia que el que resulte de la modificación puede haber sido propuesto por el solicitante.

Artículo 50 Suspensión de los procedimientos

La presencia de defectos en la documentación interrumpirá el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los mismos, mediante el correspondiente suspenso en la tramitación, hasta que dichos defectos se subsanen o expire el plazo para ello.

Artículo 51 Cambio de modalidad

1. En cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo previsto en el artículo 39, el interesado podrá pedir la transformación de su solicitud de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un título distinto de Propiedad Industrial.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en los artículos 35 y 40, podrá proponer al interesado el cambio de modalidad de la solicitud. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el plazo previsto en el Reglamento no pide expresamente el cambio de modalidad.

Si la propuesta es rechazada continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada.

3. En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, se acordará el cambio, notificándosele los documentos que haya de presentar dentro del plazo reglamentariamente establecido para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. A falta de presentación oportuna de la nueva documentación se le tendrá por desistido y así se le comunicará.

4. Cuando la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la publicación de la solicitud de la patente, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 52 Retirada de la solicitud

1. La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida.

2. Cuando figuren inscritos en el Registro de Patentes derechos de terceros sobre la solicitud, ésta sólo podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

Artículo 53 Restablecimiento de derechos

1. El solicitante o el titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes:

  • i) dos meses contados a partir del cese del impedimento;
  • ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185.

El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo. No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para el plazo previsto en el artículo 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración del mismo o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.

3. La petición deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.

4. Será competente para resolver la petición el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos mencionados en el apartado 2 de este artículo y en los artículos 43.1 y 144. Tampoco serán de aplicación al plazo de interposición del recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos.

6. El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere comenzado a explotar la invención objeto de la solicitud o de la patente, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos con esa finalidad, siempre que el tercero se limite a iniciar o continuar esa explotación en su empresa o para las necesidades de su empresa.

7. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrán interponer recurso de alzada, tanto el tercero que pueda beneficiarse del derecho a continuar o a iniciar la explotación de la invención prevista en el apartado 6, como el tercero frente a quien puedan invocarse los derechos anteriores derivados de la solicitud objeto del restablecimiento de derechos.

8. La resolución de restablecimiento de derechos se inscribirá en el Registro de Patentes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 54 Revisión de los actos en vía administrativa y contencioso-administrativa

1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las resoluciones de los recursos administrativos dictados por los órganos competentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

3. Frente a la resolución de concesión de una patente la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la nulidad de la patente se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 102 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.

Artículo 55 Consulta de expedientes

1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente, modelos de utilidad o de certificados complementarios de protección todavía no publicados sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

2. Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente, de un modelo de utilidad o de un certificado complementario de protección ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de su solicitud podrá consultar el expediente antes de su publicación sin el consentimiento del solicitante.

3. Cuando se publique una solicitud divisional, una nueva solicitud de patente presentada en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 o la solicitud derivada de un cambio de modalidad de la protección según lo establecido en el artículo 51 cualquier persona podrá consultar el expediente de la solicitud inicial antes de su publicación y sin el consentimiento del solicitante.

4. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hayan sido denegadas, retiradas o se tengan por desistidas antes de su publicación no serán accesibles al público.

5. En el caso de que se vuelva a presentar una de las solicitudes mencionadas en el apartado anterior, se considerará como una solicitud nueva sin perjuicio del posible derecho de prioridad que pudiera derivarse de la solicitud anterior.

Artículo 56 Accesibilidad de la materia biológica

1. La materia biológica depositada a que se refiere el artículo 27 será accesible:

  • a) Antes de la primera publicación de la solicitud de patente, sólo a quien tenga derecho a consultar el expediente de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.
  • b) Entre la primera publicación de la solicitud y la concesión de la patente, a toda persona que lo solicite o únicamente a un experto independiente si así lo pide el solicitante de la patente.
  • c) Tras la concesión de la patente, y aunque la patente caduque o se anule, a toda persona que lo solicite.

2. El acceso se realizará mediante la entrega de una muestra de la materia biológica depositada, siempre y cuando la persona que lo solicite se comprometa mientras duren los efectos de la patente:

  • a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia biológica depositada o de una materia derivada de la misma, y
  • b) A no utilizar muestra alguna de la materia biológica depositada, o derivada de la misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del solicitante o del titular de la patente a dicho compromiso.

3. En caso de denegación o de retirada de la solicitud, el acceso a la materia depositada quedará limitado, a petición del solicitante y durante veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, a un experto independiente. En este caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.

4. Las peticiones del solicitante a que se refieren el párrafo b) del apartado 1 y el apartado 3 sólo podrán presentarse hasta la fecha en que se consideren concluidos los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

Artículo 57 Obligación de facilitar información a terceros

1. Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero derechos derivados de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá darle a conocer el número de la misma.

2. Quien incluya en un producto, en sus etiquetas o embalajes, o en cualquier clase de anuncio o impreso, cualesquiera menciones tendentes a producir la impresión de que existe la protección de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá hacer constar el número de las mismas.

TÍTULO VI
Efectos de la patente y de la solicitud de la patente

Artículo 58 Duración y cómputo de los efectos

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.

Artículo 59 Prohibición de explotación directa de la invención

1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

  • a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
  • b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
  • c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades.

3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.

Artículo 60 Prohibición de explotación indirecta de la invención

1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en los párrafos a) a d) del artículo siguiente.

Artículo 61 Límites generales y agotamiento del derecho de patente

1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

  • a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.
  • b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.
  • c) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.
  • d) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.
  • e) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.
  • f) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.
  • g) A los actos previstos por el artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto.

3. Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones.

Esta limitación no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior de la materia biológica.

Artículo 62 Excepciones del ganadero y del agricultor

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta, o cualquier otra forma de comercialización de material de reproducción vegetal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor para su explotación agrícola, implicará el derecho de éste último a utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán a las previstas en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de obtenciones vegetales.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta o cualquier otra forma de comercialización de animales de cría o de material de reproducción animal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor o ganadero, implicará la autorización a estos últimos para utilizar el ganado protegido con fines agrícolas o ganaderos. Ello incluirá la puesta a disposición del ganado o de otro material de reproducción animal para que el agricultor o ganadero pueda proseguir su actividad agrícola o ganadera, pero no la venta en el marco de una actividad de reproducción comercial o con esa finalidad. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán con las que se fijen reglamentariamente.

Artículo 63 Derechos derivados de la utilización anterior

1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Los derechos de explotación solo son transmisibles juntamente con las empresas que los vengan ejerciendo.

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.

Artículo 64 Falta de cobertura frente a patentes anteriores

El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.

Artículo 65 Patentes dependientes

El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria.

Artículo 66 Limitaciones legales

La explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma abusiva o contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.

Artículo 67 Protección provisional

1. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.

2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.

3. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.

4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido denegada o revocada en virtud de una resolución firme.

Artículo 68 Alcance de la protección

1. El alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

2. Para el período anterior a la concesión de la patente, el alcance de la protección se determinará por las reivindicaciones de la solicitud, tal como haya sido publicada. Esto no obstante, la patente, tal como hubiera sido concedida, o modificada en el curso de un procedimiento de oposición, de recurso, de limitación o de nulidad, determinará con carácter retroactivo la protección mencionada, siempre que ésta no haya resultado ampliada.

3. Para determinar el alcance de la protección conforme a los apartados 1 y 2 anteriores deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.

Artículo 69 Alcance de la protección en las patentes de procedimiento

1. Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España.

2. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

3. En la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación y negocios.

TÍTULO VII
Acciones por violación del derecho de patente

Artículo 70 Defensa del derecho

El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Artículo 71 Acciones civiles

1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:

  • a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido.
  • b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
  • c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
  • d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.
  • e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente.
  • f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Las medidas comprendidas en los párrafos c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

2. Las medidas contempladas en los párrafos a) y e) del apartado precedente podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Artículo 72 Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.

Artículo 73 Exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización

1. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

2. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción.

Artículo 74 Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas

1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

  • a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
  • b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

3. Cuando el órgano jurisdiccional estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 90 la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en el párrafo b) del apartado anterior.

4. Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

5. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 75 Incidencia de los beneficios comerciales

1. Para fijar la ganancia dejada de obtener según los criterios establecidos en el artículo 74.2 podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial.

2. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.

Artículo 76 Indemnización por desprestigio

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

Artículo 77 Deducción de las indemnizaciones ya percibidas

De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

Artículo 78 Prescripción y límite al ejercicio de las acciones

1. Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

2. El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este Título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

TÍTULO VIII
La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad

CAPÍTULO I
Inscripción registral, cotitularidad y expropiación

Artículo 79 Inscripción en el Registro de Patentes

1. En el Registro de Patentes se inscribirán, en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas.

2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones.

3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro de Patentes. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados con infracción de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes. El Registro de Patentes será público.

5. Inscrito en el Registro de Patentes alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el artículo 82.1, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si solo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen incompatible hasta que se resuelva aquella.

Artículo 80 Cotitularidad

1. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes.

2. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

  • a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir desde el envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes.
  • b) Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.
  • c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente.
  • d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción.

3. La concesión de licencia a un tercero para explotar la invención deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada

Artículo 81 Expropiación

1. Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social, mediante la justa indemnización.

2. La expropiación podrá hacerse con el fin de que la invención caiga en el dominio público y pueda ser libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con el fin de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirirá, en este caso, la titularidad de la patente.

3. La utilidad pública o el interés social será declarado por la Ley que ordene la expropiación, la cual dispondrá si la invención ha de caer en el dominio público o si ha de adquirir el Estado la titularidad de la patente o de la solicitud. El expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.

CAPÍTULO II
Transferencias, Licencias y Gravámenes

Artículo 82 Principios generales

1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.

3. A los efectos de su cesión o gravamen la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas.

4. Las disposiciones de este Capítulo se entienden sin perjuicio de las normas referidas al contenido y límites de los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales impuestos en otras Leyes nacionales que resulten aplicables, o de la aplicación, por los órganos nacionales o comunitarios correspondientes, de las disposiciones establecidas en los reglamentos comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

Artículo 83 Licencias contractuales

1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.

2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.

5. Se presumirá que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y explotar por sí mismo la invención.

6. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

Artículo 84 Conocimientos técnicos

1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

Artículo 85 Responsabilidad del transmitente y del licenciante

1. Quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Cuando se retire o se deniegue la solicitud, se revoque la patente o se declare su nulidad se aplicará en todo caso lo dispuesto en el artículo 104.3, a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el licenciante.

2. El transmitente o licenciante responderá siempre, cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no hubiere dado a conocer al otro contratante, haciéndolo constar en el contrato con mención individualizada de tales documentos, los informes o resoluciones, españoles o extranjeros, de que disponga o le conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud o de la patente.

3. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirán a los seis meses, contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento. Serán de aplicación a las mismas las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción.

Artículo 86 Responsabilidad frente a terceros

1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.

2. La parte que efectúe el pago de la indemnización a que se refiere el apartado anterior podrá repetir del declarado responsable las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros.

CAPÍTULO III
Licencias de pleno derecho

Artículo 87 Licencias de pleno derecho

Son licencias de pleno derecho las que resultan de un ofrecimiento público de licencias contractuales no exclusivas, realizado por el titular de la patente, de acuerdo con lo previsto en este Capítulo.

Artículo 88 Ofrecimiento de licencias de pleno derecho

1. Si el titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, declarando por escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de licenciatario, se reducirá a la mitad el importe de las tasas anuales que devengue la patente después de recibida la declaración. Cuando se produzca un cambio total de la titularidad de la patente como consecuencia del ejercicio de la acción judicial prevista en el artículo 12, el ofrecimiento se considerará que ha sido retirado al inscribirse al nuevo titular en el Registro de Patentes. La Oficina Española de Patentes y Marcas inscribirá en el Registro de Patentes y dará la adecuada publicidad a los ofrecimientos de licencias de pleno derecho.

2. El ofrecimiento podrá ser retirado en cualquier momento por medio de una notificación escrita dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas siempre que nadie haya comunicado todavía al titular de la patente su intención de utilizar la invención. La retirada del ofrecimiento será efectiva a partir del momento de su notificación.

3. El importe de la reducción de tasas que hubiere tenido lugar desde que se comunicó el ofrecimiento hasta la retirada del mismo deberá abonarse dentro del mes siguiente a la retirada del ofrecimiento. Será aplicable a este caso lo dispuesto en el artículo 184.3, computándose el plazo de seis meses que en él se prevé a partir de la terminación del plazo anteriormente mencionado.

4. No podrá hacerse el ofrecimiento de licencias de pleno derecho cuando figure inscrita en el Registro de Patentes una licencia exclusiva o cuando hubiere sido presentada una solicitud de inscripción de una licencia de esa clase. Una vez presentado el ofrecimiento de licencias de pleno derecho, no podrá admitirse ninguna solicitud de inscripción de una licencia exclusiva en el Registro de Patentes, a menos que se retire o se considere retirado el ofrecimiento.

5. La aceptación de un ofrecimiento público de licencias de pleno derecho legitima a cualquier persona para utilizar la invención en calidad de licenciatario no exclusivo.

Artículo 89 Obtención de licencias de pleno derecho

1. Cualquiera que desee utilizar la invención sobre la base del ofrecimiento de licencias de pleno derecho deberá notificárselo a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicando la utilización que vaya a hacerse de la invención. La Oficina Española de Patentes y Marcas remitirá la notificación tanto al titular de la patente como al solicitante.

2. El solicitante de la licencia estará legitimado para utilizar la invención en la forma indicada por él en el plazo de un mes contado desde la recepción de la notificación que le haya sido remitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. A falta de pacto entre las partes en el plazo indicado, la Oficina Española de Patentes y Marcas, a petición escrita de cualquiera de ellas y previa audiencia de ambas, fijará el importe adecuado de la compensación que haya de pagar el licenciatario o la modificará si hubieren acaecido o se hubieren conocido hechos que hagan aparecer como manifiestamente inadecuado el importe establecido. Sólo podrá pedirse que sea modificada la compensación establecida de este modo después de transcurrido un año desde que aquélla hubiere sido fijada por última vez. Para que la petición de fijar o modificar la compensación se considere presentada será preciso que haya sido abonada la tasa correspondiente.

4. Al término de cada trimestre del año natural, el licenciatario deberá informar al titular de la patente sobre la utilización que hubiere hecho de la invención y deberá abonarle la correspondiente compensación. Si no cumpliere las obligaciones mencionadas, el titular de la patente podrá otorgarle un plazo suplementario que sea razonable para que las cumpla. Transcurrido el plazo infructuosamente, se cancelará la licencia, previa petición justificada por el titular de la patente.

TÍTULO IX
Obligación de explotar y licencias obligatorias

CAPÍTULO I
Obligación de explotar la invención y requisitos para la concesión de licencias obligatorias

Artículo 90 Obligación de explotar

1. El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español.

2. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde.

3. La prueba de que la invención está siendo explotada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 incumbe al titular de la patente.

Artículo 91 Supuestos de concesión de licencias obligatorias

Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:

  • a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada.
  • b) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal.
  • c) Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia.
  • d) Existencia de motivos de interés público para la concesión.
  • e) Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) n.o 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

Artículo 92 Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación

1. Una vez finalizado el plazo previsto en el artículo 90 para iniciar la explotación de la invención patentada, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria si en el momento de la solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante más de un año.

2. Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.

Artículo 93 Licencias obligatorias por dependencia

1. Cuando no sea posible explotar el invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.

2. Cuando no sea posible explotar un derecho de obtención vegetal sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el obtentor podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del invento protegido por la patente, mediante el pago de un canon adecuado.

3. Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente en vigor, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto, tendrán derecho a la obtención de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular.

4. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:

  • a) Que la invención o la variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior.
  • b) Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior, una licencia contractual en los términos previstos en el artículo 97.1.

5. Cuando proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.

6. Las licencias obligatorias por dependencia se otorgarán solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal de que se trate, y quedarán sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia.

7. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de una invención patentada, se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso de la variedad protegida por un derecho de obtentor se regirán por su legislación específica.

Artículo 94 Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas

1. La resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o por el Juez o Tribunal que la haya emitido.

2. Cuando la resolución decrete directamente la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias, la Oficina Española de Patentes y Marcas la publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 98 y 99 de esta Ley.

3. No será precisa en este caso la justificación de la negociación previa entre el titular de la patente y el potencial usuario, solicitante de la licencia obligatoria. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el canon de la licencia.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados precedentes, cuando el Gobierno considere que existen razones de interés público para poner término a prácticas anticompetitivas, la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá acordarse por real decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 95 Licencias obligatorias por motivos de interés público

1. Por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter, en cualquier momento, una solicitud de patente o una patente ya otorgada, al régimen de licencias obligatorias, disponiéndolo así por real decreto.

2. Se considerará en todo caso que existen motivos de interés público cuando:

  • a) La iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional.
  • b) La falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.
  • c) Las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.

3. El real decreto al que se hace referencia en el apartado 1 deberá ser acordado a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En los casos en que la importancia de la explotación del invento se relacione con la salud pública o con la defensa nacional, la propuesta deberá formularse conjuntamente con el Ministro competente en materia de sanidad o de defensa, respectivamente.

4. El real decreto que disponga la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá establecer directamente, en todo o en parte, el alcance, condiciones y canon de licencia en los supuestos previstos en el artículo 97.2, o remitir la fijación de tales condiciones al oportuno procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas previsto en el capítulo siguiente para su concreción en la resolución que conceda la licencia.

5. Cuando la sujeción al régimen de licencias obligatorias por motivos de interés público se deba a su importancia para la defensa nacional, podrá reservarse la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determinadas.

Artículo 96 Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública

1. Las solicitudes de licencias obligatorias presentadas en aplicación del Reglamento (CE) n.o 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los modelos normalizados que se establezcan al efecto. Las licencias se tramitarán conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento (CE) n.o 816/2006 y se regirán por lo dispuesto en el mismo.

2. La licencia surtirá efecto a partir de la fecha en la que la resolución que la conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicándose la que sea posterior. La resolución que acuerde la licencia establecerá el canon de la misma. La licencia podrá ser revocada por la Oficina Española de Patentes y Marcas si el licenciatario no cumple las condiciones bajo las que fue otorgada de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del citado Reglamento (CE) n.o 816/2006.

3. Sin perjuicio de cualquier otra consecuencia legalmente prevista toda infracción de la prohibición prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 816/2006 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales, se considerará una infracción de la patente sobre la que recae la licencia.

CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión de las licencias obligatorias

Artículo 97 Justificación previa del solicitante de la licencia

1. Previamente a la solicitud de una licencia obligatoria el interesado deberá probar que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente una licencia contractual en términos y condiciones comerciales razonables. Para las licencias previstas en el artículo 96, y salvo que se den las circunstancias previstas en el artículo 9.2 del Reglamento (CE) n.o 816/2006 al que se refiere el apartado 1 del artículo precedente, este plazo será en todo caso de treinta días, anteriores a la presentación de la solicitud.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable:

  • a) En los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia.
  • b) En los casos de uso público no comercial.
  • c) En el supuesto previsto en la letra c) del artículo 91.

Artículo 98 Solicitud de la licencia

1. La solicitud de licencia obligatoria, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado que se establezca al efecto, deberá ir acompañada de la prueba que acredite el intento previo de licencia contractual, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del artículo anterior. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2. El solicitante, además de concretar su petición, deberá exponer las circunstancias que la justifiquen, aportar las pruebas de que disponga en apoyo de sus afirmaciones, y acreditar que cuenta con los medios y garantías suficientes para llevar a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada acorde con la finalidad de la licencia.

Artículo 99 Tramitación y resolución

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de una copia de la solicitud con los documentos que la acompañen al titular de la patente, a fin de que conteste en el plazo máximo de un mes. La contestación deberá ir acompañada de las pruebas que justifiquen las alegaciones realizadas. Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo, dicha Oficina procederá a la concesión de la licencia.

2. Cuando, valoradas las alegaciones y pruebas presentadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que se dan las circunstancias que justifican la concesión de la licencia, invitará a las partes para que en el plazo de dos meses designen un mediador común o, en su defecto, nombre cada una un experto que, junto a un tercer experto nombrado por la mencionada Oficina, acuerden las condiciones de aquélla.

3. A falta de acuerdo sobre la designación de mediador o experto, o sobre las condiciones de la licencia en el plazo de dos meses adicionales, la Oficina Española de Patentes y Marcas decidirá sobre la concesión de la licencia y resolverá en consecuencia.

4. La resolución que otorgue la licencia deberá determinar el contenido de ésta. En particular habrá de fijar el ámbito de la licencia, el canon, la duración, las garantías que deba prestar el licenciatario, y cualesquiera otras cláusulas que aseguren el cumplimiento por su parte de las condiciones que justifican la concesión de la licencia.

5. Durante la tramitación del expediente, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá realizar de oficio las actuaciones que sean pertinentes y puedan ser de utilidad para resolver sobre la concesión de la licencia. Dicha Oficina podrá suspender por una sola vez la tramitación a petición justificada de ambas partes, en las circunstancias previstas en el Reglamento de ejecución de esta Ley.

6. La resolución determinará los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que serán los causados a instancia suya. Los gastos comunes serán pagados por mitad. Podrá imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha actuado con temeridad o mala fe.

7. La interposición de un recurso administrativo o jurisdiccional contra la resolución que ponga término al expediente no suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá autorizar al licenciatario previa petición fundada de éste, a demorar el comienzo de la explotación hasta que sea firme la concesión de la licencia.

CAPÍTULO III
Régimen de las licencias obligatorias

Artículo 100 Características de las licencias obligatorias

1. Las licencias obligatorias no serán exclusivas.

2. La licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica de la invención.

3. Si la patente recae sobre tecnología de semiconductores las licencias obligatorias solo podrán tener por objeto un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada anticompetitiva tras un procedimiento judicial o administrativo.

4. Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el licenciatario con motivo de la concesión de una licencia obligatoria deberán atenerse a la buena fe. Para el titular de la patente, la aplicación de este principio incluirá la obligación de poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación comercial del invento.

En caso de violación de este principio, declarada por sentencia judicial, por parte del titular de la patente, el licenciatario podrá pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas que reduzca el canon fijado para la licencia, en proporción a la importancia que tenga para la explotación del invento la obligación incumplida. Si en las mismas condiciones se declarase la actuación del licenciatario contraria a la buena fe contractual, el licenciante podrá instar de la mencionada Oficina la extinción de la licencia obligatoria.

5. La licencia obligatoria comprenderá los certificados complementarios de protección que al concederse la licencia o posteriormente, recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en el ámbito de la licencia obligatoria.

6. En cuanto no se opongan a lo dispuesto en este Título o en la normativa comunitaria, serán de aplicación a las licencias obligatorias las normas establecidas para las licencias contractuales previstas en el Título VIII, Capítulo II, de esta Ley.

Artículo 101 Cesión, modificación y cancelación de las licencias obligatorias

1. Para que la cesión de una licencia obligatoria sea válida, será preciso que la licencia se transmita junto con la empresa o parte de la empresa que la explote y que la cesión sea expresamente anotada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tratándose de licencias por dependencia de patentes será preciso, además, que la licencia se transmita junto con la patente dependiente.

2. Será nula, en todo caso, la concesión de sublicencias por parte del titular de una licencia obligatoria.

3. Tanto el licenciatario como el titular de la patente podrán solicitar de la Oficina Española de Patentes y Marcas la modificación del canon u otras condiciones de la licencia obligatoria cuando existan nuevos hechos que justifiquen el cambio y, en especial, cuando el titular de la patente otorgue, con posterioridad a la licencia obligatoria, licencias contractuales en condiciones injustificadamente más favorables a las de aquella.

4. Si el licenciatario incumpliera grave o reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden en virtud de la licencia obligatoria, la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa audiencia de la parte afectada, de oficio o a instancia de parte interesada, podrá cancelar la licencia.

TÍTULO X
Nulidad, revocación y caducidad de la patente

CAPÍTULO I
Nulidad

Artículo 102 Causas de nulidad

1. Se declarará la nulidad de la patente:

  • a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.
  • b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.
  • c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.
  • d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.
  • e) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula. A estos efectos, en el escrito de contestación a las alegaciones de nulidad el titular de la patente, sin perjuicio de poder defender con carácter principal la validez de las reivindicaciones concedidas, podrá defender con carácter subsidiario el juego o los juegos de reivindicaciones que proponga en la contestación.

Artículo 103 Ejercicio de la acción de nulidad

1. Será pública la acción para impugnar la validez de la patente. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, párrafo e), del artículo precedente sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.

2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta.

3. La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.

4. En el procedimiento de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento.

5. No podrá demandarse ante la Jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad.

Artículo 104 Efectos de la declaración de nulidad

1. La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título VI de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2. La nulidad de la patente determinará la de sus certificados complementarios en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.

3. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente, hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

  • a) A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.
  • b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

4. Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

5. La sentencia que declare la nulidad, total o parcial, de la patente será, en todo caso, comunicada a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se proceda a la cancelación de su inscripción o a la modificación del título inscrito.

CAPÍTULO II
Revocación o limitación a instancia del titular de la patente

Artículo 105 Petición de revocación o de limitación

1. A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los certificados complementarios en su caso.

2. La solicitud de revocación o de limitación dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, se formulará en el impreso oficial establecido al efecto y solo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa correspondiente.

3. No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de Patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.

4. Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento.

Artículo 106 Procedimiento

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará la regularidad de los documentos presentados y examinará si, en su caso, las reivindicaciones modificadas se ajustan a lo dispuesto en los artículos 28 y 48.

2. Si la documentación presenta defectos o si el nuevo juego de reivindicaciones no limita el objeto de la patente, se comunicarán las objeciones al interesado, indicando los motivos, para que éste corrija los defectos o presente sus alegaciones en el plazo establecido reglamentariamente. La solicitud será denegada si los defectos no son subsanados en plazo. No existiendo objeciones, o superadas éstas, se resolverá acordando la revocación o la limitación solicitada.

Artículo 107 Efectos de la revocación o de la limitación

1. Los efectos de la revocación o de la limitación son los mismos que los de la nulidad total o parcial. Las reivindicaciones modificadas determinarán retroactivamente el alcance de la protección conferida por la patente.

2. Los efectos de la revocación o de la limitación sobre resoluciones anteriores y los contratos concluidos con anterioridad a la resolución que la declare serán los previstos en el artículo 104.

CAPÍTULO III
Caducidad

Artículo 108 Causas de caducidad

1. Las patentes caducan:

  • a) Por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas.
  • b) Por renuncia del titular.
  • c) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente.
  • d) Si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.
  • e) Por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el artículo 90, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del referido Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar.

2. Sin perjuicio de su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente. Será aplicable a la caducidad de la patente de base por alguna de las causas previstas en los apartados 1.b) a 1.e), y desde el momento en que esta se produzca, lo dispuesto en el artículo 104.2 respecto a la nulidad.

3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad. No obstante lo previsto en el apartado precedente, la caducidad no se producirá en este caso antes de que transcurran los seis meses de demora sin que se haya pagado la anualidad y la sobretasa correspondiente, o en su caso, la correspondiente tasa de regularización.

4. En el supuesto del apartado 1, párrafo d), la caducidad será declarada previa instrucción por la Oficina Española de Patentes y Marcas del correspondiente expediente administrativo.

Artículo 109 Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una patente o una acción reivindicatoria en curso y su titular no hubiere pagado en tiempo oportuno una anualidad, no caducará dicha patente hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. El titular de la patente embargada podrá no obstante evitar la caducidad abonando las anualidades devengadas en el plazo de dos meses contados desde la fecha en la que se le comunique la cancelación del embargo.

2. Si como consecuencia de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior se produjera un cambio en la titularidad de la patente el nuevo titular podrá abonar las anualidades devengadas en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en la que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la patente embargada.

3. Transcurridos los plazos previstos en los apartados 1 y 2, la patente caducará si no se hubiere efectuado el correspondiente pago.

4. Tampoco caducará una patente por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad cuando se encuentre inscrita en el Registro de Patentes una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podrá efectuar el pago en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de recargos previsto en el artículo 185. Podrán también efectuar el pago en las mismas condiciones los titulares de otros derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por su caducidad, sin perjuicio de su derecho a repetir frente al titular de la patente las cantidades abonadas.

Cuando la hipoteca se haya constituido a favor de la Hacienda Pública el pago quedará suspendido hasta la cancelación de la misma, sin que se produzca la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades pendientes, que deberán ser abonadas, bien por el titular de la patente que hipotecó la misma, bien por quien resulte nuevo propietario tras la ejecución de la garantía hipotecaria por el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 110 Renuncia

1. El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.

2. La renuncia, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá presentarse por escrito y solo tendrá efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro de Patentes.

3. Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que la renuncia no suponga la ampliación del objeto de la patente.

4. No se admitirá la renuncia de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente y no constara el consentimiento del demandante.

5. La renuncia a la patente se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Cuando la renuncia sea parcial se editará, previo pago de la tasa correspondiente, un nuevo folleto de la patente de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

TÍTULO XI
Patentes de interés para la defensa nacional

Artículo 111 Sujeción al régimen de secreto

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Antes de que finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo hasta cuatro meses cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la prórroga al solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada.

2. A los efectos mencionados se establecerá la necesaria coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Oficina Española de Patentes y Marcas para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio de Defensa podrá conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas.

3. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación secreta y haga la correspondiente notificación al solicitante.

4. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas previo informe favorable del Ministerio de Defensa, podrá levantar el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una patente determinada.

6. Aquellas solicitudes de patente o patentes que han sido declaradas secretas en un país perteneciente al Tratado del Atlántico Norte y que reivindicando el derecho de prioridad se presenten en España, se mantendrán en régimen de secreto en tanto no se haya levantado dicho régimen en el país que lo declaró. Dichas solicitudes no podrán ser retiradas sin el permiso expreso de la autoridad que declaró el secreto.

Artículo 112 Tramitación

1. Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguirán un trámite similar a aquéllas no secretas salvo en lo referente a la divulgación y publicación informando de los trámites en todo caso al Ministerio de Defensa y al titular de la solicitud o a su representante.

2. Mientras se mantenga el régimen de secreto los plazos que se computan para el solicitante a partir de la publicación del informe sobre el estado de la técnica empezarán a correr desde que la Oficina Española de Patentes y Marcas le comunique la posibilidad de realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.

3. El plazo para formular oposición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que una vez levantado el régimen de secreto se publique la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 113 Mantenimiento del régimen de secreto

La patente cuya concesión se hubiere tramitado en secreto se inscribirá en un Registro Secreto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La prolongación de ese plazo deberá renovarse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patente.

Artículo 114 Anualidades y compensación

1. Las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades.

2. El titular de la patente podrá reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que se mantuvo secreta. Esta compensación, que podrá ser reclamada por cada año transcurrido, será acordada entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo, la compensación se fijará judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invención y el beneficio que el titular hubiera podido obtener de la libre explotación de la misma.

3. Si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perderá el derecho a la compensación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Artículo 115 Solicitudes en el extranjero

1. A efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.

2. La petición de autorización deberá formalizarse, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, presentando en la Oficina Española de Patentes la solicitud con los documentos necesarios para que la Oficina proceda a efectuar el examen previsto en el artículo 111.1 en condiciones de secreto. La Oficina podrá requerir la presentación de una traducción si fuese necesario.

En el caso de que la invención no sea de interés para la defensa nacional, y su presentación fuera de España no contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España, la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarla como primera solicitud en el extranjero. La autorización se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiere pronunciado al respecto.

3. Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

TÍTULO XII
Jurisdicción y normas procesales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 116 Jurisdicción

El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo.

Artículo 117 Legitimación para el ejercicio de las acciones

1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.

2. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.

3. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

4. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

Artículo 118 Competencia

1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

4. En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

Artículo 119 Plazos en litigios en materia de patentes

1. El demandado por cualquier acción civil regulada en la presente Ley dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvención.

El mismo plazo regirá para contestar la reconvención, así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma a resultas de la impugnación de la validez del título realizada por vía de reconvención o de excepción por el demandado.

2. La previsión contenida en el artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no operará, salvo que la demandada justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse al contestar a la demanda o, en su caso, a la reconvención.

Artículo 120 Nulidad de la patente del actor

1. La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común. A tales efectos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 103.

2. Si la nulidad se planteara mediante excepción, el titular de la patente dispondrá de 8 días, desde la recepción de la contestación a la demanda, para solicitar del Juez o Tribunal que la excepción sea tratada como reconvención.

3. En el caso de que el titular de la patente, con carácter principal o subsidiario, optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad. El titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma deberá, en el mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente, razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, el titular de la misma podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.

5. El Juez o Tribunal dará traslado de la solicitud de limitación al instante de la nulidad en turno de alegaciones, para que mantenga o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta. El cómputo del plazo de dos meses previsto en el artículo 119.1 se iniciará desde el momento de la recepción de la solicitud de limitación de la patente presentada por el actor.

6. Presentada la solicitud de limitación con carácter principal o subsidiario, el Juez o Tribunal librará oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción como anotación preventiva. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente se notificará de oficio a dicha Oficina para su anotación registral y, en su caso, modificación de la patente.

7. En los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de una patente, el Juez o Tribunal podrá acordar, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y previo pago de la tasa correspondiente cuando se solicite a instancia de parte, la emisión de un informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. El autor del informe podrá ser llamado a declarar sobre el contenido del informe cuando sea requerido para ello por el Juez o Tribunal que conozca del asunto. En ningún caso se entenderá que esta disposición limita la discrecionalidad del Juez o Tribunal para recabar este dictamen del centro o institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso.

Artículo 121 Acción negatoria

1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente.

2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.

3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate.

4. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida.

5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciatarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.

6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.

Artículo 122 Tratamiento de la información confidencial

Cuando para el esclarecimiento de los hechos objeto de los procedimientos judiciales a que se refiere este capítulo, ya sea a través de la práctica de diligencias preliminares o de medidas para el aseguramiento de la prueba, fuese necesario recabar información que a juicio del Juez o Tribunal sea de carácter confidencial, el órgano jurisdiccional adoptará la decisión de obtener o requerir la misma y dispondrá, a petición de las partes, las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que demande la información.

CAPÍTULO II
Diligencias de comprobación de hechos

Artículo 123 Petición de las diligencias

1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.

3. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.

4. Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

5. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de auto que será apelable en ambos efectos.

Artículo 124 Práctica de las diligencias

1. Sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla, en la diligencia de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar llevando a cabo la infracción alegada de la patente. Cuando la invención no se fabrique o se ejecute en España, el examen y comprobación se referirán a los productos importados y/o comercializados objeto de la diligencia.

2. Cuando el Juez considere que a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario Judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.

3. En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada.

4. En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

5. Contra la decisión del Juez sobre el resultado de la diligencia practicada no se dará recurso alguno.

Artículo 125 Certificaciones y copias de las diligencias

1. De las diligencias de comprobación realizadas no podrán expedirse otras certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial. El solicitante sólo podrá utilizar esta documentación para plantear dicha acción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros.

2. Si en el plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial.

Artículo 126 Compensación de la parte afectada

La parte afectada por las diligencias de comprobación podrá reclamar en todo caso, de quien la hubiere solicitado, el afianzamiento de los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante. El pago solo deberá realizarse si no se ejercita la acción principal o esta es rechazada, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar.

CAPÍTULO III
Medidas cautelares

Artículo 127 Petición de medidas cautelares

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 128 Posibles medidas cautelares

1. Se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:

  • a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.
  • b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras delderecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
  • c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.
  • d) Las anotaciones registrales que procedan.

2. Las medidas cautelares previstas en el apartado 1 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

3. No procederá la adopción de medidas cautelares cuando resultare que el demandado está amparado por un derecho fundado en una utilización anterior según el artículo 63.

Artículo 129 Fianzas

1. Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. Si éste no prestara la caución en el plazo al efecto señalado por el Juez, que en ningún caso será inferior a 5 días hábiles, se entenderá que renuncia a las medidas.

2. En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez podrá señalar al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.

3. En todo caso, las fianzas que con carácter principal o sustitutorio se decreten para el demandado, se fijarán siempre en un tanto por período de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida.

4. La fianza podrá consistir en un aval bancario. No se admitirán las fianzas personales.

5. Para la fijación del importe de las fianzas el Juez deberá oír a ambas partes durante la tramitación de las medidas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 130 Medidas cautelares en caso de apelación

1. Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del plazo de 3 días, exigir del Juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de la oportuna fianza sustitutoria, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes.

2. El Juez de instancia mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y la elevación de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelación.

Artículo 131 Levantamiento de las medidas cautelares

1. En el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal, quedarán sin efecto en su totalidad si la demanda no se presentara en el plazo previsto por el artículo 730.2 de la Ley 1/2002, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso, quedarán siempre sin efecto, si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas solicitadas, o se revocara la sentencia de primera instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido favorable a los referidos pedimentos. Será aplicable en todo caso lo previsto en el artículo 744 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. El Secretario Judicial procederá a devolver las garantías al solicitante de las medidas cautelares transcurridos dos meses desde su levantamiento, sin perjuicio del plazo al que tenga derecho el perjudicado por las medidas cautelares para solicitar la indemnización por daños y perjuicios que aquellas le hubieran ocasionado.

4. La indemnización deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable.

Artículo 132 Escritos preventivos

1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.

El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley.

2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.

CAPÍTULO IV
Solución extrajudicial de controversias

Artículo 133 Conciliación en materia de invenciones de empleados

Antes de iniciar acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas del Título IV de esta Ley relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 134 Comisión de conciliación

1. Para la conciliación se constituirá, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, una comisión presidida por un experto de la Oficina Española de Patentes y Marcas designado por su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto, o cuando el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, y por lo que se refiere al representante de éstas, en la forma que reglamentariamente se establezca dentro del marco de la legislación laboral o estatutaria aplicable a la relación de empleo.

2. Cuando se trate de invenciones realizadas por el personal al que se refiere el apartado 1 del artículo 21, el miembro de la comisión que represente a la Universidad o al organismo o centro de investigación se designará en la forma que dispongan los estatutos u otra normativa interna de la Universidad o la normativa reguladora del organismo o centro de investigación. En su defecto su designación corresponderá, en el supuesto de las Universidades al Consejo de Gobierno y, en el caso de los organismos o centros de investigación, a su máximo órgano de gobierno.

Artículo 135 Propuesta de acuerdo y conformidad

1. Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la comisión en un plazo máximo de dos meses desde que se solicitó la conciliación, y las partes deberán manifestar en el plazo máximo de 15 días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de que no sea posible constituir la comisión de conciliación por incomparecencia de alguna de las partes, o alguna de ellas no acepte la propuesta de acuerdo dentro de los plazos respectivos, se dará por concluido el procedimiento. La aceptación deberá ser expresa. En caso de silencio se entenderá que no existe conformidad.

2. Si hubiere conformidad, el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá una certificación del acuerdo según la propuesta aceptada por las partes. A los efectos previstos en el artículo 517, apartado 2.9.º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la certificación del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas del acuerdo, según la propuesta aceptada por las partes, llevará aparejada ejecución.

3. La ejecución del acuerdo se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.

Artículo 136 Arbitraje y mediación

1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

2. No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.

3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que será de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas para proceder a la ejecución del mismo.

5. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.

TÍTULO XIII
Modelos de utilidad

CAPÍTULO I
Objeto y requisitos de protección

Artículo 137 Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad

1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Artículo 138 Derecho a la protección

El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce.

Artículo 139 Estado de la técnica

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3.

Artículo 140 Actividad inventiva

1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

CAPÍTULO II
Solicitud y procedimiento de concesión

Artículo 141 Presentación y contenido de la solicitud

1. Para la obtención de un modelo de utilidad, deberá presentarse una solicitud dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicativa de que esta es la modalidad que se solicita, con la documentación a que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que comprenda un resumen de la invención. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, según lo previsto en el artículo 22, reciba la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:

  • a) La indicación de que se solicita un modelo de utilidad.
  • b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él.
  • c) Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción o, en su caso, a los dibujos.

Una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada en su caso de la correspondiente traducción al castellano, deberá presentarse en el plazo previsto en el Reglamento de ejecución.

3. La fecha de presentación de las solicitudes presentadas en una oficina de correos será la prevista en el artículo 24.4.

Artículo 142 Asignación de fecha de presentación y examen de oficio

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación y si la tasa correspondiente ha sido pagada. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 33.2 para las patentes de invención.

2. Si la tasa no hubiera sido abonada con la solicitud, o no lo hubiere sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo reglamentariamente establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido en la solicitud.

3. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:

  • a) Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.
  • b) Si aquélla cumple los requisitos establecidos en el Título V, Capítulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

La Oficina Española de Patentes y Marcas no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención.

4. Si el examen revela defectos en la documentación o que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido los corrija o formule sus alegaciones. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

5. Se denegará la solicitud mediante resolución motivada cuando su objeto no sea susceptible de protección como modelo de utilidad o cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieren sido subsanados. La mención de la denegación se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 143 Publicación de la solicitud

No existiendo motivos de denegación, o subsanados éstos, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del público los documentos del modelo solicitado haciendo el correspondiente anuncio el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», en el cual se publicarán también las reivindicaciones del modelo solicitado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

Artículo 144 Oposiciones a la solicitud

1. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona podrá formular oposición, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia de la descripción. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

2. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo.

Artículo 145 Procedimiento y resolución

1. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante escrito motivado acompañado en su caso de los correspondientes documentos probatorios. Con el escrito de oposición se acompañará el justificante del pago de la tasa de oposición.

2. Transcurridos los plazos legales sin que se hayan presentado oposiciones la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución concediendo el modelo de utilidad solicitado.

3. Si se presentaran oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas las comunicará al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido formule por escrito sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones, dando traslado a las partes de los escritos presentados por la otra, en las condiciones establecidas en el Reglamento de ejecución de la Ley.

4. Transcurridos los plazos de contestación y réplica, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas cuando concurran motivos de oposición previstos en el artículo 144, o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte la concesión del modelo se otorgará al solicitante un nuevo plazo dándole al menos una oportunidad, de acuerdo con lo establecido en dicho Reglamento, para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo la oposición planteada.

5. La concesión del modelo de utilidad se anunciará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente.

6. Para los modelos de utilidad no se editarán los folletos a que hace referencia el artículo 42.

Artículo 146 Recursos

1. El recurso administrativo contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.

2. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

3. Frente a la resolución de concesión de un modelo de utilidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, si la nulidad del modelo se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 149 de esta Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.

Artículo 147 Publicación de las modificaciones

Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposición o de un recurso se publicarán haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». La publicación incluirá las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

CAPÍTULO III
Efectos de la concesión

Artículo 148 Contenido del derecho y ejercicio de acciones

1. La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.

2. La duración de la protección de los modelos de utilidad será de diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y producirá sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.

4. El informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos.

5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque éste no se hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido.

Artículo 149 Nulidad

1. Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:

  • a) Cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los artículos 137 a 140 y en el Título II de esta Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados.
  • b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.
  • c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como éste fue presentado.
  • d) Cuando el alcance de la protección haya sido ampliado tras la concesión.
  • e) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 138.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, este quedará limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nulo.

Artículo 150 Aplicación de las disposiciones sobre las patentes

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Les serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y designación del inventor, Título IV sobre invenciones de empleados, Capítulo V del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento y a la información de los terceros y Título X sobre nulidad, revocación y limitación a instancia del titular y caducidad de la patente.

TÍTULO XIV
Aplicación de los convenios internacionales

CAPÍTULO I
Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España

Artículo 151 Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento de ejecución se aplicarán a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España, en todo lo que no se oponga al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, denominado en lo sucesivo CPE.

Artículo 152 Presentación de solicitudes de patente europea

1. Las solicitudes de patente europea podrán ser presentadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en las Comunidades Autónomas competentes para admitir solicitudes de patentes nacionales según lo previsto en el artículo 22. Las Comunidades Autónomas remitirán dichas solicitudes de patente europea a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Si el solicitante tuviera su domicilio, o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y en el Título XI de esta Ley. A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España.

3. Las solicitudes de patente europea en las que no concurran las circunstancias del apartado precedente podrán presentarse directamente en la Oficina Europea de Patentes.

4. Las solicitudes que se presenten en España podrán estar redactadas en cualquiera de los idiomas previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del CPE. Si lo fueran en idioma distinto del español, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá solicitar una traducción al español, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

Artículo 153 Valor de la solicitud de patente europea y de la patente europea

En las condiciones previstas en el CPE, la solicitud de patente europea a la que se haya concedido una fecha de presentación y la patente europea, tienen respectivamente el valor de un depósito nacional efectuado regularmente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y el de una patente nacional.

Artículo 154 Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada

1. Las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones. Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda expresiones a traducir.

2. Cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España, la traducción deberá ser realizada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Reglamentariamente podrán establecerse otros criterios de validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en este artículo.

Artículo 155 Traducción y publicación de la patente europea

1. Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, su titular deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de la patente europea tal como haya sido concedida. También deberá aportarse la traducción en los supuestos en los que la patente haya sido mantenida en forma modificada, o limitada por la Oficina Europea de Patentes.

2. La traducción deberá remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que se publique en el «Boletín Europeo de Patentes» la mención de que la patente ha sido concedida, modificada o limitada en los supuestos previstos en el apartado 1. Una copia de los dibujos en su caso deberá acompañar a la traducción, aun cuando no contenga expresiones a traducir. Será aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo precedente.

A falta de dicha traducción y del pago de la tasa para su publicación en el plazo establecido, la patente no producirá efectos en España.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción, publicará una mención indicativa de la misma en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con los datos necesarios para la identificación de la patente europea y, previo pago de la tasa correspondiente, un folleto con la traducción de la patente europea.

Artículo 156 Registro de Patentes Europeas

1. Tan pronto como la concesión de la patente europea haya sido mencionada en el «Boletín Europeo de Patentes», la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscribirá en su Registro, con los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes.

2. Serán igualmente objeto de inscripción, la fecha en que se haya recibido y publicado la traducción mencionada en el artículo 155 o en su caso, la falta de dicha traducción. También se inscribirán los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes relativos a los procedimientos de oposición, recurso o limitación, así como los datos previstos para las patentes españolas.

Artículo 157 Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea

1. La traducción al español de la solicitud de patente europea y de la patente europea, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, se considerará como fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue depositada.

2. En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.

3. Toda persona que, de buena fe, comience a explotar una invención o haya hecho preparativos efectivos y serios para ello, sin que tal explotación constituya una infracción de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, podrá continuar sin indemnización alguna con la explotación en su empresa o para las necesidades de ésta.

Artículo 158 Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional

1. Una solicitud de patente europea puede ser transformada en solicitud de patente nacional:

  • a) En los casos previstos en el artículo 135.1.a) del CPE.
  • b) Cuando se considere rechazada por aplicación del artículo 90.5 del CPE en la medida en que se refiere al artículo 14.2 del mismo.

2. La solicitud de patente europea se considera, desde la fecha de recepción por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la petición de transformación, como una solicitud de patente nacional y tendrá como fecha de presentación la otorgada por la Oficina Europea de Patentes a la solicitud de patente europea.

3. La solicitud de patente se tendrá por desistida si en el plazo y condiciones previstas en el Reglamento de esta Ley no se justifica el pago de las tasas exigibles para una solicitud de patente española en el momento de la presentación y no se aporta una traducción al español del texto original de la solicitud de patente europea o, en su caso, del texto modificado en el curso del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, sobre el cual se desea fundar el procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Será aplicable a la traducción el artículo 154.2.

Artículo 159 Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad

1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad español cuando aquella haya sido denegada o retirada, o se haya considerado retirada, de acuerdo con lo previsto en el CPE.

2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo precedente.

Artículo 160 Prohibición de doble protección

1. En la medida en que una patente nacional tenga por objeto una invención para la cual una patente europea con efectos en España ha sido concedida al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, la patente nacional deja de producir efectos a partir del momento en que:

  • a) El plazo previsto para formular oposición de la patente europea haya expirado, sin que ninguna oposición haya sido formulada.
  • b) El procedimiento de oposición haya terminado, manteniéndose la patente europea.

2. En el caso de que la patente nacional se haya concedido con posterioridad a cualquiera de las fechas indicadas en los párrafos a) y b), esta patente no producirá efectos.

3. La extinción o anulación posterior de la patente europea no determinará que la patente nacional recobre sus efectos.

Artículo 161 Anualidades

1. Para toda patente europea que tenga efectos en España se deberán abonar a la Oficina Española de Patentes y Marcas las anualidades previstas en la legislación vigente en materia de patentes nacionales.

2. Las anualidades serán exigibles en la OEPM a partir del año de la vida de la patente siguiente a aquel en el que la mención de la concesión de la patente europea haya sido publicada en el «Boletín Europeo de Patentes».

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 141.2 del CPE, el pago de las anualidades deberá efectuarse aplicando el régimen de devengo, plazo, cuantía, forma y las demás condiciones previstas en la legislación vigente para las patentes nacionales.

CAPÍTULO II
Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes

Sección 1
Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales depositadas en España

Artículo 162 Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplicará a las solicitudes internacionales en el sentido del artículo 2 del Tratado de cooperación en materia de patentes, para las cuales la Oficina Española de Patentes y Marcas, actúe en calidad de oficina receptora, oficina designada u oficina elegida.

2. Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento se aplicarán a las solicitudes que designen a España y que hayan iniciado su tramitación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en todo lo que no se oponga al citado Tratado.

Artículo 163 La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Receptora

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará como Oficina Receptora, en el sentido del artículo 2.xv) del Tratado de cooperación en materia de patentes, respecto de las solicitudes internacionales de nacionales españoles o de personas que tengan su sede social o su domicilio en España.

2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud internacional deberá ser presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El incumplimiento de esta obligación privará de efectos en España a la solicitud internacional.

Cuando el solicitante tenga su domicilio o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

3. La solicitud internacional presentada en España será redactada en español. Además de las tasas prescritas por el mencionado Tratado, el depósito de la solicitud internacional dará lugar al pago de la tasa de transmisión prevista en el anexo de esta Ley y en el Reglamento de ejecución del Tratado.

Artículo 164 Conversión de solicitudes internacionales

1. A las solicitudes internacionales depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas les serán de aplicación las normas contenidas en el Título XI de esta Ley.

2. En caso de ser España Estado designado, si la autorización del Ministerio de Defensa prevista en el artículo 111 no fuera otorgada, la solicitud internacional será considerada desde su fecha de depósito como una solicitud nacional. En este caso, la tasa de transmisión será considerada como tasa por presentación de solicitud nacional.

3. Los anteriores apartados no serán aplicables cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior cuyo contenido o cuya tramitación no se mantengan en secreto por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 165 Reivindicación de prioridad de depósito anterior en España

Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de un depósito anterior en España, el documento de prioridad expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, a petición del solicitante en las condiciones previstas en el Reglamento de ejecución del Tratado de cooperación en materia de patentes, ser transmitido directamente a la Oficina Internacional. La petición estará sujeta al pago de la tasa que figura en el anexo de esta Ley que deberá abonarse por el solicitante a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 166 Prórroga de los plazos para el pago de tasas

El pago de las tasas realizado en respuesta a una invitación dirigida al solicitante, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de ejecución del Tratado estará sujeto en favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al abono de la tasa por pago tardío prevista en la regla 16.bis.2 del mismo. Esta tasa deberá abonarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la invitación y su cuantía se determinará en cada caso según los criterios previstos en el citado Reglamento.

Sección 2
Solicitudes internacionales que designen o elijan a España

Artículo 167 Actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Designada o Elegida

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Oficina Designada o Elegida en el sentido del artículo 2.xiii) y xiv) del Tratado de cooperación en materia de patentes cuando España haya sido mencionada a tal efecto, con vistas a la obtención de una patente nacional, en la solicitud internacional, o en la petición de examen preliminar internacional.

Artículo 168 Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional

Una solicitud internacional que designe a España tendrá, desde el momento en que se le haya otorgado una fecha de presentación internacional en virtud del artículo 11 del Tratado de cooperación en materia de patentes, los efectos de una solicitud nacional regularmente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas desde dicha fecha. Esta fecha se considerará como la de presentación efectiva en España.

Artículo 169 Tramitación de la solicitud internacional

1. Para que la Oficina Española de Patentes y Marcas inicie la tramitación de la solicitud internacional, deberá presentarse en el plazo aplicable en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del Tratado de cooperación en materia de patentes una traducción de la misma al español, tal como fue originariamente depositada y, en su caso, de las modificaciones realizadas en virtud del artículo 19 o del artículo 34 de dicho Tratado.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá pedir al solicitante, si lo juzga necesario en el caso concreto, que entregue en el plazo que se le señale la traducción de la solicitud internacional visada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante dicha Oficina o por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Reglamentariamente podrán establecerse otros criterios de validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en este artículo.

3. El solicitante deberá pagar, en el plazo previsto en el apartado 1, las tasas por solicitud y por realización del informe sobre el estado de la técnica previstas para las patentes nacionales.

Artículo 170 Publicación de la solicitud internacional

1. La publicación, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de cooperación en materia de patentes, de una solicitud internacional para la que la Oficina Española de Patentes y Marcas actúe como Oficina Designada sustituye a la publicación de la solicitud de patente nacional.

2. Si la solicitud internacional ha sido publicada en español, la protección provisional prevista en el artículo 67 de esta Ley surtirá efectos respecto de dicha solicitud a partir de la fecha de la publicación internacional. Si lo hubiere sido en otro idioma, la protección provisional surtirá efectos a partir de la fecha en la que su traducción al español, realizada en las condiciones del artículo 154.2 se encuentre a disposición del público en la Oficina Española de Patentes y Marcas. A estos efectos se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención de la fecha a partir de la cual la traducción de la solicitud se encuentra a disposición del público.

Artículo 171 Revisión por la Oficina Española de Patentes y Marcas

1. Cuando una Oficina Receptora distinta de la Oficina Española de Patentes y Marcas haya denegado fecha de depósito internacional a una solicitud internacional que designe o elija a España, o haya declarado que dicha solicitud se considera como retirada, o que se considera retirada la designación de España, en virtud de los artículos 25.1.a) o 25.1.b) del Tratado de cooperación en materia de patentes, el solicitante puede pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación, que revise la cuestión y decida si la denegación o la declaración estaban justificados de conformidad con las disposiciones de dicho Tratado. Esta revisión podrá dar lugar a una decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de tramitar la solicitud en fase nacional.

2. La revisión prevista en el párrafo anterior podrá pedirse, en las mismas condiciones, en el supuesto de que la solicitud internacional que designa o elige a España haya sido considerada como retirada por la Oficina Internacional en virtud del artículo 12.3 del Tratado de cooperación en materia de patentes.

Artículo 172 Efectos de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional

1. Una patente concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la base de una solicitud internacional, que designe o elija a España, tendrá los mismos efectos y el mismo valor que una patente concedida sobre la base de una solicitud nacional depositada de acuerdo con la presente Ley.

2. Cuando, por causa de una traducción incorrecta, el alcance de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional exceda el contenido de la solicitud internacional en su idioma original, se limitará retroactivamente el alcance de la patente, declarándose nulo y sin valor en la medida en que exceda del que le corresponde según la solicitud en su idioma original.

Artículo 173 Efectos de la concesión de una patente basada en una solicitud internacional sobre una patente basada en una solicitud nacional

1. En la medida en que una patente basada en una solicitud nacional tenga por objeto una invención para la cual ha sido concedida una patente sobre la base de una solicitud internacional, al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, la patente basada en una solicitud nacional dejará de producir efectos a partir de la concesión de la patente basada en la solicitud internacional.

2. No producirá efectos la patente basada en una solicitud nacional cuando sea concedida con posterioridad a la fecha de concesión de la patente basada en una solicitud internacional.

3. La extinción o la anulación posterior de la patente basada en la solicitud internacional no afecta a las disposiciones previstas en este artículo.

Artículo 174 La Oficina Española como Administración de Búsqueda y Examen preliminar Internacional

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Administración encargada de la Búsqueda Internacional y en calidad de Administración encargada del Examen Preliminar Internacional de acuerdo con lo previsto en el Tratado de cooperación en materia de patentes, conforme al acuerdo concluido entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

TÍTULO XV
Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

Artículo 175 Capacidad y representación

1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar mediante Agente de la Propiedad Industrial.

Artículo 176 Agentes de la Propiedad Industrial

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas.

2. Los Agentes podrán ejercer su actividad individualmente o a través de personas jurídicas válidamente constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre en territorio comunitario. Tanto los Agentes como las personas jurídicas a través de las cuales ejerzan su actividad podrán inscribirse en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Para que una persona jurídica pueda obtener la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al menos uno de los socios o asociados integrantes de la misma deberá acreditar la condición de Agente conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. La persona jurídica inscrita perderá la habilitación para el ejercicio de esta actividad profesional si en cualquier momento deja de cumplirse dicho requisito.

4. Responderán de la gestión profesional que se desarrolle bajo la forma social o asociativa tanto la persona jurídica como el Agente que actúe a través de la misma.

5. Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

  • a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;
  • b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;
  • c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.

6. Los representantes mencionados en el artículo 175.1 y que no sean agentes de la propiedad industrial, estarán obligados a lo mismo que se establece en el apartado precedente.

Artículo 177 Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial

1. Para acceder a la profesión regulada de Agente de la Propiedad Industrial será necesario:

  • a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
  • b) Tener un establecimiento o despacho profesional en un Estado miembro de la Unión Europea.
  • c) No haber sido condenado por delitos dolosos, salvo si se hubiera obtenido rehabilitación.
  • d) Estar en posesión de los títulos oficiales de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, expedidos por los Rectores de las Universidades, u otros títulos oficiales que estén legalmente equiparados a éstos.
  • e) Superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional definida en el artículo anterior, en la forma que reglamentariamente se determine.

2. La libertad de establecimiento en España para aquellos que hayan adquirido la cualificación profesional de Agente de la Propiedad Industrial en otro Estado miembro de la Unión Europea se regirá por lo previsto en la normativa comunitaria y en las disposiciones internas de incorporación y desarrollo de la misma, aplicándose a tales efectos lo previsto en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.

Artículo 178 Incompatibilidades

El ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, ya sea directamente o a través de personas jurídicas, es incompatible con todo empleo activo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el Ministerio del que ésta dependa, en las Consejerías de Industria de las Comunidades Autónomas o en los órganos de las mismas que hayan asumido competencias en materia de Propiedad Industrial, y en Organismos Internacionales relacionados con la Propiedad Industrial.

Artículo 179 Ejercicio de la actividad profesional y Registro Especial de Agentes y de la Oficina Española de Patentes y Marcas

1. Para iniciar el ejercicio de la actividad como Agente de la Propiedad Industrial, directamente o a través de persona jurídica, será necesario haber presentado previamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una declaración responsable en la que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ejecución de esta Ley, el interesado manifieste bajo su responsabilidad que cumple todos los requisitos establecidos en los artículos 176 y 177 y no se encuentra incurso en las incompatibilidades del artículo 178, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento en tanto no se produzca su baja por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 180.

El cumplimiento de estos requisitos habilita para el ejercicio de la actividad profesional en todo el territorio nacional y por un periodo indefinido.

2. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales deberá estar disponible para su presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando ésta así lo requiera. A estos efectos se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea que demuestren que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

3. Una vez recibida la declaración a que se hace referencia en el apartado 1, la Oficina Española de Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente, inscribirá de oficio al Agente en su Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial como representantes legalmente habilitados para actuar como tales ante la misma.

4. En sus relaciones con la Oficina Española de Patentes y Marcas, los Agentes deberán utilizar su nombre propio, seguido de la indicación de su condición de Agente y, en el caso de personas jurídicas, de la razón social bajo la cual actúen, así como el domicilio social correspondiente.

Artículo 180 Cese de la habilitación para el ejercicio de la actividad de representación profesional

1. El cese de la habilitación legal para actuar como Agente de la Propiedad Industrial se podrá producir por cualquiera de las siguientes causas:

  • a) Por fallecimiento, en el caso de personas físicas, o extinción, en el de personas jurídicas.
  • b) Por renuncia presentada por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
  • c) Por resolución motivada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa comprobación del incumplimiento por el interesado de los requisitos exigidos por esta Ley para su habilitación como Agente. Cuando esto suceda, el interesado sólo podrá volver a presentar una declaración responsable, previa acreditación de los requisitos legales mencionados.
  • d) Por resolución judicial.

2. En todos los casos anteriores, la Oficina Española de Patentes y Marcas cancelará de oficio la inscripción correspondiente en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial.

3. Cuando el cese de la habilitación legal se produzca en aplicación del apartado 1.c) y la Oficina Española de Patentes y Marcas compruebe la falsedad, inexactitud u omisión de carácter esencial en los datos requeridos para el ejercicio de la actividad profesional, dicha Oficina podrá instruir el expediente sancionador establecido reglamentariamente y proponer al Ministro de Industria, Energía y Turismo el cese de la habilitación para el ejercicio de la representación profesional durante un periodo máximo de tres años.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá asimismo dar de baja en su Registro al Agente o al representante habilitado e incoar en su caso el expediente sancionador en los términos previstos en el apartado precedente, cuando el Agente haya sido condenado por sentencia firme como consecuencia de hechos realizados en el ejercicio de su actividad profesional.

Artículo 181 Libertad comunitaria de prestación de servicios y obligaciones de información

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial establecidos en otro Estado miembro que presten temporalmente sus servicios en España deberán cumplir las normas sobre acceso y ejercicio de la profesión aprobadas por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado y la normativa que lo desarrolla, debiendo presentar una declaración previa según el modelo aprobado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá renovarse anualmente en caso de continuar la prestación temporal de servicios.

2. Las personas inscritas en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial deberán informar a los destinatarios de sus servicios en los términos establecidos por el artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y cumplir con las obligaciones establecidas en la mencionada Ley.

TÍTULO XVI
Tasas y anualidades

Artículo 182 Tasas

1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas por la realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas sobre Propiedad Industrial en materia de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios serán las que figuran en el anexo de la presente Ley, de la que forma parte integrante. Las cuantías que figuran en dicho anexo experimentarán la actualización que en su caso se establezca mediante Ley ordinaria o en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las tasas en general.

Su regulación estará sometida a lo dispuesto en esta Ley, y en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la misma, en la Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones complementarias.

2. La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal o reglamentariamente establecido privará de toda eficacia al acto para el cual haya debido pagarse.

3. Si dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitación del expediente de concesión de alguno de los títulos regulados en esta Ley, se considerará que la solicitud ha sido retirada.

Artículo 183 Reembolso de las tasas

1. En el caso de que la solicitud de patente o de otro título de protección previsto en esta Ley sea retirada, se tenga por desistida o sea denegada antes de iniciarse la prestación, servicio o actividad administrativa correspondiente, se devolverán al peticionario las tasas respectivamente abonadas por estos conceptos, con excepción de la tasa de solicitud.

2. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de la tasa, en función del alcance de dicho informe.

3. Cuando el examen sustantivo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de dicha tasa, en función del alcance de dicho informe.

4. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No procederá la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas indebidamente apreciadas en la resolución recurrida que fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo.

Artículo 184 Anualidades y tasa de mantenimiento

1. Para mantener en vigor una patente o un modelo de utilidad o un certificado complementario de protección, el solicitante o el titular del mismo deberá abonar las anualidades, o en el caso de los certificados complementarios la tasa de mantenimiento, que figuran en el anexo mencionado en el artículo 182.1.

2. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados, durante toda la vigencia de la patente o del modelo de utilidad. La fecha de devengo de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

3. El pago de las anualidades devengadas antes de la publicación de la concesión de la patente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de dicha publicación.

El pago de las anualidades devengadas después de la publicación de la concesión de la patente o en la misma fecha deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo de la anualidad correspondiente.

Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

No obstante, para las anualidades cuya fecha de devengo sea posterior a la de publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» o coincidente con la misma, y durante el tiempo que transcurra desde la finalización del plazo con recargo hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad, se podrá regularizar el pago abonando la tasa de regularización prevista en la tarifa segunda de esta Ley cuyo importe se añadirá al segundo de los recargos previstos en el artículo 185.

4. La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente o del modelo de utilidad exonera del pago de las dos primeras anualidades.

5. La fecha de devengo de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios de protección o de su prórroga será la de su entrada en vigor.

Cuando la fecha de devengo sea anterior a la de publicación en el «Boletín Oficial de la propiedad Industrial» de la concesión del certificado o, en su caso de la prórroga, el pago deberá realizarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicación.

Cuando la fecha de devengo coincida o sea posterior a dicha fecha de publicación el pago deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo.

Vencido el plazo para el pago de la tasa de mantenimiento sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguiente.

Artículo 185 Recargos

1. Transcurrido el plazo para el pago de una anualidad sin haber satisfecho su importe podrá abonarse la misma con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses y del 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

2. Transcurrido el periodo de pago de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios o de la prórroga del certificado complementario de protección de medicamentos sin haber satisfecho su importe, podrá abonarse con un recargo del 25 por ciento, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por ciento, dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

Artículo 186 Reducción de tasas

1. Los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o pequeña y mediana empresa (PYME), deseen obtener la protección de una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el 50 por ciento de las tasas establecidas en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de las patentes nacionales, de petición de informe sobre el estado de la técnica y de examen sustantivo.

Para ello se deberá presentar, junto a la solicitud de patente nacional o modelo de utilidad, la petición de reducción de tasas y acreditar, con la documentación que se exija reglamentariamente, que se ajustan a la definición de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa (PYME) adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas o a la que, en caso de modificación o sustitución de la misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud.

2. Las solicitudes o escritos presentados por medios electrónicos tendrán una reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas a las que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

3. No se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las reconocidas expresamente en esta Ley o de las que en su caso, se establezcan por acuerdos o tratados internacionales o en ejecución de los mismos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera Régimen legal de los procedimientos

Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley se regirán por su normativa específica, y en lo no previsto en ella, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional segunda Plazos máximos de resolución de los procedimientos de Propiedad Industrial

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y registro de las diversas modalidades de Propiedad Industrial se establecerán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. En los supuestos de cambio de modalidad, el plazo máximo de resolución empezará a computarse a partir de la fecha de presentación de la documentación correspondiente a la nueva modalidad.

3. Cuando el plazo para realizar un trámite en alguno de los procedimientos previstos en las Leyes que regulan las diversas modalidades de propiedad industrial expire en sábado, el trámite de que se trate se podrá efectuar válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado.

4. El vencimiento del plazo máximo de resolución para resolver una solicitud sin que se haya notificado resolución expresa, legitimará al interesado para entenderla desestimada a los solos efectos de permitirle la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La desestimación presunta en ningún caso excluirá el deber de dictar resolución expresa, la cual se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Véase la Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes («B.O.E.» 1 abril).LE0000594499_20170401Ir a Norma

Disposición adicional tercera Tramitación preferente de solicitudes

A propuesta de la Oficina Española de Patentes y mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrá disponer la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad establecidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Disposición adicional cuarta Tasas por la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)

La cuantía de las tasas que, según lo dispuesto en el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), establece cada Oficina por su actuación como Oficina Receptora y Administración Internacional PCT será, en lo que a la Oficina Española de Patentes y Marcas se refiere, la indicada en el anexo de esta Ley.

El resto de las tasas aplicables por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco de este Tratado serán las establecidas en el Reglamento del Tratado PCT, en el Acuerdo entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración Internacional PCT, así como en el Acuerdo Especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la Cooperación en cuestiones relacionadas con el PCT, que estén vigentes cuando se solicite el servicio correspondiente.

Disposición adicional quinta Publicidad de solicitudes y resoluciones y consulta pública de expedientes

1. La publicación de las solicitudes y resoluciones de concesión de los títulos de Propiedad Industrial incluirá el nombre y apellidos del solicitante o titular, si se trata de personas físicas, o la denominación o razón social si se trata de personas jurídicas, así como su nacionalidad y dirección postal.

2. Una vez publicadas las solicitudes podrán ser consultados los documentos que integren los expedientes de los correspondientes títulos, sin necesidad de consentimiento de los solicitantes o concesionarios de los mismos o de las demás partes personadas o intervinientes.

La consulta pública podrá efectuarse presencialmente o a través de medios telemáticos y con sujeción a las limitaciones legales o reglamentarias establecidas en la legislación vigente sobre Propiedad Industrial.

3. La consulta pública incluirá necesariamente la de los datos necesarios para identificar al titular de la solicitud o del derecho de Propiedad Industrial y contactar con él, así como a las partes personadas o intervinientes en el procedimiento, y en particular el nombre y apellidos, si se trata de personas físicas, su denominación o razón social si se trata de personas jurídicas y su dirección postal.

4. La consulta pública podrá incluir, salvo oposición expresa del interesado cuando se refieran a personas físicas, el teléfono y el número de identificación fiscal.

5. Se exceptuarán de la consulta pública las partes o documentos del expediente cuya confidencialidad haya sido solicitada por el interesado previamente a la petición de consulta, siempre que:

  • 1.º No respondan a los fines de información pública propios del Registro de Patentes y
  • 2.º Su consulta no esté justificada por intereses legítimos y preponderantes de la parte solicitante de aquella.

Disposición adicional sexta Programas de concesión acelerada

1. La Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer mediante instrucción programas de concesión acelerada de patentes para aquellas solicitudes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores y respecto de las cuales el interesado:

  • a) Se acoja expresamente al programa de concesión acelerada de patentes.
  • b) Presente la solicitud de publicación anticipada y la petición de examen, abonando las tasas correspondientes, bien con la solicitud, o en el plazo que reglamentariamente se establezca.

En el caso de que la solicitud presente defectos, la OEPM se lo comunicará al solicitante y dará a éste un plazo para que corrija los defectos encontrados. Una vez transcurrido el plazo sin que se hayan corregido los defectos, se considerará que la solicitud de concesión acelerada no ha sido formulada y el procedimiento continuará por la vía habitual fuera del programa de concesión acelerada.

2. No será necesario motivar ni la solicitud de tramitación acelerada por el solicitante, ni la aplicación del programa por el órgano responsable de su tramitación.

Disposición adicional séptima Coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación adecuados entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y las Comunidades Autónomas competentes para recibir las correspondientes solicitudes dirigidas a dicha Oficina. El órgano competente de la Comunidad Autónoma a través del cual se haya presentado la documentación en su caso, deberá permanecer informado a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud. A tal efecto, se implantarán sistemas de intercomunicación y coordinación de los correspondientes Registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.

Disposición adicional octava Comunicaciones telemáticas con Juzgados y Tribunales

1. Los documentos que hayan de remitirse a los Juzgados y Tribunales para su inclusión en cualquier tipo de procedimiento, se enviarán en formato electrónico de conformidad con lo establecido sobre comunicaciones electrónicas en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, siempre y cuando aquéllos cuenten con los sistemas informáticos necesarios para su recepción y a través de los entornos cerrados de comunicación puestos a su disposición, los cuales garantizarán en todo caso la seguridad y la protección de los datos y/o documentos transmitidos.

2. Los documentos electrónicos públicos o privados se incorporarán como anexo al documento principal, siguiendo los sistemas previstos en esta Ley o en sus normas de desarrollo y conforme a lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Disposición adicional novena Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa

1. El artículo 120.4 se aplicará, en todo caso, a instancia de cualquiera de las partes en el proceso que tenga por objeto el ejercicio de acciones ya sean de nulidad o de infracción de la patente, cuando el título resulte modificado fuera del proceso como consecuencia de una resolución definitiva en vía administrativa sobre la concesión del título en que se funde la acción.

2. Si la resolución final fuera recurrida en vía contencioso-administrativa será de aplicación el artículo 42 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Disposición adicional décima Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley

1. Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.

2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera Régimen transitorio de los procedimientos

1. Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley e iniciados con anterioridad a su entrada en vigor serán tramitados y resueltos conforme a la normativa legal vigente en la fecha de la presentación de las correspondientes solicitudes.

2. A estos efectos, en las solicitudes originadas por división, cambio de modalidad o transformación de una solicitud, se considerará que su fecha de presentación es la fecha de presentación de la solicitud originaria.

Disposición transitoria segunda Normativa aplicable a los títulos de protección de las invenciones concedidos conforme a la legislación anterior

A los títulos de protección de las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y capítulos de la presente Ley que se enuncian a continuación:

  • 1.º Capítulo V del Título V «Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros» en la medida en que dichos procedimientos se refieran a actuaciones posteriores a la concesión del título.
  • 2.º Título VI, «Efectos de la patente y de la solicitud de patente»; Título VII, «Acciones por violación del derecho de patente»; Título VIII, «La solicitud de la patente y la patente como objetos de derecho de propiedad»; Título IX, «Obligación de explotar y licencias obligatorias»; Título X, «Nulidad, revocación y caducidad de la patente»; Título XII, «Jurisdicción y normas procesales»; Título XIV, «Aplicación de los Convenios Internacionales».
  • 3.º Capítulo III del Título XIII «Efectos de la concesión» con excepción de las causas de nulidad a las que se refiere el artículo 149.1.a) que serán las previstas en el artículos 153.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Disposición transitoria tercera Tasas y anualidades

1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere artículo 182.1 serán las vigentes en el momento de presentarse la solicitud o de solicitarse el servicio, prestación o actividad administrativa de que se trate.

2. El plazo para el pago de las anualidades de las patentes concedidas conforme a la Ley anterior, cuya fecha de devengo sea igual o posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y no hayan sido pagadas con anterioridad a esa fecha, será el previsto en el artículo 184.3.

3. La reducción de tasas prevista en el artículo 186.1 se aplicará a las solicitudes de patentes y modelos de utilidad presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

4. El apartado 3 del artículo 186 se aplicará a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

5. Las tasas de solicitud y mantenimiento de los certificados complementarios de protección serán las vigentes en el momento de solicitarse el certificado o la prórroga del mismo.

Disposición transitoria cuarta Divulgaciones inocuas

A las solicitudes presentadas dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta Ley les será de aplicación el artículo 7 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Disposición transitoria quinta Aplicación del régimen sobre explotación y cesión de invenciones realizadas por los Entes Públicos de Investigación

Las referencias que en el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se entienden referidas al artículo 21 de esta Ley.

Disposición transitoria sexta Acciones judiciales

Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Disposición derogatoria única Derogación normativa

Queda derogada, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

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DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera Modificación de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión

Los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, quedan redactados como sigue:

«Artículo cuarenta y cinco

1. Podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación de Propiedad Industrial tales como las patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y otras cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su Ley reguladora.

2. Podrá constituirse la garantía hipotecaria tanto por el propietario como por el licenciatario con facultad de ceder su derecho a tercero, tanto sobre el derecho en sí como sobre la solicitud de concesión del derecho. Pueden dar en garantía hipotecaria sus respectivos derechos los licenciatarios que sean titulares de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo; con la condición de licencia exclusiva o no exclusiva.

3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad industrial registrables pero no registrados, los derechos personalísimos, carentes de contenido patrimonial o no enajenables y, en general, los que no sean susceptibles de apropiación individual.

4. La garantía se extiende a los derechos y mejoras resultantes de la adición, modificación o perfeccionamiento de los derechos registrados.

5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su constancia registral en esta última y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La garantía registral se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.

6. Respecto a los nombres de dominio en internet se estará a lo que dispongan las normas de su correspondiente Registro no pudiéndose gravar con hipoteca mobiliaria los derechos no susceptibles de enajenación voluntaria de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.

7. Las normas del presente Capítulo establecen las reglas comunes para las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial y sobre las hipotecas mobiliarias sobre derechos protegidos por la legislación de propiedad intelectual a los que se refiere el artículo siguiente.»

«Artículo cuarenta y seis

1. Podrá imponerse hipoteca mobiliaria tanto sobre los derechos de explotación de la obra como sobre todos aquellos derechos y modalidades de la propiedad intelectual de contenido patrimonial que sean susceptibles de transmisión inter vivos conforme a su Ley reguladora. También podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos de explotación de una obra cinematográfica en los términos previstos en la Ley.

2. Podrá constituirse la garantía tanto por el propietario como por el cesionario, en exclusiva o como cesionario parcial, siempre que aquel tuviere facultad de enajenar su derecho a tercero.

3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad intelectual registrables pero no registrados así como los derechos personalísimos tales como el llamado derecho moral de autor, los no enajenables y en general los que no sean susceptibles de apropiación individual.

4. A menos que otra cosa se pacte en el contrato, la garantía sobre la obra original no se extiende a las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones o anotaciones; los compendios, resúmenes o extractos; los arreglos musicales o cuales quiera transformaciones de la obra. Dichas transformaciones podrán ser objeto de otras tantas garantías separadas.

5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido al Registro público competente donde figurase inscrita la modalidad de Propiedad Industrial objeto de la garantía para su constancia registral y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La hipoteca mobiliaria se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.»

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Disposición final segunda Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial»

En la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», se modifica el apartado seis del artículo segundo y se adiciona un nuevo apartado siete al mismo artículo, con la siguiente redacción:

«Seis. Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

Siete. Cualquier otra función que la legislación vigente atribuya actualmente a la Oficina Española de Patentes y Marcas o las que en lo sucesivo le sean expresamente encomendadas en las materias propias de su competencia.»

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Disposición final tercera Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

La disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda redactada como sigue:

«Disposición adicional primera Jurisdicción y normas procesales

1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado.

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.o 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.»

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Disposición final cuarta Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

Se modifican los artículos 24, 29, 76, la Disposición adicional primera y el anexo de tasas de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que quedan redactados como sigue:

Artículo 24. Derecho de Prioridad Unionista.

Se adiciona un nuevo apartado 4 con la siguiente redacción:

«4. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de datos digital.»

Artículo 29.

Se modifica el apartado 1 del artículo 29 «Examen de Oficio» cuya redacción será la siguiente:

«1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la comunidad autónoma, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará de oficio:

  • a) Si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 1 de esta Ley.
  • b) Si el diseño cuyo registro se solicita es contrario al orden público o a las buenas costumbres.
  • c) Si el diseño cuyo registro se solicita supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta Ley.»

Artículo 76.

Se modifica los apartados 4 y 5 del artículo 76 «Denegación y concesión de la protección en España» que quedan redactados como sigue:

«4. La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará a la Oficina Internacional, en la forma y plazo establecido en la mencionada Acta de Ginebra, los motivos que justifiquen la denegación de los efectos del registro internacional en España.

5. En el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no haya denegado la protección en España tras el examen de oficio o de un procedimiento de oposición, la protección conferida por el registro internacional de un diseño producirá efectos desde la fecha de su publicación por la Oficina Internacional. El titular del registro internacional tendrá los mismos derechos y vías de recurso que el solicitante o titular de un registro nacional.»

Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.

La disposición adicional primera queda redactada como sigue:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.o 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones fundadas en títulos comunitarios y nacionales o internacionales sobre el mismo o similar diseño, o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de título comunitario. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.»

Anexo de Tasas.

Modificación de la tarifa primera del anexo de tasas previstas en la disposición adicional tercera de la ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

El epígrafe 1.7 de la tarifa primera se modifica como sigue:

«1.7 Oposiciones: por formulación de oposición: 43,70 euros.

Por los diseños adicionales impugnados en la misma formulación de oposición a partir del décimo:

  • De 11 a 20 diseños: 34,96 euros
  • De 21 a 30 diseños: 27,96 euros
  • De 31 a 40 diseños: 22,37 euros
  • De 41 a 50 diseños: 17,89 euros.»
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Disposición final quinta Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado

La disposición adicional décima sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, queda redactada como sigue:

«Disposición adicional décima sexta Traducciones e interpretaciones de carácter oficial

1. Reglamentariamente se determinarán los requisitos para que las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tengan carácter oficial. En todo caso, tendrán este carácter si han sido realizadas por quien se encuentre en posesión del título de Traductor-Intérprete Jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los requisitos para el otorgamiento de este título, así como el resto de elementos que conforman su régimen jurídico, se desarrollarán reglamentariamente.

2. El carácter oficial de una traducción o interpretación comporta que ésta pueda ser aportada ante órganos judiciales y administrativos en los términos que se determine reglamentariamente.

3. El Traductor-Intérprete Jurado certificará con su firma y sello la fidelidad y exactitud de la traducción e interpretación.

4. La traducción e interpretación que realice un Traductor-Intérprete Jurado podrá ser revisada por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a solicitud del titular del órgano administrativo, judicial, registro o autoridad competente ante quien se presente.»

LE0000526253_20180702Ir a Norma afectada

Disposición final sexta Título competencial

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución en materia de legislación sobre Propiedad Industrial. Se exceptúan de lo anterior el título VII, título XII, la disposición adicional novena, disposición transitoria sexta, disposiciones finales segunda, tercera y cuarta, que se amparan en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.

Asimismo, se excepciona la disposición final primera, que se ampara en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

Por otra parte, la disposición final quinta se ampara en el artículo 149.1.18.ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.

Disposición final séptima Desarrollo de la Ley

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Véase el R.D. 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes («B.O.E.» 1 abril).LE0000594501_20170401Ir a Norma

Disposición final octava Cláusula de salvaguardia

Las medidas incluidas en esta Ley serán atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias del organismo y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público.

Disposición final novena Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

ANEXO

Las tasas y exacciones parafiscales unificadas a que se refiere el artículo décimo de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», aplicadas a servicios, prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial derivados de la presente Ley, serán las siguientes:

 Euros
Tarifa primera. Adquisición y defensa de derechos 
1.1 Solicitudes: 
Por la solicitud de una demanda de depósito de patente de invención o modelo de utilidad, ya sea directamente o como consecuencia de la división de una solicitud inclusive la inserción de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»100,38
Por solicitud de cambio de modalidad de protección10,30
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica684,65
Por solicitud de examen sustantivo389,77
Por la presentación de un recurso o solicitud de revisión88,09
Por solicitud de resolución urgente de un expediente47,39
Por solicitud de restablecimiento de derechos105,35
Por solicitud de revocación o limitación74,19
Recurso o solicitud de revisión88,09
Por solicitud de inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial74,01
Por solicitud para la Tramitación de certificados complementarios de protección de medicamentos-productos fitosanitarios (CCP)517,21
Por solicitud de prórroga de certificados complementarios de protección de medicamentos517,21
1.2 Prioridad: 
Por cada prioridad reivindicada en materia de patentes y modelos de utilidad19,65
1.3 Modificaciones: 
Por cualquier modificación del expediente, ya sean a la solicitud, descripción o reivindicaciones, ya sean aportaciones posteriores de documentos o rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho y en general por cualquier modificación en supuestos autorizados por la Ley23,19
1.4 Contestación a suspenso: 
Por contestación a suspenso provocado por defectos formales de cualquier tipo de expediente tramitado en virtud de la presente Ley42,06
1.5 Oposiciones: 
Por presentación de oposiciones a la concesión de expedientes de patentes y modelos de utilidad43,27
Tarifa segunda. Mantenimiento y transmisión de derechos 
2.1 Anualidades: 
3.ª18,48
4.ª23,06
5.ª44,11
6.ª65,10
7.ª107,47
8.ª133,78
9.ª167,88
10.ª216,06
11.ª270,82
12.ª317,98
13.ª365,05
14.ª412,56
15.ª440,59
16.ª458,85
17.ª490,00
18.ª490,00
19.ª490,00
20.ª490,00
2.1.1 Tasas de mantenimiento de certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios: 
CCP de duración igual o inferior a un año803,93
CCP de duración igual o inferior a dos años1.688,24
CCP de duración igual o inferior a tres años2.661,05
CCP de duración igual o inferior a cuatro años3.731,05
CCP de duración igual o inferior a cinco años4.908,12
Prórroga de CCP de duración igual o inferior a un año803,93
2.2 Demoras y regularización: 
Por demoras en los pagos de anualidad, recargos del 25 por 100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora. No obstante, en los siguientes seis meses y hasta un máximo de tiempo que coincida con la fecha aniversario de la siguiente anualidad, el interesado podrá regularizar el pago de la anualidad no pagada abonando la tasa de regularización establecida en este apartado. 
Por la regularización en el pago de las anualidades prevista en el artículo 184.3100,00
2.3 Explotación y licencias: 
Por la tramitación de expedientes de puesta en explotación de patentes y modelos de utilidad21,87
Por la tramitación de cada uno de los ofrecimientos de licencias de pleno derecho o licencia obligatoria en los casos previstos por la Ley19,68
Por mediación de la Oficina para la obtención de una licencia contractual131,14
2.4 Transferencias: 
Por tramitación de expedientes de inscripción de transmisiones o de cesiones o modificaciones. Por cada registro efectuado13,24
2.5 Por la inscripción de cambio de nombre del titular: 
Por cada registro afectado16,38
Tarifa tercera. Otros servicios 
3.1 Por cada certificación de datos registrados relativos a patentes, modelos de utilidad o certificados complementarios de protección o sus prórrogas, así como por la expedición de copia autorizada de cada uno de los documentos permitidos por la Ley20,60
3.2 Consulta y vista de un expediente3,56
Copia de documentos de un expediente11,38
Por cada página que exceda de 101,13
Anuncio en «BOPI» de interposición de recurso contencioso administrativo142,24
Anuncio en «BOPI» de fallo de recurso contencioso administrativo142,24
3.3 Por la solicitud de informes periciales previstos en el art. 120.72.400
Tarifa cuarta 
4.1 Patentes europeas: 
Publicación de las reivindicaciones107, 80
Publicación de un fascículo (hasta 22 páginas) 320,93
Página adicional fascículo12,90
4.2 Patentes internacionales: 
Tasa de transmisión74,25
Tasa por transmisión de documento de prioridad29,69
Tasa de examen preliminar internacional583,65
Tasa adicional de examen preliminar internacional583,65