Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

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Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La presente Ley tiene por objeto el r間imen jur韉ico de los signos distintivos, categor韆 jur韉ica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. La legislaci髇 sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el art韈ulo 149.1.9.� de la Constituci髇.

Las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de Marcas, dando lugar a una nueva Ley, obedecen a tres 髍denes de motivos. El primero, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Aut髇omas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra legislaci髇 de marcas las disposiciones de car醕ter comunitario e internacional a que est� obligado o se ha comprometido el Estado espa駉l. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jur韉ico ciertas normas de car醕ter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las pr醕ticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Informaci髇.

II

En lo que se refiere a los motivos de car醕ter constitucional, la Ley plasma fielmente los criterios jurisprudenciales de delimitaci髇 de competencias, atribuyendo 閟tas a los 髍ganos auton髆icos o estatales conforme a lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Los puntos de conexi髇 se fijan de un modo amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios del sistema de registro y facilitarles un adecuado acceso a esta especial propiedad que constituye la protecci髇 de los signos distintivos.

III

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado espa駉l, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonizaci髇 impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonizaci髇 comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a trav閟 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximaci髇 de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, tambi閚 han sido objeto de una plena transposici髇 en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulaci髇 de las causas de denegaci髇 y nulidad del registro, extensi髇 al 醡bito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporaci髇 de la figura de la prescripci髇 por tolerancia y reforzamiento de la obligaci髇 de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece tambi閚 una menci髇 especial el Reglamento (CE) n鷐ero 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximaci髇 de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligaci髇 de regular la transformaci髇 de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximaci髇 es deseable, dado que permite evitar que dos t韙ulos que producen id閚ticos efectos en Espa馻 est閚 sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicaci髇 en Espa馻 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organizaci髇 Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994; as� como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Comenzando por el Protocolo, su incorporaci髇 al Derecho espa駉l ha exigido reformar el T韙ulo que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. As�, se admite la posibilidad de que la solicitud se funde no s髄o en el registro nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, tambi閚 aqu� se contempla la posibilidad de transformaci髇 en marca nacional.

Menor relevancia presenta la incorporaci髇 de las directrices contenidas en el ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha tenido sobre la regulaci髇 mundial de la propiedad intelectual -incluidas las marcas-, al adaptarlo a las 鷏timas exigencias del comercio internacional. Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya han sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar 閟ta directamente inspirada en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonizaci髇 que, a su vez, influy� decisivamente en el ADPIC. Por ello, la adecuaci髇 a este Acuerdo s髄o ha precisado las siguientes medidas espec韋icas: la ampliaci髇 de la legitimaci髇 para poder solicitar el registro de una marca en Espa馻 a los nacionales de los miembros de la Organizaci髇 Mundial del Comercio (OMC); la incorporaci髇 del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; la protecci髇 reforzada de las marcas notorias registradas; y, finalmente, la introducci髇 de una nueva prohibici髇 absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geogr醘icas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.

La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales se ve culminada con la adecuaci髇 al Tratado sobre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la Organizaci髇 Mundial de la Propiedad Intelectual. Es 閟te un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por medio de una unificaci髇 de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo.

Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepci髇 de este Tratado destacan la implantaci髇 de la marca multiclase (sistema que ya era aplicable a las marcas internacionales que entran en la fase nacional espa駉la); la consiguiente creaci髇 de tasas por clase; la supresi髇 del deber de declaraci髇 de uso de la marca; la admisi髇 de la divisi髇 de la solicitud o registro de la marca; la supresi髇 de la exigencia de titulaci髇 p鷅lica como requisito de inscripci髇 del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el sistema tradicional con car醕ter optativo; y, por 鷏timo, la desaparici髇 de las tasas quinquenales. Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley, aunque las dos 鷏timas ya fueron introducidas en nuestro ordenamiento (Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios P鷅licos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear), al haber entrado en vigor para Espa馻 dicho Tratado el 17 de marzo de 1999 y no permitirse en el mismo demorar su instauraci髇, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las otras modificaciones, que ahora se implantan, pues las mismas pudieron posponerse hasta el 1 de agosto de 2002 en el acto de dep髎ito del Instrumento de Ratificaci髇 mediante la oportuna declaraci髇.

IV

No todas las novedades que introduce la presente Ley obedecen a la necesidad de armonizar nuestro Derecho con los Ordenamientos Comunitario e Internacional. Existe un considerable n鷐ero de art韈ulos en los que se recogen opciones legislativas cuyo com鷑 denominador es el de dotar a la marca de un procedimiento 醙il y l骻ico, introduciendo aquellas novedades que aconseja la experiencia de diez a駉s de aplicaci髇 de la Ley de Marcas y aquellas otras que, habiendo revelado su utilidad en Estados de nuestro entorno jur韉ico, se hacen merecedoras de ser acogidas por nuestro Derecho. La Ley trata as� de dar respuesta a la creciente demanda de agilidad y eficiencia que exigen nuestras empresas en la nueva Sociedad de la Informaci髇. Todo ello sin p閞dida de los niveles de seguridad jur韉ica que la adquisici髇 de estos derechos requiere.

La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el car醕ter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa aut髇oma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se bas� dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros principios cl醩icos de car醕ter registral como los de publicidad, oposici髇, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud.

El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio s髄o para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas s髄o ser醤 examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposici髇 a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una b鷖queda inform醫ica de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administraci髇 de conflictos artificiales al se馻lar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene inter閟 en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, m醩 acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente p鷅licos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de car醕ter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son as� calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garant韆s del Estado de Derecho a trav閟 del tr醡ite de oposici髇 o del ejercicio de la acci髇 de nulidad para proteger sus leg韙imos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el m醩 generalizado en el 醡bito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna raz髇 que justifique que en Espa馻 las marcas nacionales sufran un examen m醩 riguroso que las comunitarias, pues ello s髄o perjudicar韆 a los usuarios del sistema espa駉l, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podr醤 obtener marcas comunitarias -con los mismos efectos en Espa馻 que una marca nacional- sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.

Dentro de la regulaci髇 del procedimiento, se introducen otras importantes novedades como la figura de la 玶estitutio in integrum�, que ya incorpor� el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, a fin de evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la p閞dida de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida. Se contempla, as� mismo, la suspensi髇 del procedimiento de concesi髇 cuando la oposici髇 se basa en una mera solicitud de registro o cuando se hubiera entablado una acci髇 reivindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente, as� como en el supuesto de presentaci髇 de una solicitud de divisi髇 o a petici髇 conjunta de todos los interesados. El cuerpo normativo que ahora se aprueba tambi閚 contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto t閞mino al procedimiento de registro y regula los modos de notificaci髇 y la consulta p鷅lica de expedientes, adaptando el procedimiento de registro de los signos distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Informaci髇, previendo la posibilidad de efectuar notificaciones por correo electr髇ico o de realizar consultas de expedientes por v韆s telem醫icas. En este 醡bito de adaptaci髇 a la Sociedad de la Informaci髇, merecen ser destacadas las previsiones contenidas en la Ley sobre la utilizaci髇 futura de medios electr髇icos o telem醫icos para la presentaci髇 de solicitudes y dem醩 documentos.

Especial menci髇 debe hacerse del reforzamiento de la protecci髇 de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definici髇 legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protecci髇. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del p鷅lico al que se destinan sus productos o servicios y, si est� registrada, se protege por encima del principio de especialidad seg鷑 su grado de notoriedad y, si no lo est�, se faculta a su titular no s髄o a ejercitar la correspondiente acci髇 de nulidad, como hasta la fecha, sino adem醩 a presentar oposici髇 al registro en la v韆 administrativa. Cuando la marca es conocida por el p鷅lico en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protecci髇 se extiende a cualquier g閚ero de productos o servicios. La misma protecci髇 se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.

En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la posici髇 exclusiva del titular de la marca; al ampliar el alcance del 玦us prohibendi� a los medios de identificaci髇 del producto o servicio, cuando exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos; al extender asimismo ese 玦us prohibendi� a la utilizaci髇 de la marca en redes de comunicaci髇 telem醫ica; al instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujeci髇 a la concurrencia de culpa o negligencia; al considerar indemnizable el da駉 infligido al prestigio o reputaci髇 de la marca; y, finalmente, al habilitar al titular para impedir la reproducci髇 de su marca en diccionarios, si ello perjudica su car醕ter distintivo. Se supera la deficiencia t閏nica de la legislaci髇 anterior, estableciendo el mayor alcance del contenido del derecho de las marcas notorias y renombradas registradas y, en cuanto a las acciones que puede ejercitar el titular, se incorpora la de reclamar la destrucci髇 de los bienes il韈itamente marcados.

Desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliaci髇 de marca, en armon韆 con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protecci髇 que estas modalidades otorgaban se logra de modo m醩 simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de car醕ter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliaci髇 de marca.

La nulidad y caducidad de la marca se completan y sistematizan. Respecto de la caducidad, la Ley introduce el principio general de que las marcas caducadas dejar醤 de surtir efectos jur韉icos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. En los casos de caducidad por falta de renovaci髇, se introducen garant韆s en beneficio de quienes hubieran ejercido una acci髇 reivindicatoria o fueran titulares inscritos de un embargo o de un derecho de hipoteca sobre la marca.

Se reordena la regulaci髇 de las marcas colectivas y de garant韆, procurando que las diferencias que separan a estas dos modalidades de marcas aparezcan m醩 n韙idamente definidas, eliminando el confusionismo que siempre ha envuelto a las mismas.

El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jur韉ica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominaci髇 o raz髇 social, a formular la oportuna oposici髇 al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulaci髇 de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades id閚ticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominaci髇 o raz髇 social, siempre que se pruebe el uso prioritario de 閟ta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusi髇 en el p鷅lico. Se resuelve as� el problema de la equiparaci髇 de trato de los extranjeros que puedan invocar el art韈ulo 8 del Convenio de Par韘 para la protecci髇 de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protecci髇. Finalmente, la regulaci髇 del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas, instaura el principio de su libre cesi髇 y la aplicaci髇 de la Clasificaci髇 Internacional de Productos o Servicios al registro de estos signos.

La Ley, aline醤dose con los sistemas de nuestro entorno pol韙ico y econ髆ico, suprime el car醕ter registral de los r髏ulos de establecimiento, dejando la protecci髇 de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal. Por otra parte, la protecci髇 antes otorgada por los r髏ulos de establecimiento podr� hacerse valer a trav閟 del registro de una marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes 醡bitos territoriales si no existiera oposici髇 de tercero, como consecuencia del nuevo procedimiento, en que se suprime el examen de oficio de las anterioridades. La Ley fija minuciosamente en sus disposiciones transitorias el tr醤sito a este nuevo modo de protecci髇 de los r髏ulos de establecimiento inscritos durante la vigencia de legislaciones anteriores.

Por fin, se modifican las tasas exigibles por los servicios prestados al amparo de la Ley de Marcas, adecu醤dolas al marco internacional y comunitario y suprimiendo algunas de las existentes para simplificar este aspecto de la relaci髇 entre los interesados y la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas.