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• INTRODUCCION
• Artículo 1  Ámbito de aplicación
• Artículo 2  Signos que pueden constituir una marca
• Artículo 3  Causas de denegación o de nulidad
• Artículo 4  Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores
• Artículo 5  Derechos conferidos por la marca
• Artículo 6  Limitación de los efectos de la marca
• Artículo 7  Agotamiento del derecho conferido por la marca
• Artículo 8  Licencia
• Artículo 9  Prescripción por tolerancia
• Artículo 10  Uso de la marca
• Artículo 11  Sanciones por la falta de uso de una marca en los procedimientos judiciales o administrativos
• Artículo 12  Causas de caducidad
• Artículo 13  Causas de denegación, caducidad o nulidad relativas sólo a parte de los productos o servicios
• Artículo 14  Declaración a posteriori de la nulidad de una marca o de la caducidad de la misma
• Artículo 15  Disposiciones especiales relativas a marcas colectivas, marcas de garantía y marcas de certificación
• Artículo 16  Comunicación
• Artículo 17  Derogación
• Artículo 18  Entrada en vigor
• Artículo 19  Destinatarios
• ANEXO I
  • PARTE A.  Directiva derogada con su modificación
  • PARTE B.  Plazo de transposición al Derecho nacional
• ANEXO II .  Tabla de correspondencias

Artículo 1 Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.

Artículo 2 Signos que pueden constituir una marca

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras -incluidos los nombres de personas-, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

Artículo 3 Causas de denegación o de nulidad

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

• a) los signos que no puedan constituir una marca;
• b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
• c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos;Téngase en cuenta que conforme dispone la Sentencia TJUE (Sala Tercera) de 15 marzo 2012, el artículo 3, apartado 1, letras b) y c) debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, considerado aisladamente, cuando el público percibe este grupo de letras como siglas de dicha combinación de palabras porque reproducen sus iniciales y, de este modo, la marca en cuestión, tomada en su conjunto, puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas que, por lo tanto, carece de carácter distintivo.-->
• d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
• e) los signos constituidos exclusivamente por:
  • i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
  • ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
  • iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;
• f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
• g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;
• h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas o anuladas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (denominado en lo sucesivo «el Convenio de París»).

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:

• a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad;
• b) la marca incluya un signo de alto valor simbólico, en particular, un símbolo religioso;
• c) la marca incluya insignias, emblemas y escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 ter del Convenio de París que sean de interés público, salvo que la autoridad competente haya autorizado su registro de conformidad con la legislación del Estado miembro;
• d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante.

3. No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.

4. Cualquier Estado miembro podrá establecer que, no obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, las causas de denegación de registro o de nulidad vigentes en dicho Estado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se aplicarán a las marcas cuyo registro se haya solicitado con anterioridad a dicha fecha.

Artículo 4 Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores

1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

• a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;
• b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.Téngase en cuenta que conforme establece la Sentencia TJUE (Sala Primera) de 22 octubre 2015 (C-20), el artículo 4, apartado 1, letra b), debe interpretarse en el sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, puede existir un riesgo de confusión para el público pertinente entre una marca anterior formada por un grupo de letras con carácter distintivo y que es el elemento dominante de dicha marca, que es medianamente distintiva, y una marca posterior que reproduce ese grupo de letras al que se añade una combinación de palabras descriptiva compuesta de palabras cuyas iniciales se corresponden con las letras del referido grupo, de modo que éste se percibe por dicho público como la abreviatura de esa combinación de palabras.-->

2. Por «marcas anteriores» se entenderá, a efectos del apartado 1:

• a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
  • i) las marcas comunitarias,
  • ii) las marcas registradas en el Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,
  • iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;
• b) las marcas comunitarias que reivindiquen válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (5) en relación con una de las marcas mencionadas en la letra a), incisos ii) y iii), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido;
• c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean registradas;
• d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

3. Se denegará igualmente el registro de la marca, o, si está registrada, podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos.

4. Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

• a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;
• b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;
• c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado y, en particular:
  • i) un derecho al nombre,
  • ii) un derecho a la propia imagen,
  • iii) un derecho de autor,
  • iv) un derecho de propiedad industrial;
• d) la marca sea idéntica o similar a una marca colectiva anterior que conceda un derecho que haya expirado dentro de un plazo máximo de tres años anterior a la presentación de la solicitud;
• e) la marca sea idéntica o similar a una marca de garantía o certificación anterior que conceda un derecho que haya expirado dentro de un plazo anterior a la presentación de la solicitud y cuya duración haya sido establecida por el Estado miembro;
• f) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior registrada para productos o servicios idénticos o similares que conceda un derecho que se haya extinguido a causa de su falta de renovación dentro de un plazo máximo de dos años anterior a la presentación de la solicitud, salvo que el titular de la marca anterior haya dado su consentimiento para el registro de la marca posterior o no haya usado su marca;
• g) la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante.Téngase en cuenta la Sentencia TJUE (Sala Quinta) de 27 junio 2013 que resuelve petición de decisión prejudicial que versa sobre la interpretación del del artículo 4, apartado 4, letra g), de la presente Directiva. -->

5. Los Estados miembros podrán permitir que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no sea obligatoriamente denegado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior.

6. Cualquier Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, las causas de denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se apliquen a las marcas cuyo registro se haya solicitado antes de dicha fecha.

Artículo 5 Derechos conferidos por la marca

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo.

El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

• a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
• b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

• a) poner el signo en los productos o en su presentación;
• b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
• c) importar productos o exportarlos con el signo;
• d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

4. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 89/104/CEE, la legislación de dicho Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en el apartado 1, letra b), o en el apartado 2, no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

Artículo 6 Limitación de los efectos de la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

• a) de su nombre y de su dirección;
• b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos;
• c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

2. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.

Artículo 7 Agotamiento del derecho conferido por la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Artículo 8 Licencia

1. La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o para parte del territorio del Estado miembro de que se trate. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas

• a) a su duración;
• b) a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;
• c) a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia;
• d) al territorio en el cual pueda ponerse la marca, o
• e) a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

Artículo 9 Prescripción por tolerancia

1. El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 4, apartado 2, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una marca anterior contemplada en el artículo 4, apartado 4, letra a), o de otro derecho anterior previsto en el artículo 4, apartado 4, letras b) o c).

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior.

Artículo 10 Uso de la marca

1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

Son igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el párrafo primero:

• a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada;
• b) poner la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate sólo con fines de exportación.

2. El uso de la marca con consentimiento del titular o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca colectiva o una marca de garantía o de certificación se considerará como hecho por el titular.

3. En relación con las marcas registradas antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE en el Estado miembro de que se trate:

• a) si una disposición en vigor antes de dicha fecha estableciere sanciones por la no utilización de una marca durante un período ininterrumpido, se considerará que el período de cinco años previsto en el apartado 1, párrafo primero, empezará a correr al mismo tiempo que un período de no utilización que en esa fecha ya se halle en curso;
• b) si antes de dicha fecha no estuviere en vigor disposición alguna sobre el uso, se considerará que los períodos de cinco años previstos en el apartado 1, párrafo primero, no empezarán a correr antes de dicha fecha.

Artículo 11 Sanciones por la falta de uso de una marca en los procedimientos judiciales o administrativos

1. No podrá declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliere los requisitos de uso previstos en el artículo 10, apartados 1 y 2, o, según el caso, en el artículo 10, apartado 3.

2. Cualquier Estado miembro podrá disponer que no pueda denegarse el registro de una marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliere los requisitos de uso establecidos en el artículo 10, apartados 1 y 2, o, según el caso, en el artículo 10, apartado 3.

3. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12, en caso de demanda reconvencional de caducidad, cualquier Estado miembro podrá prever que una marca no sea válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si, a consecuencia de una excepción, queda establecido que la caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1.

4. Si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a efectos de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

Artículo 12 Causas de caducidad

1. Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso.

Sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.

El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses antes de la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la demanda de caducidad.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

• a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
• b) a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.

Artículo 13 Causas de denegación, caducidad o nulidad relativas sólo a parte de los productos o servicios

Cuando la causa de la denegación del registro o de la caducidad o de la nulidad de una marca sólo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la caducidad o la nulidad sólo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.

Artículo 14 Declaración a posteriori de la nulidad de una marca o de la caducidad de la misma

Cuando para una marca comunitaria se alegue la antigüedad de una marca anterior que haya sido objeto de renuncia o que se haya extinguido, la nulidad de la marca anterior o la caducidad de la misma podrán declararse a posteriori.

Artículo 15 Disposiciones especiales relativas a marcas colectivas, marcas de garantía y marcas de certificación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, los Estados miembros cuya legislación autorice el registro de marcas colectivas, de garantía o de certificación podrán disponer que se deniegue su registro o que se declare su caducidad o nulidad por otras causas que las previstas en los artículos 3 y 12, cuando la función de dichas marcas así lo exija.

2. No obstante lo dispuesto en le artículo 3, apartado 1, letra c), los Estados miembros podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial; especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.

Artículo 16 Comunicación

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones esenciales de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 17 Derogación

Queda derogada la Directiva 89/104/CEE, modificada por la Decisión indicada en el anexo I, parte A, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al derecho nacional de dicha Directiva, que figura en el anexo I, parte B.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.

Artículo 18 Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 19 Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.