Sumario

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El proceso de reforma y actualización de la normativa española sobre propiedad industrial que tuvo lugar en la década de 1980 impulsado por la integración de España en la Comunidad Europea, dio lugar a nuevas leyes de patentes, marcas y topografías de semiconductores, pero no afectó al diseño industrial. Éste ha seguido rigiéndose por las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929 (texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1931) relativas a modelos, dibujos industriales, y modelos y dibujos artísticos de aplicación industrial.

Esta omisión se debió, en parte, a la necesidad de esperar a que se produjera la armonización comunitaria, un proceso iniciado en 1991 con la presentación por la Comisión del Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño, que no se tradujo en normas concretas hasta la aprobación en 1998 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, que ahora se incorpora a nuestro ordenamiento.

Esta ley responde pues a una necesidad largamente sentida y tiene un doble objetivo: incorporar a nuestro derecho interno la norma comunitaria de obligada transposición y adecuar la protección de la propiedad industrial del diseño a las necesidades actuales.

Supone, por otra parte, la culminación del proceso de actualización normativa acometido en el período 2001-2003 que tiene sus principales hitos legislativos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

En la aprobación de esta ley se ha tenido en cuenta que la normativa sobre protección nacional del diseño industrial coexistirá con la comunitaria, establecida mediante el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea.

En la nueva ley, al igual que en la directiva comunitaria, la distinción entre modelos y dibujos industriales, correspondiente a los diseños tridimensionales y bidimensionales respectivamente, no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado, y además el término modelo se aplica también a una figura distinta, los modelos de utilidad. Por ello se ha preferido utilizar el término diseño industrial, que es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie. El mantenimiento de la terminología tradicional en la versión española de los convenios internacionales vigentes y de la legislación comunitaria no debería plantear ningún problema de interpretación, puesto que tampoco en esos textos se aplica a los dibujos y modelos un régimen legal diferenciado que justifique la diferencia denominativa.

II

El concepto de diseño, las condiciones de protección, los motivos de denegación y nulidad del registro, y el alcance y los límites de la cobertura legal vienen en buena medida predeterminados por la directiva. Tanto la norma comunitaria como esta ley se inspiran en el criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles.

Las condiciones de protección del diseño industrial son por ello puramente objetivas: la cobertura legal alcanza a los diseños dotados de novedad y singularidad según los criterios adoptados por la directiva comunitaria. En aplicación de estos criterios se registran los diseños que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de los demás diseños, y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en el sector de que se trate que operan en la Comunidad Europea.

Se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquéllos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función técnica. La separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño, cuando las características de apariencia revisten además novedad y singularidad. También se preserva la interoperabilidad de productos de diferentes fabricantes excluyendo de la protección mediante diseño las interconexiones y ajustes mecánicos, con excepción de las que permiten el ensamblaje y conexión de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.

Una importante novedad legal es el reconocimiento de un plazo de gracia de 12 meses durante el cual la divulgación del diseño realizada por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada por ellos, no perjudica la posibilidad de registro por su legítimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado sin que el diseño pierda por ello novedad, antes de decidirse a registrarlo, y responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños, de ciclo corto y frecuente renovación, de los cuales sólo vale la pena registrar los más rentables.

También se permiten los registros múltiples con tasas decrecientes, dentro de ciertos límites, así como el aplazamiento de la publicación del diseño, lo que permite a las empresas hacer coincidir la fecha de publicación con el lanzamiento del producto, sin menoscabo de la seguridad jurídica, ya que se garantiza la certeza de la prioridad, y el titular podrá invocar la protección provisional que la ley reconoce a las solicitudes no publicadas frente a la persona a quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta.

III

La concesión de un derecho exclusivo con efectos «erga omnes» se vincula al registro al igual que ocurre con otras modalidades de propiedad industrial, con las ventajas derivadas de la seguridad jurídica que ello conlleva. No obstante, el diseño no registrado goza de una protección comunitaria específica, establecida en el reglamento comunitario antes citado, frente a los actos de explotación no autorizada de las copias del diseño, que dura tres años contados desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho accesible al público en la Comunidad Europea y se extiende automáticamente a todos los diseños que cumplan las condiciones establecidas directamente en la norma comunitaria. Su adopción hace superflua cualquier otra normativa similar de alcance nacional en el mismo sentido, puesto que automáticamente todos los diseños no registrados que cumplan esas condiciones quedan incluidos en la cobertura comunitaria.

En cuanto al procedimiento, la ley implanta el sistema de oposición post-concesión, que pretende combinar la rápida protección y la seguridad que requiere la industria del diseño, con la defensa de los intereses generales y de los derechos de terceros, abriendo la posibilidad de un control de legalidad posterior a la concesión llevado a cabo mediante oposiciones de terceros, con base en derechos anteriores o en motivos de denegación que la Administración no está facultada ni capacitada para examinar de oficio, y que por esta misma razón no pueden hacerse valer por vía de recurso contra la concesión.

El procedimiento de registro comprende un examen de forma, con asignación de fecha de presentación, y un rápido examen de oficio que, en lo que se refiere al objeto de la solicitud, se limita a comprobar que se trata de un diseño en sentido legal y que no es contrario al orden público o a las buenas costumbres. Superado este examen sumario, en el que no se verifica ni la novedad, ni el carácter singular del diseño solicitado, ni hay búsqueda de posibles anticipaciones basadas en derechos anteriores, el diseño se registra y se publica, produciendo desde entonces plenos efectos.

Contra la concesión del registro del diseño cabe recurso administrativo aunque limitado, como es lógico, a las cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.

Con la publicación del diseño, tras la concesión del registro, se abre un período de oposiciones a la concesión. El procedimiento de oposición es un procedimiento autónomo, que se inicia por los terceros, aunque con las restricciones de legitimación impuestas por la norma comunitaria. Las oposiciones sólo podrán fundarse en la concurrencia de causas de denegación de registro que la Administración no está facultada para examinar de oficio en el procedimiento de concesión, como son la falta de novedad o de carácter singular del diseño registrado, o la preexistencia de derechos anteriores. Contra la resolución estimatoria o desestimatoria de la oposición planteada cualquiera de las partes en el procedimiento de oposición podrá interponer el correspondiente recurso administrativo.

El procedimiento de oposición post-concesión combina el examen sumario de oficio y la rápida protección del diseño, con la defensa de los intereses de terceros, articulando coherentemente los procedimientos de registro, oposición y recurso sin merma de garantías para el solicitante o los terceros interesados, sean o no titulares de derechos anteriores.

IV

La extensión y el alcance de la protección se regulan en el título VI de la ley, junto con las acciones de defensa del derecho sobre el diseño registrado.

La duración del registro es de cinco años contados desde la fecha de presentación, renovables por períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25. En el caso del diseño comunitario no registrado, la cobertura legal es de tres años, sin posibilidad de renovación, contados desde la primera divulgación de éste en la Comunidad.

Los derechos conferidos por el diseño registrado se reconocen al titular del diseño a partir de la publicación del diseño registrado. No obstante, se atribuye al solicitante, aun antes de la publicación de la concesión, una protección provisional frente a la persona a quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta. La protección da derecho a percibir una indemnización razonable por actos de utilización del diseño que después de la publicación de la concesión quedarían prohibidos.

A partir de la publicación del diseño registrado, tras la concesión del registro, la protección es plena, y da derecho a su titular a impedir cualquier acto de explotación del diseño, como la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación o el uso o el almacenamiento para estos fines, del producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, aunque ese diseño haya sido creado independientemente.

Se entiende que ni la solicitud ni el registro del diseño han producido los efectos previstos en la ley en la medida en que este último haya sido denegado, o cancelado por estimación de una oposición o de un recurso. La retroactividad se justifica porque las causas de denegación por motivos de fondo, ya se examinen de oficio o mediando oposición, son también causas de nulidad, y una vez apreciada su existencia, los efectos sobre el registro indebidamente concedido deben ser los mismos.

Hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección. En ambos casos se toma como referente al usuario informado y el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

La ley no define el concepto de usuario informado, porque éste habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto. Por otra parte, la referencia al grado de libertad del diseñador no implica necesariamente que la extensión de la protección sea inversamente proporcional a la funcionalidad del diseño, ya que un diseño puede ser altamente creativo y funcional a la vez. Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época. La preocupación por garantizar una protección efectiva pero sin bloquear la creación independiente de nuevos diseños estuvo muy presente en la elaboración de la norma comunitaria que ha inspirado la presente regulación.

La aprobación de la directiva comunitaria sólo fue posible mediante una solución transitoria de mantenimiento del «statu quo» en el conflictivo tema de la utilización de diseños de componentes con fines de reparación de productos complejos para restituirles su apariencia original. El compromiso a que se llegó fue la instauración de un régimen transitorio resumido en la fórmula «congelación más liberalización» que en esencia obliga a los Estados miembros a mantener en vigor el régimen jurídico aplicable al uso de diseños de estos componentes con fines de reparación, y sólo autoriza los cambios dirigidos a liberalizar el mercado de dichos componentes mientras dure el régimen transitorio.

La directiva contempla expresamente el registro de estos componentes en su artículo 3, apartado 3, con la condición de que el componente, una vez incorporado al producto complejo, siga siendo visible durante la utilización normal de éste. La nueva ley integra esta disposición en su artículo 8 y, como es lógico, da al solicitante la opción de registrar el diseño del producto complejo como un todo, sin perjuicio de proteger también el diseño de los componentes por separado, si cumplen las condiciones exigidas en dicho artículo, y de hacerlo, bien en distintas solicitudes, bien en una solicitud múltiple. Del artículo 1, apartado 2, de la ley, que incorpora los conceptos de diseño, producto y producto complejo armonizados por la directiva, se desprende con toda claridad la posibilidad de registrar las partes y componentes reemplazables. Sin embargo, en la línea seguida por el reglamento comunitario y por otros Estados miembros que han modificado su legislación para adaptarla a la directiva, se prevé que, mientras dure el régimen transitorio, los derechos derivados del diseño no podrán ejercitarse para impedir que se utilicen con fines de reparación los diseños de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido, y que por ello han de ser necesariamente reproducidos en su forma y dimensiones exactas cuando tienen que ser sustituidos para devolver al producto complejo su apariencia original.

A diferencia de lo que ocurre con las interconexiones, la excepción se configura como un límite al ejercicio del derecho y no como una excepción al registro, dado que sólo se aplica a la utilización de esos componentes con fines de reparación, y no en los demás casos. Pero el fundamento es el mismo: impedir la creación de mercados cautivos una vez agotado el derecho sobre el producto complejo lícitamente comercializado en la Comunidad Europea por el titular o con su consentimiento, evitando que el derecho exclusivo sobre la forma del producto, única limitación a la libre competencia justificada por la protección de la propiedad industrial del diseño, se convierta en un monopolio sobre el producto mismo, lo que ocurrirá cuando no hay alternativa posible para restituir al producto complejo que se repara su apariencia original.

Entre los límites al derecho del titular del diseño registrado, comunes en el Derecho de la Unión Europea, además de las excepciones relativas a actos realizados con fines no comerciales en un ámbito privado o con fines experimentales, ilustrativos o docentes bajo ciertas condiciones, se incluye el agotamiento comunitario y los derechos derivados de la utilización anterior de buena fe, que es una excepción ya generalizada en otras las modalidades de propiedad industrial, prevista también en el proyecto de reglamento comunitario.

También se contemplan expresamente dos limitaciones obvias pero que es necesario mencionar dado que al titular del diseño registrado se le reconoce no sólo el derecho excluyente, sino también el exclusivo de explotar comercialmente el diseño. En primer lugar, que esa explotación puede estar sujeta a restricciones o limitaciones legales; y en segundo lugar, la salvedad, lógica para evitar los abusos inherentes a los diseños de cobertura, de que el derecho sobre el diseño no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial anteriores.

Las acciones de defensa del derecho se completan y sistematizan siguiendo las pautas establecidas en otras disposiciones análogas, estableciendo, a efectos indemnizatorios, la responsabilidad objetiva del fabricante, el importador y el responsable de la primera comercialización del diseño infractor. También se valorará en su caso, el daño causado al prestigio del diseño por la calidad inferior de los productos infractores, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. La posibilidad de solicitar medidas provisionales o cautelares son las mismas reconocidas en la Ley de Patentes, tal como ha sido modificada en esta materia por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por remisión de la disposición adicional primera, con las salvedades que allí se establecen. En estos casos, y para garantía de terceros, resulta especialmente adecuado el sistema de doble fianza previsto en el artículo 137 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ya que el reconocimiento pleno de los derechos conferidos por el diseño registrado se vincula a su publicación, y ésta tiene lugar antes de que la Administración haya tenido oportunidad de realizar el control de legalidad que en el procedimiento de oposición post-concesión ponen en marcha las oposiciones de terceros.

V

El título VII de la Ley se ocupa del diseño como objeto de propiedad, limitándose a los aspectos puramente contractuales, en defecto de autorregulación de las partes. No se prevé un régimen específico de licencias obligatorias, como ocurre con las patentes. En el caso del diseño, la situación es distinta, ya que se trata de creaciones de forma y las posibles limitaciones al ejercicio del derecho exclusivo de su titular por motivos de interés público sólo estarán justificadas cuando el ejercicio abusivo de este derecho desde una posición de dominio afecte a la libre competencia. En estos casos, la institución del abuso de derecho y la legislación de defensa de la competencia serían suficientes para poner coto a posibles prácticas abusivas, en su caso, y adoptar las medidas pertinentes para obligar a los responsables a la remoción de sus efectos y a las indemnizaciones correspondientes.

Las causas de nulidad del registro del diseño vienen predeterminadas por la directiva y son exhaustivas, aunque algunas de ellas opcionales para los Estados miembros. Coinciden con las recogidas en la ley como motivos de denegación, con las mismas restricciones de legitimación impuestas por la norma comunitaria. También se recogen los motivos de caducidad y los efectos de unas y otras.

VI

En cuanto al régimen internacional, España sigue vinculada al Arreglo de La Haya, según el Acta correspondiente a la revisión de Londres de 1934, con los efectos que se le reconocen en dicho instrumento al registro internacional. Éste es, en todo caso, meramente declarativo, y no tiene efectos convalidantes sobre diseños no susceptibles de protección según el derecho interno de los Estados miembros, por lo que también estos diseños deberán cumplir los requisitos establecidos al efecto por la legislación española, como por otra parte resulta evidente, tras la armonización comunitaria, producida por el artículo 2.c) de la directiva. Tras la ratificación y entrada en vigor del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya de 2 de julio de 1999, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá hacer uso de la facultad de rechazo prevista en dicho instrumento y denegar los efectos del registro internacional para España, en los casos y condiciones previstos en la mencionada Acta de Ginebra y en su reglamento de ejecución, articulándose en el título XI el ejercicio de dicha facultad de denegación de la protección con nuestro sistema de examen en vía administrativa.

La ley no regula la figura de los modelos o dibujos artísticos de aplicación industrial como modalidad de protección autónoma, tal como estaba prevista en los artículos 190 a 193 del Estatuto de Propiedad Industrial. Esta figura no se contempla en el derecho comunitario como categoría diferenciada de los diseños ornamentales. Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la explotación comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. Ello no le impedirá registrarla además como diseño si se dan las condiciones previstas en esta ley, y en ese caso su protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior independiente.

Finalmente, la entrada en vigor de la ley supondrá la derogación definitiva de las disposiciones que aún permanecían vigentes del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, cerrándose el ciclo de modernización y adaptación comunitaria de la normativa sobre propiedad industrial en nuestro país.